6月22日，美国专利商标局局长Kathi Vidal 签发了一份临时指南，阐明存在平行地区法院诉讼时，专利审判与上诉委员会 (PTAB) 在确定是否进行美国发明法案(AIA) 授权后程序的立案时所考量的因素应用。临时指南中的一些具体阐述可能会引发不同的反响，但反映了 Vidal 局长下定决心促进PTAB 判决的一致性，从而为所有当事方提高 AIA 程序的效率和可预测性。

根据Apple Inc. 诉 Fintiv, Inc. 案的判例性裁决（案号IPR2020-00019，文件号11，PTAB 2020 年 3 月20 日）的指示，若有已向 PTAB 提起、涉及同一专利的平行诉讼，委员会在决定是否行使其自由裁量权来驳回立案时，应考虑以下六个因素：

1. 法院是否已批准中止令，或者是否有证据表明法院可能在复审程序立案后批准中止令；
2. 法院的庭审日期与委员会预计发布最终书面裁决的法定截止日期是否相近；
3. 法院和各当事方在平行程序中的投入程度；
4. 请愿书与平行程序中所提的问题之间的重合程度；
5. 请愿人与平行程序中的被告是否相同；以及
6. 对委员会行使自由裁量权有所影响的其他情况，包括案情实质。

专利商标局就委员会行使自由裁量权来决定是否进行 AIA 程序立案的现行方法发出了征求意见函。在专利商标局评估所收意见的同时，以及在可能制定任何相关规则之前，Vidal 局长签发了临时指南，阐明委员会目前对Fintiv案所采取的措施。

更具体地说，临时指南针对委员会程序作出了以下四点阐述：

1. 若请愿书提出了令人信服的不可专利性证据，不得根据Fintiv案因素驳回

Fintiv案因素6指明，委员会在确定是否针对平行地区法院诉讼进行授权后程序立案时，应考虑请愿人所提异议的案情实质。根据新指南，如果在立案阶段提交的信息“仅足以达到法定立案门槛”，委员会仍有权根据其他Fintiv案因素行使其自由裁量权来驳回立案。但是，如果委员会确定在立案阶段提交的信息提出了“令人信服的不可专利性异议”，委员会将不会根据Fintiv案的主张来驳回立案。临时指南解释称，此阐述“在避免潜在冲突性结果、避免对专利所有人造成过重负担以及通过消除不健全和不可靠的专利来加强专利制度等相互竞争的问题之间达成了一种平衡”。

2. 若有平行美国国际贸易委员会 (ITC) 程序，不得根据Fintiv案因素驳回

虽然Fintiv案因素本意侧重于多方复审(IPR) 与地区法院诉讼之间的相互影响，但委员会最近不仅基于平行地区法院诉讼，而且还基于平行 ITC 调查扩大了根据Fintiv案因素驳回立案的应用范围。新指南将Fintiv案的先例意义限制在该案的事实范围内，并防止委员会依赖Fintiv案来行使自由裁量权驳回基于平行ITC 程序的请愿书。根据临时指南，“Fintiv案因素是明确针对地区法院诉讼的，不适用于平行 [ITC] 程序，因为 ITC 无权宣布专利无效，且ITC 的无效裁决对专利商标局或地区法院都没有约束力。”

3. 若请愿人承诺遵守Sotera协定，不得根据Fintiv案因素驳回

Fintiv案因素4 指明，委员会应考虑请愿书与平行程序中所提的问题之间的重合程度。如果请愿书涵盖相同或基本相同的权利要求、依据、论点和证据，则因素 4 对驳回有利。但是，如果请愿书涵盖实质上不同的依据、论点和证据，则因素 4 对驳回不利。当请愿人约定平行地区法院程序的依据不得与请愿书中的依据或可能在请愿书中合理提出的任何依据相同（称为Sotera协定），这就避免了地区法院与PTAB 之间作出可能相冲突的判决，也避免了重复工作。参见Sotera Wireless, Inc. 诉Masimo Corp. 案，案号IPR2020-01019，文件号12（PTAB 2020 年 12 月 1 日）。

根据新指南，在请愿人承诺遵守Sotera协定的情况下，委员会将不会行使自由裁量权来驳回立案。根据临时指南，“此阐述避免了 PTAB 与地区法院之间得出不同结果，并允许PTAB 审查平行地区法院诉讼不予解决的请愿依据”。

4. 对于Fintiv案因素2，委员会可以考虑地区法院的庭审时间中位数

Fintiv案因素2 指明，委员会应考虑法院的庭审日期与委员会预计发布最终书面裁决的法定截止日期是否相近。如果庭审日期安排在预计发布最终书面裁决的法定截止日期之前，委员会通常应权衡这一因素是否支持其行使自由裁量权来驳回立案。然而，尽管有证据表明地区法院的庭审时间表往往不可靠且通常会延迟，但委员会到目前为止一直信任地区法院的庭审时间表。因此，新指南指示委员会在衡量因素 2 时，需考虑平行诉讼所在地区法院的民事诉讼庭审时间中位数，而不仅仅是依赖于法院所述的庭审日期。如果庭审时间中位数与预计发布最终书面裁决的法定截止日期相近或在其之后，委员会通常需权衡这一因素是否支持其行使自由裁量权来驳回立案。

临时指南阐明，即使委员会没有根据 Fintiv案因素驳回立案，也仍然有权根据《美国法典》第 35 篇第 314(a)、324(a)和 325(d) 条以其他理由驳回立案。临时指南适用于待委员会处理的所有程序。临时指南将一直有效，直至美国专利商标局完成正式规则制定流程并以新规则取而代之。

来源： 美国斐锐律师事务所

编辑：梵高先生