刘芸芸 | 关于发明创造相对于抵触申请能否享有不丧失新颖性宽限期的相关问题——评析第6W127199号专利权无效宣告请求案

目次
· 案件事实
· 相关法律条文
· 基于第6W127199号案的认定要点可能引发的几个问题
2026年9月7日,国家知识产权局发布了《2025专利复审无效典型案件决定要点汇编》。其中,要点24涉及“发明创造相对于抵触申请能否享有不丧失新颖性宽限期”的认定,要点指出:“专利法第24条规定的新颖性宽限期是将某些特定公开规定为属于不影响专利申请新颖性和创造性的公开,其中‘他人未经申请人同意而泄露其内容的’情形中的‘泄露’一词也应理解为‘公开’,而抵触申请文件在涉案专利申请日之前并未公开,因此,发明创造相对于抵触申请不能享有不丧失新颖性宽限期。”关于该条要点的认定,结合该案的案件事实,笔者提出几点问题与建议,以就正于方家。
案件事实
第6W127199号案件事实梳理如下:
2019年9月11日,深圳市艺迪特模具技术有限公司申请了第201930500993.2号外观设计专利(下称“证据1”);
2020年3月9日,苹果公司申请了第202030075816.7号外观设计专利(下称“涉案专利”);
2020年10月20日,第201930500993.2号外观设计专利(即证据1)获得授权;
2023年11月23日,无效宣告请求人向国家知识产权局申请宣告涉案专利无效,无效宣告请求人引用了证据1作为涉案专利的抵触申请;
2023年11月30日,国家知识产权局向专利权人苹果公司发出无效宣告受理通知书;
2024年1月15日,专利权人苹果公司向国家知识产权局提出不丧失新颖性宽限期的声明以及相关证据,国家知识产权局后续认定,该声明的提出时间处于专利权人得知泄露情况后两个月内提出,并未逾期。
2025年2月26日,针对证据1设计的申请专利行为是否属于他人未经申请人同意而泄露其内容的情况,国家知识产权局做出第581813号无效决定,认为:
“首先,从法律规定的角度看,新颖性宽限期的规定是对申请人的发明创造在申请日前不得已被公开的情形,提供一种救济措施,是对现有技术或现有设计认定的一种例外,专利法第24条第(四)项中规定的‘他人未经申请人同意而泄露其内容的’也应属于现有技术或现有设计的例外情形,因此‘泄露’一词也应理解为‘公开’行为。本案中,证据1的专利权人在涉案专利优先权日前提交了专利申请,等待国务院专利行政管理部门审批,对于外观专利而言,专利申请在审批过程中不会对公众公开直至授权公告日。证据1的授权公告日在涉案专利的优先权日之后,因此证据1在涉案专利优先权日之前并未对公众公开,其不属于现有设计,证据1申请人提交专利申请的行为不属于‘他人未经申请人同意而泄露其内容的’情形,涉案专利不能享有不丧失新颖性的宽限期。
其次,从立法的协调统一角度看,同一部法律中不同法条的规定理论上应协调一致,目的相同。本案中,专利权人主张‘在先申请,在后公开’的证据1为不影响其新颖性的例外,涉案专利应当享有不丧失新颖性的宽限期。如果该主张成立,在后申请享有宽限期,则‘抵触申请’作为证据不会破坏其新颖性,在后申请可能获得授权。然而由于‘抵触申请’申请在先,也可能获得授权。如此,将会导致‘抵触申请’与在后申请存在同时获得专利授权的可能,导致出现符合专利法第23条第1款,但违反专利法第9条‘重复授权’规定的法律后果。故上述专利权人的主张不应予以支持。
再次,专利法的核心价值是保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,同时也要充分顾及社会和公众的合法利益,需要在两者之间实现一种合理的平衡,并非无限度的保护专利权人。不丧失新颖性宽限期的规定维护的是社会公众与专利申请人的权益平衡,其仅针对专利法第24条规定的四种情形设置了宽限期,并非涵盖所有可能导致专利申请人权益受损的救济方式。对于确因他人获知发明创造后申请专利的,可以通过其他途径寻求救济,例如权属纠纷诉讼,合同约定行使损害赔偿权,甚至可以通过不正当竞争法等手段维权。综上,证据1中提交专利申请的行为不属于专利法第24条第(四)项关于新颖性宽限期所规定的‘他人未经申请人同意而泄露其内容的’情形。”
相关法律条文
《专利法》第22条第二款 新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
《专利法》第23条第一款 授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。
《专利法》第24条 申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:
(一)在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的;
(二)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;
(三)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;
(四)他人未经申请人同意而泄露其内容的。
《专利审查指南》第二部分第三章 专利申请有专利法第24条第(一)项或者第(四)项所述情形,申请人在收到专利局的通知书后才得知的,应当在该通知书指定的答复期限内,提出不丧失新颖性宽限期的答复意见并附具证明文件。专利局在必要时也可以要求申请人提交证明文件,证实其发生所述情形的日期及实质内容。
基于第6W127199号案的认定要点可能引发的几个问题
一、关于“新颖性”一词的解释
《专利法》第22条和第23条明确指出了新颖性包含了“不属于现有技术(或设计)”之义,也包含了“不属于抵触申请”之义。
根据这一含义,《专利法》第24条所指的“不丧失新颖性”的例外情形,自然也应当包括属于现有技术而不丧失新颖性的例外,以及属于抵触申请而不丧失新颖性的例外。
否则会导致“新颖性”一词的含义,在《专利法》第22条和第23条下,与《专利法》第24条下不同。
诚然,在《专利审查指南》中,对于《专利法》第24条下的“新颖性”,实际解释为了新颖性和创造性——宽限期仅仅是把申请人(包括发明人)的某些公开,或者他人从申请人或者发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开,认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。
结合这一规定,笔者认为,《专利法》第24条的立法本意,是希望这些情况下的公开(泄露)行为及产生的相关文件,不会成为损害涉案专利新颖性和创造性的证据。若基于这一目的理解,没有理由认可未经允许作出的抵触申请文件,可以作为影响新颖性和创造性的对比文件。
二、关于“泄露”一词的解释
《专利法》第24条第(四)项所载“他人未经申请人同意而泄露其内容的”,其指向的情形应当是“泄露”这一行为,而非“公开”这一结果。
在第6W127199号案的情形中,他人未经真正的权利人同意而擅自申请专利,其擅自将技术方案或设计方案内容披露给行政机关的行为,已经构成一种“泄露”,只不过此时的泄露行为尚未达到使设计方案公开为现有设计的结果。
但不可否认,“擅自申请专利”的行为已经构成一种侵权行为,且通过专利申请的行为,不难推断行为人主、客观上,均积极追求技术方案(或设计方案)被公开的结果。仅仅是由于专利审查程序存在的时间周期,导致“公开”这一结果的发生时间晚于“泄露”这一行为的发生时间。
既然侵权行为已经实际发生,且在先申请人也积极追求“公开”这一侵权结果,则不宜仅因专利申请必然经历的审查程序时间,而惩罚真正的权利人、剥夺其享有“不丧失新颖性宽限期”的权利。
在《中国专利法详解》中,对于本条中的“泄露”一词,也有“使有关发明创造处于为公众所知的状态”的解释,原文如下:“‘泄露’是指使有关发明创造处于为公众所知的状态,如果他人仅仅将其获知的发明创造转告个别的人而未使之处于为公众所知的状态,则不必考虑适用本条规定的问题,因为这不影响该发明创造的新颖性;‘其内容’是指有关发明创造的内容。”
显然,《中国专利法详解》之所以对“泄露”作“公开”的解释,其前提是“未公开的内容不影响发明创造的新颖性”。然而,在构成“抵触申请”的情况下,未公开的内容实际会影响发明创造的新颖性,在前提不存在的情况下,也不宜直接得出“泄露”等于“公开”的结论。
《中国专利法详解》对于该情况的适用,还提出了两个判定条件:第一,他人公开的发明创造是直接或者间接地从申请人那里获知的;第二,他人公开发明创造的行为违背了申请人的意愿,换言之申请人在他人获知其发明创造时,尚无意公开其发明创造。
在他人未经允许将发明创造申请为专利,并构成涉案专利的抵触申请的情况下,符合以上两项判定条件不言自明。因此,也以在后申请相对于抵触申请可享有不丧失新颖性的宽限期为宜。
三、在“不丧失新颖性的宽限期”的问题下,区分对待“抵触申请”和“现有技术”,无法解决《专利法》第22条、第23条与第9条的潜在冲突
本案无效决定中特别提到了可能出现《专利法》第23条与《专利法》第9条的冲突的问题。
然而,笔者认为,本案要点认定不能解决《专利法》第23条与第9条潜在冲突的问题。
假设专利权人的专利,申请于他人未经允许申请的专利公开之后,即,将案件时间线作如下调整:
2019年9月11日,案外人申请了证据1外观设计专利;
2020年10月20日,证据1外观设计专利获得授权并公开;
2020年11月1日,专利权人申请涉案专利。
假如专利权人在法定期限内提出了不丧失新颖性的宽限期声明,且声明程序与内容均符合法律规定,涉案专利不存在其他不应授予专利权的情形。
此时,由于公开之日在涉案专利申请日之前的六个月内,那么按照无效决定观点,涉案专利可以享有不丧失新颖性的宽限期,依然应当被授予专利权。同时,在先申请的证据1也被授予了专利权,即:涉案专利依然存在符合《专利法》第23条第一款,但违反《专利法》第9条的问题。
因此,只要“他人未经申请人同意而泄露其内容的”这一情形中包含了未经允许申请专利并公开的情况,那么《专利法》第22条、第23条与《专利法》第9条之间的潜在冲突就客观存在。
“抵触申请”并非这一冲突的根源,相应的,将“抵触申请”排除出可享有不丧失新颖性的宽限期的范围,也不是这一冲突的解决方案。
另外,两相对比,不难发现还可能存在另一问题,即:若专利权人申请涉案专利的时间更晚,晚到他人未经许可申请的专利被授予专利权,变为“现有技术”,则专利权人获得“不丧失新颖性宽限期”的可能性更大——更消极的申请策略获得了更有利的案件结果,这与《专利法》“推动发明创造的应用”的立法本意相违背。
四、他人未经允许申请专利的情况下,在先申请专利的有效性和重复授权的问题,可依申请在诚实信用原则下解决
若真正的权利人能够证明在先申请符合《专利法》第24条第(四)项所规定的情况,则在先专利的申请行为本身,就违反了诚实信用原则。故,在相关争议发生时,国家知识产权局可依据诚实信用原则宣告该在先申请专利权无效,从而避免出现违反《专利法》第9条的冲突问题。
五、允许专利申请相对于抵触申请享有不丧失新颖性宽限期,不会导致对专利权人的保护过重,反而有助于敦促真正的权利人尽早申请专利
《专利法》第24条将不丧失新颖性的宽限期明确设定为六个月,也就是说,无论在先申请人主观恶性程度有多重、真正的权利人知悉泄露的时间为何时,只要真正的专利权人递交专利申请的时间晚于泄露发生之日起6个月,专利权人就永久丧失了基于《专利法》第24条项下的救济途径。
6个月的法定期间,本就充分考虑了平衡公共利益和真正的权利人的利益,实现了对权利人的限制,因此,不会对权利人的保护过重。
另外,若认可相对于抵触申请可以享有不丧失新颖性宽限期,对于真正的权利人而言,只要他能在相关技术方案诞生之日起半年内申请专利,这样即便存在他人未经允许而作出的“抵触申请”,权利人也可以实现在《专利法》第24条下的救济,有助于敦促权利人及时申请专利,从而推动技术交流和发明创造的应用。
但若将“抵触申请”排除出不丧失新颖性的宽限期的适用情形,如前所述,早申请的权利人可能因此而丧失补救权利,晚申请的权利人反而可能因此获得额外收益,不便于权利人管理专利申请进展。
六、现实情况下,若发生他人未经许可申请专利的情况,权属纠纷诉讼、合同约定行使损害赔偿权、反不正当竞争法等手段或难以弥补真正的权利人因此所受的损害
他人未经允许申请专利,对于真正权利人之侵害,不仅在于未经许可的披露,更可能在于未经允许地划定不适当的专利保护范围
对于发明专利和实用新型专利,其保护范围严格依赖于专利申请人对权利要求的布局。然而,非真正的发明人,对于技术方案的理解通常不如真正的发明人深刻,对技术方案保护力度的需求也不如真正的专利权人迫切。这就导致,未经允许申请的专利,其对保护范围的构建,很容易不合理。
而专利权的价值,恰恰与专利的保护范围、专利权的稳定性密切相关。不合理的保护范围,足以使高价值技术沦为一张废纸。
若仅因在先申请为“抵触申请”,就剥夺专利权人在不丧失新颖性宽限期条款下获得救济的权利,那么,即便真正的权利人通过权属纠纷路径获得他人在先申请的专利权,也只能被迫接受在先申请人定下的专利保护范围,难以另行规划更合理的保护范围。其因保护范围不理想而遭受的损害和预期利益损失,难以估算,也因此难以在权属纠纷、合同约定、反不正当竞争法下获得针对“专利保护范围设计缺陷”这种无形损失而产生的应有救济。
作者:刘芸芸
编辑:Sharon
相关文章
|
关注公众号
|
联系小编
|
|
| 电话:+86 18917798290 | ||
| 地址:上海市嘉定区陈家山路355号创新创业大厦 | ||


分享到微博
分享到微信
分享到领英
