一审被全部无效的专利,如何经由EPO限制程序"复活"?富士胶片二审重获对柯达禁令



2026713日,统一专利法院(UPC)上诉法院就富士胶片诉柯达系列案作出判决,认定柯达Sonora系列胶印版材侵犯富士胶片EP 3 476 616号专利(下称EP 616),柯达停止在德国制造、销售相关产品,并赔偿损失[1]

这起判决的重点不在改判结果本身,而在改判的实现方式:EP 616在一审中因缺乏创造性被宣告无效,富士胶片在一审判决后转向欧洲专利局(EPO)请求启动限制程序(limitation proceedings),主动请求缩小权利要求的保护范围,EPO予以准许。上诉法院最终以限制后的权利要求认定专利有效、被告侵权行为成立,并据此发布覆盖德国范围的禁令。

一件在一审中被全部无效的专利,借助EPO的限制程序,在二审中成为颁布禁令的权利基础。

UPC早期标志性对抗,战局三度反转

富士胶片与柯达之争,是UPC 20236月投入运营以来受理的首批重大专利诉讼之一。202310月,富士胶片以三件欧洲专利起诉柯达的三家德国子公司,指控其Sonora XSonora Xtra-2Sonora Xtra-3胶印版材的表面技术构成侵权。杜塞尔多夫地方分庭的一案后未再推进,争议集中于曼海姆地方分庭的两案,涉案专利分别为EP 3 511 174(下称EP 174)与EP 616

20254月,曼海姆地方分庭作出一审判决,双方一胜一负:EP 174被认定有效且被侵权,法院针对柯达颁发德国禁令;EP 616则因缺乏创造性被宣告无效,富士胶片就该专利的侵权主张随之落空[2]。双方均提起上诉。

上诉阶段战局两度再反转。20266月初,上诉法院第二合议庭(审判长Rian Kalden)就EP 174作出判决,撤销一审禁令,认定柯达不构成侵权,可继续在德国和英国制造、销售相关产品。一个月后,同一合议庭就EP 616作出本次判决,富士胶片扳回一城。

富士胶片最终保住的唯一禁令,基于的恰是一审中被无效的EP 616

一审法院拒绝审查从属权利要求,权利人绕道EPO

EP 616的“起死回生”,并非仅靠说服上诉法院推翻一审缺乏创造性的认定。

据一审案件的公开评述,富士胶片曾按UPC程序中向法院提交辅助请求(auxiliary requests),提出为EP616权利要求1增加技术特征的修改方案;同时,富士还对授权文本中的从属权利要求2367作了有效性抗辩,但两项主张均未被法院接受:曼海姆分庭认定权利要求1无效、各辅助请求同样不能确立创造性,至于从属权利要求独立有效的主张,法院以富士胶片未依《程序规则》第30条提出专利修改申请为由不予审理。据此宣告EP616全部无效。

一审败诉后,富士胶片放弃了原辅助请求,转而向EPO请求启动限制程序,将权利要求收窄为原权利要求127的组合,EPO予以准许。上诉程序中,富士胶片以限制后的权利要求主张专利有效、柯达产品构成侵权。

柯达方面,则主张富士胶片在一审败诉后,才向EPO请求限制专利的做法构成程序滥用、不应被允许,并坚持认为该专利在限制后依然无效。

经实体审查,上诉法院最终认定经限制修改后的专利有效、柯达侵权成立。判决指出,一审不予审查从属权利要求的做法有误——专利权人已充分抗辩的,法院即应审查,无须以提交修改申请为前提;而限制后的权利要求组合本就在一审审理范围之内,故不构成程序滥用。


限制程序规定于《欧洲专利公约》(EPC)第105a条至第105c条:专利权人可在专利授权后的任何时间,主动请求EPO缩小权利要求的保护范围。EPO对此仅作有限审查,核查修改是否确属限制、形式上是否符合公约要求,不重新审查新颖性和创造性,因此程序周期短。限制一经准许,效力溯及授权之日,并及于该欧洲专利在各指定国的国家部分。

这一路径能够发挥作用的逻辑在于:专利因缺乏创造性被宣告无效,通常意味着权利要求范围过宽,覆盖了现有技术;若收窄后的权利要求既避开现有技术、又仍覆盖被诉产品,专利即可在收窄后的权利要求范围内维持效力,侵权主张也可继续。

信号意义:一审无效判决未必是终局

限制程序本身并非新工具。EPC 2000修订引入该制度至今已近二十年,在欧洲国家层面的诉讼中,专利权人在诉讼期间借道EPO重塑权利要求亦早有先例。

对专利权人而言,这意味着UPC一审因无效抗辩败诉未必是终局,一方面,一审对权利要求可维持范围的处理可能在上诉法院被纠正;另一方面,专利权人还可能通过EPO限制程序主动收窄权利要求,以限制后的版本进入二审。对被诉侵权人而言,一审无效判决的稳定性相应打了折扣,上诉阶段需针对可能出现的限制后权利要求,重新准备无效理由与不侵权抗辩。

本案对中国读者的意义,在于理解欧洲专利权人手中的这张“程序牌”。

英国禁令被驳回

本案中,上诉法院还驳回了富士胶片针对EP 616英国部分的禁令请求,原因并非UPC缺乏对该专利英国部分的管辖权,而是富士胶片未能证明柯达在英国实施了侵权行为。

UPC对非成员国的欧洲专利国家部分行使“长臂管辖”的立场,在本案中仍获维持:合议庭确认,只要被告住所地位于UPC成员国境内,管辖即可成立,无需被告在英国境内实施行为。这一框架已由同一合议庭在一个月前的EP 174判决及戴森诉追觅案中系统阐述。

注释(上下滑动阅览)

1】案号:UPC_CoA_473/2025UPC_CoA_474/2025UPC_CoA_873/2025UPC_CoA_881/2025,判决书详见https://www.unifiedpatentcourt.org/en/node/161075

2UPC_CFI_359/2023

编辑:Sharon