作者 | Curtis Dodd & Chris Dubuc, Harfang IP

翻译 | 北京思韬知识产权代理有限公司

与CAFC的观点相反，OUII关于蜂窝技术的书面意见指出，“ETSI政策中并无任何条款禁止爱立信在全球各地寻求禁令救济”。

去年秋季，我们曾撰文[1]讨论美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Ericsson AB、Ericsson, Inc.诉Lenovo(美国),Inc.等案中的裁决，特别关注了CAFC关于解释和履行与欧洲电信标准协会（ETSI）采用的许可声明相关合同义务的认定，该声明依照ETSI知识产权政策[2]作出。

在CAFC作出该裁决之前，美国国际贸易委员会（ITC）中的不公平进口调查办公室（Office of Unfair Import Investigations，OUII）曾在“某些移动电话、其组件及包含上述组件的产品”一案中提交了一份庭后初步陈述。在该案中，正如CAFC案件一样，调查由爱立信针对联想提起，涉及蜂窝技术以及提交至ETSI的许可声明。尽管案件背景不同（反起诉禁令 vs. 排除令），两案都广泛地探讨了在已向ETSI提交许可声明的前提下寻求禁令救济的适当性。如我们在下文所述，CAFC与ITC在对该类声明的解释与履行方面似乎存在明显的观点分歧。

义务的存在

OUII在蜂窝技术案件中的书面意见（以下简称“OUII蜂窝意见”）在其对FRAND问题的分析开端即指出：“第一步……是确定所主张的专利是否存在FRAND义务”，并强调“被控侵权方……应当承担证明FRAND义务存在的举证责任”，因为“相反的做法将意味着在专利诉讼中默认每一项可能是标准必要的权利要求均受FRAND义务约束，除非专利权人能证明反向事实，这将对专利权人造成过重负担。”在援引ETSI许可声明中的表述及其中关于“必要性”的条件后，意见进一步指出：“如果经仔细审查，该知识产权实际上并非对所指认标准‘必要’，则本办公室认为并不构成FRAND义务。”

相比之下，CAFC的裁决仅两次提及“必要性”这一条件。其一在定义标准必要专利时称其为“被声明为对遵循[ETSI]标准而言必要的专利”（ 加重强调）；其二则是在脚注中写道：“在提及一方的标准必要专利时，我们假设其受FRAND承诺约束，但并不对其是否事实上为标准必要专利发表意见。”正如我们此前所述[3]，提交给ETSI的声明并不构成对“必要性”的确认。那么，在法院对“必要性”这一问题并无意见的情况下，基于“必要性”这一前提条件的义务又如何成立？

回到OUII蜂窝意见，ITC工作人员认定每项被主张的专利至少有一项权利要求构成侵权且未被认定无效，因此相应专利即构成“必要”。如下文将进一步详述，我们不同意关于声明方有义务随时准备授予不可撤销许可的观点，特别是在实施方未合作期间产生的历史侵权赔偿问题上更不应适用该义务。但考虑到ITC主要处理具有前瞻性的救济措施，如果爱立信的侵权主张完全基于技术标准，此种结论也并不令人意外。相比之下，在CAFC的裁决中，并未认定存在任何美国专利的侵权行为，也未对该反诉禁令所涉及的哥伦比亚或巴西专利是否属于标准必要进行任何分析。

义务的范围

根据CAFC的裁决，ETSI许可声明在合同上要求权利人“在就其标准必要专利（SEPs）寻求禁令救济之前，有义务就该等专利的许可进行善意协商”（ 加重强调）。然而，正如我们在前文文章[4]中所解释的那样，无论是ETSI的许可声明，还是更广义的ETSI知识产权政策（IPR Policy），均未提及“禁令救济”。此前，限制对标准必要专利寻求禁令救济的依据通常是反垄断／竞争法。

与CAFC的观点相反，OUII在其蜂窝技术相关书面意见中认为：“ETSI政策中没有任何内容禁止爱立信在全球各个司法管辖区寻求禁令救济”，并指出“[是否]禁止排除令或禁令曾被[ETSI]明确讨论，但在最终协议中被否定。”为进一步支持其立场，ITC工作人员还援引了《ETSI知识产权指南》[5]，该指南指出：“一旦某项知识产权（专利）获得授权，如相关各方之间未达成协议，则只有国家法院有权解决知识产权争议”（加粗为OUII所加）。值得注意的是，该意见书还表达了其在观点上可能与反垄断／竞争执法机关存在差异，其具体表述如下（加重强调）：

“‘FRAND’并非源于成文法或判例法，甚至并非源于美国竞争政策。相反，FRAND义务是由私人主体之间的合同约定所产生的。正如上述所述，ETSI政策中没有任何内容禁止爱立信在全球范围内寻求禁令救济。”

耐人寻味的是，OUII并未提及欧洲的竞争法制度，而欧洲竞争法在限制标准必要专利禁令请求方面，长期在欧洲法院中发挥了重要作用。

尽管在上述问题上存在分歧，CAFC与ITC工作人员大体上均认同：ETSI许可声明确立了一项就许可进行善意协商的义务。然而，对于“善意协商”具体包含哪些内容，二者的理解似乎再次产生分歧。例如，CAFC认为：“……标准必要专利权人履行善意协商义务的一种方式，是提出一项实际上符合FRAND标准的许可费率。”相比之下，OUII蜂窝意见指出：“与其评估许可报价的具体条款，‘善意’的判断应考虑整体协商过程，包括所有提出的报价和还价。”如我们此前在此处与此处所撰文章所述，上述两种路径的共同问题在于：专利权人在没有法院介入的情况下，难以确定其是否已履行义务。因此，我们曾提出一个更可取的做法是——允许专利权人通过合理条件下的通知与仲裁提议来单方面满足其义务，从而避免陷于不合作被许可人的掣肘，并减少评估义务履行所需的漫长诉讼。尽管OUII蜂窝意见提及爱立信提出了仲裁建议，ITC工作人员却未明确该行为（或其他因素）在评估爱立信是否履行义务中的具体重要性。

CAFC作出裁决之后，OUII又在另一项由爱立信与联想之间的ITC调查中提交了庭后初步意见书（案件名称为“某些电子计算设备及其组件和模块”）。该案涉及的许可声明提交至国际电信联盟（ITU），技术主题为高效视频编码（HEVC）。如同蜂窝案件中的意见书，OUII在HEVC案件中的意见书同样认为：在“必要性”构成前提的情况下，证明存在RAND义务的举证责任应由联想承担。不过，OUII HEVC意见书进一步指出，即便已证明存在此类义务，工作人员的立场仍然是：爱立信已履行了善意协商义务，并再次提及其愿意接受仲裁的行为。然而，与蜂窝意见书一样，工作人员并未说明该因素或其他因素在判断爱立信是否履约中的具体权重。

关于CAFC裁决中所涉的ETSI许可声明，OUII HEVC意见书对此裁决作出了区分，指出本案涉及的是一项不同的合同（原文中强调）：

“虽然Ericsson ETSI案判决解释了ETSI标准制定组织成员在许可ETSI标准必要专利方面所承担的合同义务，但本案所涉合同义务，仅限于ITU在HEVC技术方面所设定的义务。……因此，在工作人员看来，联邦巡回法院对爱立信ETSI案件的判决，并不能弥补本案中的证据缺口……

即使考虑到联邦巡回法院对爱立信ETSI案件的裁决，也不存在一条普遍适用的规则，认定在申诉方被指违反ITU专利政策下的RAND义务时，即不得发布排除令。相反，记录中的证据显示，ITU专利政策的起草委员会曾明确考虑并否决了限制标准必要专利权人寻求禁令救济权利的提案……因此，仅仅证明主张的专利可能受ITU专利政策下RAND义务的约束，并不足以依据《337条款》否定申诉方获得救济的权利。”

义务的解除

如我们此前在此处与此处所撰文章所述，如果不允许专利权人在面对不合作实施方的情形下单方面解除其善意协商义务，将破坏ETSI知识产权政策背后的创新方与实施方之间的平衡，并助长“拖延许可”（hold-out）行为。

作为对我们去年秋季文章[6]的补充，我们当时指出，CAFC的裁决并未提及Gilstrap法官在G+ Communications, LLC诉Samsung Electronics Co.、Samsung Electronics America, Inc.案[7]（案号：2:22-CV-00078-JRG，德克萨斯东区联邦地区法院）中的裁定。该案判决认定，根据法国法律，当对方未能履行其善意协商义务时，专利权人关于善意协商的义务可被“暂时中止”。虽然我们并未明确指出，但我们的观点是：CAFC并未就联想在FRAND许可过程中的角色作出澄清。相比之下，OUII蜂窝意见指出，潜在被许可方也可能违反其各自的善意协商义务，从而构成“非合作被许可方”（unwilling licensee）；不过，结合Gilstrap法官的判决，“只有在联想未能善意行事的情况下，爱立信的FRAND义务才会被中止”。但与Gilstrap法官的裁定一样，ITC工作人员并未进一步说明该义务被中止后的法律后果。然而如前所述，ITC的主要救济是具前瞻性的，因此即使爱立信的FRAND义务被中止，也不会影响与侵权赔偿或合同违约相关的问题。值得注意的是，工作人员从评估爱立信“善意协商义务范围”的角度讨论了“义务中止”的问题，并得出结论称：“在认定联想是否违反义务之前，仍有必要对爱立信在该阶段的行为进行审查。” 也就是说，义务中止的认定可能已被OUII纳入其对爱立信报价中“权利放弃条款”（release component）的考量范围，但该意见书并未对此加以明确说明。正如我们此前在Gilstrap法官裁定中的评论所述，如果ITC将向ETSI作出的承诺解释为涵盖对既往侵权行为的“权利放弃义务”，而无视实施方先前的恶意行为，那么“中止义务”的机制将无法对抗hold-out行为，反而可能加剧此类行为。我们认为[8]，一个更简明的路径是明确指出：ETSI许可声明中所设义务是“准备好授予不可撤销的许可”（即：对未来行为的授权），因此，该义务不应影响是否就既往侵权行为给予放弃，至少在专利权人本身已善意行事的前提下，应予区分对待。

进一步涉及义务解除的问题，联想主张：“爱立信试图利用委员会（ITC），在任何法院或其他中立机构裁定其所声明的标准必要专利（SEPs）实际FRAND价值之前，向被告方索取超出FRAND标准的许可费”（加重强调）。OUII蜂窝意见似乎接受了这样一种观点：即使某一实施方在一段时间内未善意协商，但只要其之后恢复善意协商，即可享有FRAND待遇。该意见书指出，“爱立信未来进行hold-up的可能性很小”，因为“爱立信已同意受东卡罗来纳州联邦地区法院（EDNC）所作FRAND判定的约束”。 若ITC工作人员将“超FRAND许可费”理解为涵盖在实施方不合作期间针对既往侵权行为的赔偿，我们更希望工作人员能认识到：在联想未善意协商的期间，爱立信的FRAND义务应被视为已中止，从而在该期间内，联想并不享有基于FRAND条款和条件的权利。即便是在面向未来的许可安排方面，相较于简单假设联想可随时“重新激活”爱立信的FRAND义务，我们认为，如能对“义务解除”的问题作出全面分析，将更加稳妥合理。

同样与“义务解除”问题相关，ITC工作人员表示，如果爱立信确实受到FRAND义务的约束，且其违反了该义务，“那么（且仅在这种情况下），才有必要考虑联想是否因其作为‘非善意被许可方’的行为，使爱立信无法以FRAND条款许可其所主张的专利”（加重强调）。工作人员引用美国贸易代表（USTR）的意见指出：“此类拒绝可表现为建设性的协商拒绝，例如通过坚持明显超出FRAND合理范围的条款，企图规避拟议被许可方公平补偿专利权人的义务。”尽管OUII工作人员承认联想确曾试图拖延谈判，但其最终结论为：联想“从技术上讲并不是一个非合作的被许可方……”。因此，OUII工作人员认为无需进一步考虑联想构成非合作被许可方所带来的法律后果。

英文原文已在IPWatchdog上发布，点击文末“阅读原文”。

注释（上下滑动阅览）

【1】https://ipwatchdog.com/2024/11/11/shooting-hip-cafcs-sua-sponte-interpretation-etsis-ipr-licensing-declaration/id=183075/

【2】https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf

【3】https://ipwatchdog.com/2021/07/19/burden-proof-regarding-cellular-wireless-standard-related-patents-final-thoughts-critics/id=135692/

【4】https://ipwatchdog.com/2024/11/11/shooting-hip-cafcs-sua-sponte-interpretation-etsis-ipr-licensing-declaration/id=183075/

【5】https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf

【6】https://ipwatchdog.com/2024/11/11/shooting-hip-cafcs-sua-sponte-interpretation-etsis-ipr-licensing-declaration/id=183075/

【7】https://ipwatchdog.com/2024/02/04/g-communications-v-samsung-splitting-frand-baby/id=172775/

【8】https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/

作者：Curtis Dodd & Chris Dubuc, Harfang IP

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编辑：Sharon