魏征 | 浅议专利常青布局策略的合理运用-观点

魏征 | 浅议专利常青布局策略的合理运用

作者 | 魏征

一般来说，专利常青（Patent Evergreening）布局策略最初起源于制药行业。这是因为，药品研发素来有“高投入、高风险、长周期、低成功率”的行业特质，是全球公认的资金与时间密集型产业。公开数据显示，一款全新化学药、生物药从早期靶点发现到最终获批上市，平均研发周期长达10–14年，综合研发投入超10亿美元，且绝大多数研发项目会中途夭折。相较于其他行业技术迭代与产品落地，新药研发耗时耗财的核心根源，在于严苛的科学探索属性、层层递进的临床试验体系、严格的药品监管标准、极高的研发失败风险四大核心因素，贯穿研发全周期。但是，专利权的具有法定的期限。为了获得合理的回报，制药企业希望专利保护期尽可能地实质延长的想法也属人之常情，故在专利申请策略上不断探索，在不违反法律的刚性规定下，发展出一套成熟的布局策略，例如针对一款重磅药物提交数十甚至上百项专利，不仅保护活性成分，还全面覆盖各种晶型、盐型、制备工艺、乃至特定用途。这种布局策略，可以有效地规避在该药品的核心化合物专利过期后销售额断崖式下跌的风险，即“专利悬崖”（Patent Cliff）。使得在该药品的核心化合物专利过期后，还可以通过外围专利持续获得专利保护，确保持续获得市场利润。

药企的专利常青布局策略也常常被诟病，有批评者认为[1]专利药企业通过延长核心专利药的产品生命周期来获取高额利润的行为，扭曲了专利法激励创新的初衷，导致药价居高不下，损害公众用药可及性。本文认为，虽然专利常青的本质是“变相延长”专利保护期，但在符合法律法规规定的前提下，专利常青布局策略还是大有可为的，本文下面从专利常青布局策略的中国实践以及相应的专利常青典型案例展开分析，为创新企业通过合法合规的申请策略保持“专利常青”提供经验借鉴。

一

从合规到合法的“一案两请”的专利常青布局策略

专利常青布局策略的中国实践，可以大致分为两个阶段。一是从自发到被专利审查机关正式接纳的阶段，该阶段以著名的“舒学章”案为自发探索，以原中国专利局《审查指南公报》第6号为显著标志。二是以2008年专利法第三次修改后将“一案两请”中的“同日双申”申请策略正常纳入专利法为起点。

第一阶段：从著名的“舒学章”案说起

舒学章[2]老先生于1991年2月7日申请了名称为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的实用新型专利。该专利的授权公告日为1992年9月30日，其公告的权利要求书内容为：

“1、一种主要由反烧炉排[2]、正烧炉排[1]和炉体[3]构成的高效节能双层炉排反烧锅炉，本实用新型的特征在于正烧炉排[1]和反烧炉排[2]的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列。”

该实用新型专利的权利期限届满前，专利权人请求续展[3]，该专利权至1999年2月8日由于有效期届满而终止。

时过一年，舒老又于1992年2月22日申请了相同名称“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”发明专利，其授权公告日为1999年10月13日，专利号为92106401.2。授权公告的权利要求书仅有一项权利要求：

“一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉，其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置。”

左图为实用新型的附图，右图为发明专利的附图，两者的权利要求1的文字表述有所不同。实用新型专利的权利要求限定“正烧炉排[1]和反烧炉排[2]的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列”，说明正烧炉排[1]和反烧炉排[2]的结构布局完全一样，而发明专利的权利要求中，只限定“上层水管反烧炉排是平面波浪型布置”，对“下层炉排”没有限定。但两者权利要求的“主题”都有关于“双层炉排”的限定。

“舒学章”案的争议焦点是：由于实用新型专利授权在先，授权在后的发明专利，是否属于重复授权。

国家知识产权局原专利复审委员会在第3209号审查决定[4]中认为：

“本案所涉的第92106401.2号发明专利在授权时，91211222.0号实用新型专利权已经终止，故不存在所述实用新型专利权和本发明专利权共同存在的情况。因此，本发明专利权的授予不违反修改前的专利法实施细则第十二条第一款[5]的规定，济宁无压锅炉厂请求宣告本发明专利权无效的理由不成立。”

北京市第一中级人民法院经审理认为：

“原告济宁无压锅炉厂请求宣告本案所涉发明专利无效的理由是本发明专利不符合修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定，所提交的附件是公告号为CN2097376U的实用新型专利申请说明书。从独立权利要求书所载明的内容来看，第三人舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征，而其在先申请并被授权的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征。发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中，故舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题，是同样的发明创造。

我国专利法及其实施细则均没有禁止申请人同时或先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请。由于发明申请和实用新型申请的法定审查程序不同，相对而言，实用新型授权快，审查周期短，申请人可以更快更早地获得专利保护，因此有些申请人采用了同时或先后递交两种专利申请的方式。

修改前的专利法实施细则第十二条第一款的规定正是为了避免对同样的发明创造予以重复授权的情况出现而制定的。

该条规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利”，应理解为同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在，否则即构成法律所禁止的重复授权。本案所涉92106401.2号发明专利与91211222.0号实用新型专利在保护期上有间断，没有同时存在，故不属于重复授权的情况。

针对实际中发生的有关情况，原中国专利局《审查指南公报》第6号对修改前专利法实施细则第十二条第一款的适用进行了具体规定。由于本案所涉发明专利在授权时，已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满，不存在权利人选择的问题，因此发明专利权的授予并不违反上述规定及修改前专利法实施细则第十二条第一款的规定。”

北京市高级人民法院经审理认为：

1992年专利法实施细则第十二条第一款规定，同样的发明创造只能被授予一项专利。

同样的发明创造是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同的发明创造，授予一项专利是指授予一项发明专利或者实用新型专利。本案中，舒学章在先申请并被授权的实用新型专利与其在后申请的发明专利符合上述相同主题的发明或者实用新型的定义，故一审判决认定舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造是正确的。

重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权，基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。

一审判决中确认的“只要基于同样的发明创造的两项有效专利权不同时存在，即不构成重复授权”于法无据，且有悖于立法本意。

我国专利制度的建立，不仅是为了保护专利权人的合法权益，同时也要保护社会公众的利益。一项专利一旦权利终止，从终止日起就进入了公有领域，任何人都可以对该公有技术加以利用。

本案中，舒学章在先申请并被授权的91211222.0号实用新型专利已于1999年2月8日因权利期限届满而终止，该专利技术遂已进入公有领域。舒学章在后申请的92106401.2号发明专利因与91211222.0号实用新型专利系相同主题的发明创造，故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时，相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权，应属重复授权，违反了专利法实施细则中关于同样的发明创造只能被授予一项专利的规定。对济宁无压锅炉厂关于92106401.2号发明专利的授权违反1992年专利法实施细则第十二条第一款的规定，请求撤销专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定的上诉请求，应予支持。

北京市的两级法院对如何理解专利法实施细则第十二条第一款关于“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定，从法理上做出了不同的解释，从而引发了业内持续广泛的大讨论。北京高院的观点是对同一发明创造存在两次授权行为就属于重复授权；此观点被业内称之为“行为说”。而一审法院和原专利复审委员会认为“同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在”。此观点被业内称之为“状态说”。

最高法院在舒学章案的再审判决[6]中，支持了“状态说”。最高法院还分析了舒学章前后分别申请实用新型和发明的申请策略的合理性：

“上世纪90年代中期，原中国专利局的发明专利申请待审案积压严重，相当数量发明专利申请需要等待七、八年甚至更长的时间才能得到授权。由于对发明专利申请实行早期公开延迟审查制，实质审查周期相对较长，只申请发明专利不利于发明创造尽快得到保护。而实用新型专利的法律稳定性虽然较差，但是对其申请实行初步审查制，审查周期短、授权快。因此，不少申请人采取了同时或者先后递交发明和实用新型两种类型的专利申请的方式，以期先获得实用新型专利的快速授权和保护；同时，那些发明创造技术创新水平较高的，也不影响其获得发明专利的保护。由于专利法及其实施细则并没有明文禁止同一申请人就同样的发明创造提出两份申请，基于当时的申请积压状况，为鼓励和及时保护发明创造，原中国专利局于1995年9月28日发布了《审查指南公报》第6号，对1992年专利法实施细则第十二条第一款的具体适用作出了规定，首次明确了对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的处理原则。即在对专利申请或者无效宣告请求的审查过程中，发现同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，且两件申请均符合授予专利权的其他条件时，应通知申请人在二者之间任择其一；如果申请人书面声明放弃其在先获得的实用新型专利权的，则可以对发明专利申请予以授权或者维持该发明专利权有效。有关的基本处理原则也被2001年和2006年发布的《专利审查指南》所采纳。”

上述内容告诉我们，本来处于申请人自发的“同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”（即“一案两请”）的布局策略，已经被专利审查机关所认可，有关处理原则也被写入2001年和2006年发布的《专利审查指南》中，并一直延续至今。

第二阶段：“一案两请”申请策略被立法者正式接纳

在舒学章案的推动下，上述布局策略被立法者接受。2008年修改的《专利法》在第九条第一款中规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。” 其中的第一句话重申了“同样的发明创造只能授予一项专利权”，此乃禁止重复授权原则的应有之义；而第二句话的但书部分，是指对禁止重复授权原则的有限例外。这说明原为申请人自发创立的专利申请布局策略，已被立法机关正式接受并写入专利法中，表明这种布局策略具有合规性。

值得深入思考的是，无论如何理解“同样的发明创造只能授予一项专利权”，“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”的布局策略，客观上都起到延长保护期的作用。换言之，如果“同样的发明创造”只允许提出一次专利申请，则无论是申请实用新型还是申请发明专利，最终获得的保护期都不及“一案两请”来得长，这源于两专利的保护期取得的是“接力”[7]效果。虽然在2008年修改的专利法中，将“一案两请”仅限在“同日申请”一种情况，但“同日申请”仍维持了两专利保护期的“接力”。因此，本文认为，立法上接受“同日申请”，实际上是正式承认专利常青布局策略的合法性。

二

从案例看专利常青布局策略的中国实践

案例一：桂哌齐特药用组合物的“第二春”

北京四环制药公司拥有201110006357.7号“一种安全性高的桂哌齐特药用组合物及其制备方法和其应用”发明专利（以下简称357号专利）。

357号专利权利要求1请求保护如下技术方案：

1、一种安全性高的药物组合物，所述药物组合物含有桂哌齐特或其药学上可接受的盐，和含量不高于0.5％的式III（见下图）所示结构化合物，所述桂哌齐特或其药学上可接受的盐与式III化合物之间的重量比不低于500∶1。

从权1的内容看，其请求保护的“一种安全性高的药物组合物”，包括两个部分：第一部分是“桂哌齐特或其药学上可接受的盐”，第二部分是“含量不高于0.5％的式III见下图）所示结构化合物”。两部分的重量比不低于500∶1，由此可见，第一部分是最重要的部分，而将第二部分的含量控制在0.5％以下，便可以保证第一部分的药效。

357号专利说明书记载：

[0006]桂哌齐特临床主要用于防治下述病症:1脑血管意外:脑动脉硬化、一过性脑缺血发作、脑血栓形成、脑栓塞、脑出血后遗症和脑外伤后遗症;2心血管疾病:冠心病，心绞痛，配合有关药物进行综合治疗心肌梗塞;3外周血管疾病:下肢动脉粥样硬化病、血栓闭塞性脉管炎、动脉炎、雷诺氏病等。

[0007]尽管桂哌齐特药物自1974年起在法国上市以米，在治疗心、脑、外周血管疾病领域中发挥了突出的疗效，然而，出于该药的不良反应，即在临床上能够引起病人的白细胞减少，严重时，甚至引起病人的粒细胞缺乏，自1986年起，该药逐步退出了欧洲市场(Agranulocytosisinduced by cinepazide. Eur J Clin Pharmacol 1990,38:387～388.)。虽然，我国还在生产和销售马来酸桂哌齐特，但均在其药品使用说明书中明确指出，该药有引起病人白细胞减少和粒细胞缺乏的危险，建议病人在使用桂哌齐特之前，首先检查血象，并建议白细胞异常患者或者有白细胞减少药物史的患者不宜使用。这样大大限制了桂哌齐特的临床使用范围，同时，也给患者带来安全隐患。

上述说明书的内容明确表明，由于桂哌齐特药物的副作用明显，导致该药已经退市。但四环制药公司的研究人员发现，如果提高桂哌齐特药物的纯度，则该药的副作用明显降低。具体而言，研究人员发现：“本发明通过深入研究，惊人发现，桂哌齐特氮氧化物在其含量不高于0.5%时，对动物白细胞数或粒细胞的形成和分化存在影响，但不显著；在其含量不高于0.2%时，则对动物白细胞数或粒细胞的形成和分化没有影响。”虽然桂哌齐特氮氧化物是以杂质的面目出现，但如果控制其含量不高于0.5%，便可明显降低桂哌齐特药物的副作用，可见，357号专利通过分离确认出氮氧化物杂质，在确定采用无氧保护的技术手段降低杂质含量确保药物安全性方面，的确取得了显著的进步。

正是这一惊人发现，使得本来已经退市的桂哌齐特药物起死回生。在某种意义上，可看成是原专利药获得了“第二春”，只不过，作出专利常青贡献的并不是原权利人，而是北京四环制药公司。

案例二：亨斯迈先进材料（瑞士）有限公司的黑色染料专利

亨斯迈公司拥有名称为“活性染料混合物及其用途”的发明专利。该专利是纺织活性黑染料核心专利（Novacron 超级黑系列），其专利权的期限届满日为2024年1月26日。

该专利请求保护的活性染料混合物，即黑色染料，从原理上，黑色染料可以由橙色染料和深蓝色染料进行混合而得到。

该专利权利要求中，橙色染料具有式（1）的化学结构式;

深蓝色染料在该专利权利要求1中为式（2）化学结构式;

值得特别注意的是，橙色染料的式（1），也是亨斯迈公司的专利，该专利的原权利人是西巴特殊化学品控股有限公司（Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.），2006 年 12 月 1 日，专利权转让至亨斯迈公司名下。该专利已于2020年3月9日期限届满。

而式（2）化学结构式，在1981年就有人获得了美国专利（US4257770）。

根据上述介绍，可以看出，在亨斯迈公司的橙色染料专利届满日（2020年3月9日）之后，其黑色染料的专利权还处在专利保护的有效期内。因此，如有市场主体使用过期的橙色染料专利技术与式（2）化学结构式（现有技术）的染料混合成黑色染料，仍可能落入亨斯迈公司的黑色染料专利的保护范围中。这种“环环相套”的专利布局策略，使亨斯迈在核心单体专利过期后，仍能通过混合物专利继续维持市场壁垒。据报道，染料行业已发生多起以亨斯迈公司的黑色染料专利发起的诉讼并获法院支持的案例，足见该策略在市场竞争中的实效。国外染料巨头的这一做法，值得国内企业深入思考。

三

结语

本文介绍了专利常青申请策略在中国的实践探索。认为适当的专利常青申请策略在我国仍具有合法合规性。特别是“一案两请”（即“同日双申”[8]）制度是当前专利法所接受的专利常青申请策略，完全合法合规。虽然2026年1月1日起，对“同日双申”的专利申请，不再允许申请人通过修改权利要求获得发明专利，但仍保留进行“二选一”选择的权利，仍然继续保持专利保护期的接力。在具体案例中，北京四环制药有限公司针对已退市的桂哌齐特药物专利药进行改进，使桂哌齐特药物的专利保护得以延续，成为国内药企运用专利常青申请请策略的难得案例。而国外染料巨头[9]采用环环相套的专利布局申请策略，可以令已经过期的专利变相延续，在市场竞争中也取得了不俗的成绩。善用专利常青策略，立足于技术创新本源，是每一个创新主体应当认真思考的课题。因此，唯有持续的技术改进与实质性的外围创新，摒弃单纯的程序规避，才是应对"专利悬崖"、实现合规常青的根本之道。