作者 | 孔祥俊

上海交通大学讲席教授、博士生导师

知识产权与竞争法研究院院长

目次

一、案件概况

二、案情事实背景

三、商标淡化

四、商标侵权

五、法院判决

六、裁判理由要点提示

摘要及简评：本案判决旁征博引、内容丰富和逻辑严密。为避免断章取义，在此将原文进行呈现，不进行加工整理。[1]就专业研究而言，国外案件的价值是其法理及分析方法有无借鉴价值，而不在于与国内的某个案件诉争的权利基础及被诉侵权事实是否相同。至少通过比较，能够发现彼此的判断标准和法理依据的差异，在必要时可以进行必要的参考借鉴。与国内某个案件的具体裁判事实不同，并不能否定这些裁判之间不具有比较法研究价值。海纳百川，有容乃大。

该案判决对于商标淡化和商标侵权进行了详细分析说理。该案被诉行为被定性为戏仿，属于合理使用的情形，不构成商标性使用。即使认定为商标性使用，也不符合商标淡化和商标侵权的构成要件。在商标侵权判定中，该判决围绕混淆盖然性进行了详细的Polaroid八项因素分析和整体判断。该案判决指出，“路易威登按其自我描述，是其商标权‘积极且强势’的商标维权者（an “active and aggressive” enforcer of its trademark rights.）。然而，在某些案件中，与其起诉，不如‘接受[某一]戏仿中隐含的恭维’，并报以微笑或一笑了之。”本案对于构成戏仿的认定以及不构成商标淡化和商标侵权的分析，典型地体现了保护商标权利与维护竞争自由的平衡。诸如，鉴于 MOB 托特包已经在市场上销售数年，路易威登仍无法提出任何消费者实际混淆证据这一事实，表明 MOB 对路易威登商标的使用“并未造成有意义的混淆可能性”。为支持其相反主张，路易威登指出若干实例，其中有人将特定 MOB 托特包称为“LV”包。即便将这些描述按字面理解，寥寥数例也难以构成实际消费者混淆的有力证据。此外，也有理由不作字面理解：从表面看，这些评论显然是将“LV”作为一种简写，用以描述那些唤起路易威登手袋联系的 MOB 托特包设计。换言之，这些轶事至多表明消费者理解了 MOB 托特包上的笑话；并不表明任何消费者实际认为 MOB 托特包由路易威登生产或赞助。这些分析认定与我国裁判的通常认识不尽一致，在证明标准和事实构成的认定上的要求明显较高，由此为竞争自由和公有领域留下更大的空间。

关键词：戏仿 合理使用  商标淡化  商标侵权  混淆盖然性

2016 年 1 月 6 日，美国纽约南区联邦地区法院就原告LOUIS VUITTON MALLETIER, S.A.诉被告MY OTHER BAG, INC.案【案号：14-CV-3419（JMF）】作出判决，该判决涉及原告请求构成商标淡化、商标侵权和著作权侵权。法院否定了这些请求。在此仅对本案商标淡化和商标侵权问题加以介绍。

一、案件概况

被告My Other Bag, Inc.（以下简称“MOB”）销售一种简易帆布托特包：一面印有“My Other Bag ...”（我的另一个包……）字样，另一面则印有意在令人联系到路易威登、香奈儿、芬迪等奢侈品牌标志性手袋的图样。MOB 的托特包，乃至其公司名称本身，都是对经典的“my other car ...”（我的另一辆车……）新奇保险杠贴纸的戏仿。这类贴纸常见于美国各地价格低廉、破旧不堪的汽车上，以半开玩笑的方式告知路人，驾驶者“另一辆车”是奔驰（或其他奢侈汽车品牌）。所谓“my other car”保险杠贴纸当然只是一个笑话，也可以说是对财富、奢侈品牌以及人们关于谁会驾驶豪车或非豪车的社会预期所作的调侃。MOB 的托特包同样显然是在开玩笑；即使不熟悉“my other car”这一文化梗，也未必妨碍人们理解其中的玩笑，并认识到这些托特包本应以玩笑方式看待。

Louis Vuitton Malletier, S.A.（以下简称“路易威登”）作为路易威登手袋的制造商，或许并不熟悉“my other car”这一文化梗；又或许它只是开不起玩笑。无论如何，路易威登就 MOB 的托特包对MOB 提起本案诉讼，而各方并不争议这些托特包确实意在令人联想到路易威登的标志性手袋。更具体地说，路易威登主张 MOB 依据《兰哈姆法》（Lanham Act）15 U.S.C. § 1125(c) 构成商标淡化与商标侵权；同时依据纽约州法主张商标淡化，并主张著作权侵权。MOB 现就路易威登全部请求申请简易判决；路易威登则就其商标淡化请求及著作权侵权请求交叉申请简易判决，并另行申请排除 MOB 专家的证言，以及排除 MOB 专家和 MOB 创始人兼负责人声明中的全部或部分内容。基于下述理由，本院准许 MOB 的简易判决申请，驳回路易威登的全部申请。 

二、案情事实背景

路易威登是世界知名的奢侈时装公司，以高品质手袋及其他奢侈品著称。路易威登手袋的售价通常高达数千美元；公司投入巨额资金塑造并维持其专属性与奢华感。因此，路易威登的若干设计与商标已成为著名且广为识别的财富与昂贵品位之象征。尤其是路易威登的Toile Monogram 图案，即“由互锁并风格化的字母‘L’与‘V’以及三种风格化花卉图案构成的重复图案”（相关图示见本意见附录，图 A-B），已成为“路易威登品牌的标志性符号”。路易威登已就 Toile Monogram 及其组成部分中的风格化花卉图案取得注册商标。路易威登另外两种标志性设计 Monogram Multicolore与 Damier 亦已取得相当程度的识别度，并被注册为商标。各方陈述均显示，且下文讨论亦将表明，路易威登积极且强势地执行其商标权。

MOB 由 Tara Martin 于 2011 年创立。如前所述，“My Other Bag”这一名称的灵感来自新奇保险杠贴纸；这种贴纸有时可见于廉价汽车上，声称驾驶者“另一辆车”是奔驰等昂贵的豪华汽车。MOB 生产并销售帆布托特包：一面印有标志性设计师手袋的漫画式图样，另一面印有“My Other Bag ...”字样。MOB 的若干托特包（其中一款见本意见附录图 C-D）所展示的图像，双方均承认其设计意在令人联想到路易威登经典手袋。正如附录所示，这些图样使用简化的色彩、图形线条和类似于路易威登著名 Toile Monogram、Monogram Multicolore 与 Damier 设计的图案，但将互锁的“LV”和“Louis Vuitton”替换为互锁的“MOB”或“My Other Bag”。MOB 对其产品的宣传语为：“环保、可持续的托特包，以俏皮方式戏仿我们喜爱的设计师手袋，同时又足够实用，适合日常生活。”路易威登手袋每只售价数百乃至数千美元，而 MOB 托特包的售价仅为 30 至 55 美元。MOB 的网站及其他营销材料还强调，高价设计师手袋无法用来装脏的健身衣或凌乱的杂货，而其休闲帆布托特包则可以胜任这些用途。简易判决标准在可采证据及诉状表明“不存在任何重大事实的真实争议，并且申请方依法有权获得判决”时，作出简易判决即属适当。 [Fed. R. Civ. P. 56(a)；另参见 Johnson v. Killian, 680 F.3d 234, 236（第二巡回，2012）（per curiam）。]关于重大事实事项的争议，若证据足以使一个合理陪审团可能作出有利于非申请方的裁决，即构成“真实”争议。【A nderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 248（1986）；亦见 Roe v. City of Waterbury, 542 F.3d 31, 35（第二巡回，2008）。】申请方负有初步证明责任，应证明不存在重大事实的真实争议。【参见 Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317, 325（1986）。】 “若申请方针对将在审判中负最终证明责任的一方申请简易判决，则只要申请方能够指出不存在支持非申请方请求中某一必要要件的证据，即已满足其负担。”【Goenaga v. March of Dimes Birth Defects Found., 51 F.3d 14, 18（第二巡回，1995）（引用 Celotex, 477 U.S. at 322-23）；亦见 PepsiCo, Inc. v. Coca-Cola Co., 315 F.3d 101, 105（第二巡回，2002）（per curiam）。】

在裁定简易判决申请时，法院必须以“最有利于非申请方的角度”审视全部证据，Overton v. N.Y. State Div. of Military & Naval Affairs, 373 F.3d 83, 89（第二巡回，2004），并且必须“排除所有歧义，并将所有可允许的事实推论作出有利于被申请简易判决一方的解释”【Sec. Ins. Co. of Hartford v. Old Dominion Freight Line, Inc., 391 F.3d 77, 83（第二巡回，2004）】。如本案这样双方均申请简易判决时，地区法院“必须分别就每一项申请本身进行审查，并以最有利于反对该申请一方的方式审视证据，将所有合理推论作出有利于该方的解释”。【Wachovia Bank, Nat’l Ass’n v. VCG Special Opportunities Master Fund, Ltd., 661 F.3d 164, 171（第二巡回，2011）。】因此，“任何一方均不因自己也提出简易判决申请而被禁止主张存在足以阻却依法对其作出判决的事实争议”。Heublein, Inc. v. United States, 996 F.2d 1455, 1461（第二巡回，1993）。

为对抗简易判决申请，非申请方必须提出超过“一丝证据”的证明，Anderson, 477 U.S. at 252，并且必须证明其对重大事实的争议不只是“某种形而上的怀疑”，Matsushita Elec. Indus. Co., Ltd. v. Zenith Radio Corp., 475 U.S. 574, 586（1986）。非申请方“不能仅依赖其诉状中的主张、结论性陈述，或仅仅声称支持该申请的宣誓书不可信，即足以阻却简易判决”。Gottlieb v. Cty. of Orange, 84 F.3d 511, 518（第二巡回，1996）（引文略）。为支持或反对简易判决而提交的宣誓书，必须基于个人知识，必须“载明可作为证据采纳的事实”，并且必须表明“宣誓人有能力就其中所述事项作证”。Patterson v. Cty. of Oneida, 375 F.3d 206, 219（第二巡回，2004）（引用 Fed. R. Civ. P. 56(e)）。讨论如前所述，路易威登针对MOB 提出三类请求。第一，路易威登依据纽约州法和联邦法提出商标淡化请求。第二，路易威登主张 MOB 的托特包依据联邦法构成商标侵权。第三，路易威登主张 MOB 的托特包违反联邦著作权法。法院依次审查。

三、商标淡化

路易威登的主要请求是：MOB 依据《兰哈姆法》15 U.S.C. § 1125(c) 以及《纽约州普通商法》第360-l 条应对商标淡化承担责任。商标淡化这一概念曾被描述为一种“微妙”的概念【Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, 521-22（S.D.N.Y. 2008），部分维持、部分基于其他理由撤销，因而有必要作若干说明】。“当个人在商店或观看广告时接触到一个标志（例如文字或符号），其可能在某一产品或服务与相应的品质、品牌声誉或来源之间产生联系（an association）。”[1A Lindey on Entertainment, Publishing and the Arts § 2:52.50（第三版，2016 年 1 月更新）]。反淡化法律保护的，正是这些已经产生的联系（those acquired associations），使其免遭原告商标其他使用行为的淡化。具体而言，模糊化淡化（dilution by blurring）——即路易威登在本案中主张的淡化类型——是指因未经授权使用而逐步削弱著名商标已经取得的“清楚且无误地识别单一来源的能力”。[Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prods., Inc., 73 F.3d 497, 506（第二巡回，1996）；另参见 Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades, Inc., 42 N.Y.2d 538, 544（1977）]。换言之，“当未经授权使用著名商标降低公众关于该商标指向某种独特、唯一或特定事物的认知时，即发生淡化。”[H.R. Rep. No. 109-23, at 4（2005），转载于 2006 U.S.C.C.A.N. 1091, 1092。][2]

在本案中，路易威登仅主张模糊性淡化。模糊性淡化的典型情形，是与权利人无关的产品将一个著名名称或商标据为己用，例如“杜邦鞋、别克阿司匹林片、Schlitz 清漆、柯达钢琴、Bulova 礼服等”这类“假想的异常组合”。[Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 106（第二巡回，2009）（“Starbucks Corp. I”）；另参见 Visa Int’l Serv. Ass’n v. JSL Corp., 610 F.3d 1088, 1090（第九巡回，2010）]。在这些情形中，对著名商标的新使用可能导致“消费者与原告商标形成新的、不同的联系(new and different associations )”，从而淡化该商标的价值。[Visa Intern., 610 F.3d at 1090。]例如，“某著名手袋商标的所有人，可以起诉另一家开始将该商标用于指称洗衣粉的公司”。[H.R. Rep. No. 112-647, at 5（2012），转载于 2012 U.S.C.C.A.N. 559, 562。]在该例中，洗衣粉使用手袋商标会削弱该商标“清楚且无误地”识别手袋的能力。随着时间推移，消费者可能将该商标同时、交替地与洗衣粉和手袋相联系，从而“逐步削弱”手袋制造商商标的显著性与价值。[参见 Visa Int’l, 610 F.3d at 1090。]

若要依据联邦法成功主张商标淡化，原告“必须证明：（1）该商标确具显著性或已获得第二含义；以及（2）因‘模糊化’而存在淡化可能性”。[Ergowerx Int’l, LLC v. Maxell Corp. of Am., 18 F. Supp.3d 430, 451（S.D.N.Y. 2014）]。原告无须证明经济损害。[参见 15 U.S.C. § 1125(c)]。纽约州法与此类似，但并不要求证明原告商标为著名商标。[参见 Hormel, 73 F.3d at 505-06。]在依据联邦法评估是否可能发生模糊化淡化时，法院“可以考虑所有相关因素”，包括法律列举的下列六项因素：（1）被挑战标志与著名商标之间的相似程度；（2）著名商标的显著程度；（3）著名商标所有人对该商标进行排他性使用的程度；（4）著名商标的知名度；（5）标志或商号使用者是否意图与著名商标建立联系；以及（6）该标志或商号与著名商标之间是否存在任何实际联想。[15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)。]

然而，分析“最终必须聚焦于：由相关标志之间相似性所产生的联系，是否损害著名商标的显著性”，即是否损害著名商标作为唯一识别符号的能力。[Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee,Inc., 736 F.3d 198, 204（第二巡回，2013）（“Starbucks Corp. II”）；另参见 N.Y. Stock Exch. v. N.Y., N.Y. Hotel LLC, 293 F.3d 550, 558（第二巡回，2002）。]在纽约州法下，法院考察类似因素：“（i）标志之间的相似性；（ii）所涵盖商品的相似性；（iii）消费者的成熟程度；（iv）是否存在掠夺性意图；（v）在先商标的知名度；以及（vi）在后商标的知名度。”[N.Y. Stock Exch., 293 F.3d at 558。]但再次强调，这些因素只是指引。纽约州法下的最终问题在于：在先权利人商标“作为其来源唯一识别符号”的能力是否可能被削弱。[Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 561 F. Supp. 2d 368, 393（S.D.N.Y. 2008）。][3]

值得注意的是，联邦法规定，对商标的某些使用“不构成可诉的模糊性淡化”，其中包括：“他人对著名商标的任何合理使用……但不得将其作为该人自身商品或服务来源的标识，包括与……识别并戏仿、批评或评论著名商标所有人或其商品、服务有关的使用。”[15 U.S.C. § 1125(c)(3)。][4]

法律并未定义“戏仿”（parody），但法院曾解释称，“戏仿”是“一种简单的娱乐形式，通过将对商标的不敬表达与商标所有人塑造的理想化形象并置而传达”。[Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 260（第四巡回，2007）（“Haute Diggity Dog”）。]“戏仿必须同时传达两个彼此矛盾的信息：它是原作，但它也不是原作，而是一个戏仿作品。”[Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ’g Grp., Inc., 886 F.2d 490, 494（第二巡回，1989）。]后一信息“不仅必须将所谓戏仿作品与原作区分开来，还必须传达某种可表达的讽刺、揶揄、玩笑或娱乐成分”。[Haute Diggity Dog, 507 F.3d at 260；另参见 Cliffs Notes, 886 F.2d at 496；Jordache Enters., Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482, 1486（第十巡回，1987）。]

（一）合理使用

将前述标准适用于本案，本院作为法律问题认定，MOB 的手袋受到合理使用规则保护；更具体而言，其对路易威登商标的使用构成“戏仿”。如前所述，一个成功的戏仿会向消费者传达如下信息：“一个与商标所有人相互独立且不同的实体，正在拿该商标或其所有人的政策开玩笑。”[6 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 31:153（第四版，2015 年 12 月更新）（“McCarthy”）。]换言之，戏仿会向普通观察者明确表明：“被告与被戏仿目标商标的所有人并无任何联系。”[同上。]

MOB 的手袋所传达的正是这一信息。事实上，其核心在于借用著名的“my other car ...”笑话，俏皮地暗示携带者的“另一个包”——即并非其正在携带的这个包——是路易威登手袋。这个笑话结合托特包上对路易威登手袋作出的风格化、近乎漫画式描绘，在 MOB 廉价而实用的托特包与昂贵手袋之间产生距离，旨在于 MOB与路易威登的奢侈地位之间激发或者唤起一种带有娱乐性的比较。此外，路易威登精心营造的专属性与精致感，至少部分地成为这一笑话的靶子：路易威登手袋是富裕女性可能小心翼翼持用并展示以传达某种地位的物品；而 MOB 帆布托特包则是实用包袋，“意在装超市买来的蔬果、健身房里的汗湿衣物，或海滩毛巾”。

路易威登抗辩称，即便MOB 的托特包是在戏仿某物，也不是在戏仿路易威登手袋；与此相关，MOB 的戏仿抗辩不过是为本案诉讼事后编造。路易威登指出，MOB 首席执行官 Tara Martin 曾将其手袋称为“标志性”手袋，并表示从未意图贬损路易威登。因此，路易威登主张，“My Other Bag ...”这一笑话只是在嘲弄 MOB 自身；即便存在更广泛的对象，“任何幽默也只是更宏大的社会评论的一部分，而非针对路易威登或其产品的戏仿”。为支持该主张，路易威登大量依赖其在本区一项 2012 年未刊载意见中取得的胜诉结果：Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Hyundai Motor Am.,[No. 10-CV-1611 (PKC), 2012 WL 1022247（S.D.N.Y. 2012 年 3 月 22 日）] 。

在Hyundai 案中，现代汽车播放了一则题为“Luxury”的 30 秒广告，其中包含“一个四秒场景：市中心篮球赛在奢华大理石球场上进行，并配有金色篮筐”。该场景还出现了一个篮球，其所带标志意在使人联想到路易威登 Toile Monogram。法院在很大程度上基于现代汽车代表的证言驳回其戏仿抗辩，因为该证言明确显示，现代汽车完全无意通过广告对路易威登作出任何表达。基于该证言，法院认定现代汽车“否认有任何戏仿、批评或评论路易威登的意图”，该广告只是意在就“何谓奢侈产品”作出“更广泛的社会评论”。

Hyundai 案判决并非没有受到批评[参见例如 4 McCarthy § 24:120]，但无论如何，本案在事实层面很容易与该案区分开来。本案不同于 Hyundai 案，MOB 显然确实意在针对路易威登本身表达某些内容。也即，路易威登手袋是构成 MOB 名称及其所销售每个托特包上显著呈现之笑话的组成部分。路易威登提出相反主张，实际上是对何者可构成戏仿采取了过于狭窄的理解。

印在实用帆布包上的“My Other Bag ... is a Louis Vuitton”（我的另一个包……是路易威登）这一俏皮表达，其幽默来自一组相互交织的因素：包括帆布包本身的特征、社会对地位象征的普遍迷恋，以及路易威登手袋对许多人而言已经象征的那种经精心营销的昂贵品位（或炫耀性地位）形象。MOB 的托特包传达的不仅仅是关于路易威登手袋的信息，这一事实并不会导致其戏仿抗辩失败。[参见Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 580（1994）；Harley-Davidson, Inc. v. Grottanelli, 164 F.3d 806, 813（第二巡回，1999）。]至于路易威登至少并不认为这种比较好笑，则与案件无关；路易威登的幽默感（或其缺乏幽默感）并不界定其在商标法下的权利范围（亦不界定MOB 的权利范围）。【参见例如Cliffs Notes, 886 F.2d at 495-96（“地区法院似乎认为，本案戏仿必须将原作封面转化为一个显而易见的笑话，才可被视为戏仿。我们看不出为何如此。确实，我们注意到的某些戏仿作品封面不同于[被告作品]，包含明显的视觉笑点。但戏仿可以是精巧的，也可以是滑稽的；一个文学作品若整体上是在拿其对象开玩笑，即为戏仿。”）；另参照 Yankee Publ’g Inc. v. News Am. Publ’g Inc., 809 F. Supp. 267, 280（S.D.N.Y. 1992）（“尽管如果[被告]的笑话更清楚，其立场可能会更有力，但其笑话的晦涩并不会使其丧失第一修正案的保护。第一修正案保护并不仅适用于表达清晰、笑话好笑、戏仿成功的人。”】[5]

在这些方面，本辖区另一项判决Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410, 415（S.D.N.Y. 2002）与本案更为相关。该案涉及一系列供宠物使用的戏仿香水产品。具体而言，被告制作了一款名为 Tommy Holedigger 的宠物香水，该产品在名称、气味和包装上均类似Tommy Hilfiger 香水。Hilfiger 如同本案中的路易威登一样主张（尽管是在商标侵权请求而非淡化请求中），被告无权获得戏仿保护，因为“其产品被承认并未评论 Hilfiger”。为支持该主张，Hilfiger 引用被告普通合伙人的证言，称其产品并非意在对 Hilfiger 或其产品作出任何评论。Mukasey 法官注意到，该普通合伙人同时还作证称，“其意在创作一种‘针对 Tommy Hilfiger 的戏仿’、‘有趣的文字游戏’或‘恶搞……以创造愉悦和轻松的一面’”，遂驳回 Hilfiger 的主张。

在Tommy Hilfiger 案中，法院引用 L.L. Bean 案称：“商标戏仿……确实传达信息。该信息可能很简单：商业与产品形象并不总是需要被严肃对待；商标戏仿提醒我们，可以对与商标相联系的形象和联系发笑。该信息也可能是一种简单的娱乐形式，通过将对商标的不敬表达与商标所有人塑造的理想化形象并置而传达。”Mukasey 法官还补充了一句同样适用于本案的评论：“人们很容易理解，为什么高端时尚品牌会成为这类嘲弄的成熟目标。”

作为另一项主张，路易威登主要依据Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200（第二巡回，1979）认为，MOB 的托特包不能构成戏仿，因为该戏仿要成立并不需要使用路易威登商标。严格来说，在 MOB 可以使用任何知名奢侈手袋品牌来表达其观点这一限度内，该说法不无道理。但 Dallas Cowboys Cheerleaders 案中的被告是“一部粗俗且令人反感的色情电影”的发行方，其为了表达观点（据称是“评论‘体育中的性’”）并不需要使用任何他人的商标，更不必使用原告特定商标；本案情形则不能作同样评价。

如果托特包正面仅仅描绘某个普通手袋，MOB 的托特包就无法表达其观点，更不会好笑。这样的托特包只会令人困惑地传达：“我的另一个包……是另一个包。”换言之，路易威登的论证将任何“必要性”要求扭曲到面目全非，并短视地暗示：当某一戏仿必须唤起一组有限标志中的至少一个才能表达其观点时，由于引用该组中任何一个特定标志都不是绝对必要的，因此它不能引用其中任何一个。本院拒绝创设如此不合逻辑的规则。

最后，路易威登主张，合理使用例外不适用于MOB 的托特包，因为 MOB 将路易威登商标“作为[MOB]自身商品来源的标识”使用。毕竟，§ 1125(c)(3) 的文字保护的是“他人对著名商标的任何合理使用……但不得将其作为该人自身商品或服务来源的标识”。然而，鉴于 MOB 托特包的整体设计（一面是相同的、风格化的“My Other Bag ...”文字，另一面是不同的漫画式图像），并鉴于这些托特包以不同图形唤起一系列奢侈品牌的联想，并无根据认定 MOB 将路易威登商标作为其托特包的来源标识使用。

事实上，正如前文所述，这正是MOB 笑话的核心：“我的另一个包”——也就是不是这个包——才是路易威登手袋。这个笑话，且不论手袋的漫画式呈现，本身就在包袋草图中所包含的图案与托特包自身所标示的来源之间建立了显著距离。因此，MOB 并未被排除在合理使用条款之外。

路易威登的相反论证，仅基于对记录中一处内容的误读。在MOB 首席执行官 Martin 的证言中，律师询问其托特包上对路易威登手袋的描绘是否用于使人们理解该产品来自 My Other Bag。Martin 回答称，是的，“人们知道该产品……带有这些图样的我们的托特包来自 My Other Bag”。该回答并非如路易威登所称，承认 MOB 使用路易威登商标来识别 MOB 托特包的来源。结合上下文，即律师试图证明消费者可能会对 MOB 托特包来源发生混淆，可以清楚看出 Martin 的唯一意思是：她并不认为消费者会对谁生产 MOB 托特包产生混淆。路易威登未能指出任何其他证据，证明 MOB 将路易威登商标作为其自身产品或品牌的来源标识使用。

（二）模糊性淡化

简言之，MOB 对路易威登商标的使用作为法律问题属于 § 1125(c)(3) 下的合理使用。但即便并非如此——例如即便 MOB 确实将路易威登商标作为来源标识使用——MOB 仍有权就路易威登的淡化请求获得简易判决，因为这些托特包并不存在损害路易威登商标显著性的危险。如前所述，无论依据联邦法还是纽约州法，路易威登若要在淡化请求上胜诉，必须证明 MOB 的手袋可能模糊路易威登商标作为唯一识别符号“清楚且无误地区分单一来源的能力”。[Hormel Foods, 73 F.3d at 506。][6]

重要的是，仅证明公众可能将被告标志与原告商标“相联系”（或被告促进这种联系）并不足够，尽管路易威登无疑可以证明这一点。依据法律，“联系”是模糊性淡化的必要条件，但并不等同于模糊性淡化……即使有证据证明可能存在联系，也并不意味着同样存在模糊性淡化的可能性……法律明确要求证明该被告的使用可能“损害著名商标的显著性”。【4 McCarthy § 24:116；另参见 Moseley, 537 U.S. at 433。】因此，关键问题在于，MOB 在此创造的这种联系是否可能损害路易威登商标的显著性。

就该问题而言，第四巡回法院在Haute Diggity Dog 案中的判决——颇具讽刺意味的是，该案同样涉及路易威登——具有高度启发性。在 Haute Diggity Dog 案中，路易威登针对一家宠物玩具制造商提起商标淡化诉讼。该制造商使用幽默方式唤起多种高端品牌联想的名称，包括一款犬用咀嚼玩具，名为“Chewy Vuiton”，其为一只小型毛绒手袋，上有类似 Toile Monogram 的图案。【507 F.3d at 258。】法院认为，由于被告将路易威登商标作为其自身商品的来源标识使用，§ 1125(c)(3) 中关于戏仿的合理使用例外并不适用。尽管如此，法院进一步指出，联邦法“并不要求法院无视作为商标使用的戏仿之存在，也不排除法院在判断原告是否已成立模糊性淡化请求时，将戏仿作为应予考虑的情形之一”。【Id. at 266-67。】

相反，法律要求考虑“所有相关因素”，包括 § 1125(c)(2)(B) 列举的六项因素；其中若干因素与将标志作为戏仿使用“具有特定关联”（“specifically relevant”）。例如，第（v）项因素（被告是否意图与著名商标建立联想）和第（vi）项因素（被告标志与著名商标之间是否存在实际联系）直接要求审查被告使用戏仿的意图、被告对戏仿的实际使用以及该使用对著名商标造成的影响。戏仿为了成为戏仿，固然有意与著名商标建立联系；但若戏仿成功，它也会有意传达如下信息：它并非该著名商标，而是对该著名商标的讽刺。因此，被告将其标志作为戏仿使用这一事实，与考量这些法定因素有关。同样，第（i）、（ii）、（iv）项因素——两个标志之间的相似程度、著名商标的显著程度及其可识别性——亦与被告标志是否构成成功戏仿这一事实直接相关。事实上，成功的戏仿通过将著名商标作为戏仿对象，反而可能使其成为一种图标，从而增强著名商标的显著性。笑话的靶子因而变得更加著名。

第四巡回法院据此认定，路易威登这类著名商标所有人负有“更高的负担，须证明其著名商标的显著性可能因成功戏仿而受到损害”。Id. 路易威登未能完成该证明负担。法院认为，“Haute Diggity Dog”确实“模仿”了路易威登的“著名商标”，但“并未接近到足以破坏其戏仿效果，更重要的是，并未削弱[路易威登]商标识别单一来源的能力”。Id. at 268。也就是说，尽管“Haute Diggity Dog 有意使其标志与路易威登相联系”，但这种联系“只是部分且显然不完全的，从而传达出一个同时存在的信息：它实际上并非[路易威登]产品的来源。相反，作为戏仿，它使自身与[路易威登]商标保持距离，以便对其开玩笑。”Id.。

本院同意第四巡回法院在Haute Diggity Dog 案中的分析，并基于基本相同的理由在本案中得出相同结论。本案与 Haute Diggity Dog 案一样，“在考量第（ii）、（iii）、（iv）项因素时，显而易见，[路易威登]商标具有显著性、著名性和强度”。但同样如 Haute Diggity Dog 案所示，正是这种知名度和识别度，使 MOB 的使用更不可能损害路易威登商标的显著性。MOB 托特包上的图样与路易威登手袋相似（第（i）项因素），并且这种相似意在与路易威登手袋建立联想（第（v）、（vi）项因素），对此也不存在实质疑问。

但是，尽管MOB 有意使用、至少是唤起路易威登商标，其方式却与“别克阿司匹林片”的假想销售者大不相同。相反，MOB “有意使其标志产生联系，但这种联系只是部分且显然不完全的，从而传达出一个同时存在的信息：它事实上并非[路易威登]产品的来源。”【Haute Diggity Dog, 507 F.3d at 268。】

事实上，MOB 与路易威登保持的距离甚至大于 Haute Diggity Dog 案中的被告，因为“my other bag”这一噱头的核心正在于：MOB 托特包不是路易威登手袋。因此，“在考量相关因素以判断本案是否可能发生模糊化时”，本院与第四巡回法院一样“很容易得出结论”：“[路易威登]未能成立模糊性淡化请求，因为其未能证明 MOB 营销和销售其产品可能损害路易威登商标的显著性。”

四、商标侵权

接下来，法院审查路易威登的商标侵权请求。“商标侵权诉讼中的关键问题在于：是否存在任何混淆盖然性（any likelihood ），即相当数量的普通谨慎购买者（an appreciable number of ordinarily prudent purchasers ）可能就相关商品来源受到误导，或者确实产生混淆。”【Savin Corp. v. Savin Grp., 391 F.3d 439, 456（第二巡回，2004）。】为判断是否存在混淆盖然性，本巡回法院适用Friendly 法官在 Polaroid Corp. v.Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492（第二巡回，1961）中首次提出的八因素平衡测试。

这八项因素包括：（1）商标强度；（2）标志相似性；（3）商品接近性及相互竞争关系；（4）在先使用者是否可能通过开发产品进入被控侵权产品市场，即“弥合差距”（bridge the gap）的证据；（5）实际消费者混淆的证据；（6）被模仿标志是否出于恶意而被采用的证据；（7）双方产品各自的质量；以及（8）相关市场消费者的成熟程度。【参见 Star Indus., Inc. v. Bacardi & Co. Ltd., 412 F.3d 373, 384（第二巡回，2005）。】但与评估商标淡化请求时适用法定因素一样，Polaroid 测试的适用“并非机械的，而是聚焦于最终问题：从产品整体看，消费者是否可能发生混淆”。此外，第二巡回法院亦已承认，Polaroid 测试发展于“纯粹商业利用”语境，将其通常适用于戏仿语境“至多是笨拙的”，因为戏仿必须唤起原作，同时又构成艺术表达。【Cliff Notes, 886 F.2d at 495 n.3。】[7]

将Polaroid 因素适用于本案，本院认定，路易威登的侵权请求失败，原因与其淡化请求失败大致相同。【参见 Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 422。】从第一项因素——路易威登商标强度——来看，路易威登商标为著名商标并无争议（实际上也不可能有争议）。在通常的商标案件中，强商标是指向混淆盖然性的因素。然而，当原告商标被作为玩笑的一部分使用时，情况可能恰恰相反：商标越强、可

识别性越高，受众越容易意识到该使用是在戏仿，是围绕商标文字或图像所体现品质开的玩笑。

本案即属这种情形：路易威登商标如此知名，以至于消费者很可能“既能立即识别笑话的靶子，也能理解构成该笑话的商标明显变体”。【Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 416。】因此，路易威登商标的显著性反而有利于 MOB，或者至多是中性的。

至于标志相似性，“关于两个标志相似程度的审查，并不以比较标志本身为终点”。【Hormel Foods, 73 F.3d at 503。】相反，“还必须考察语境，因为‘标识被使用的环境会影响其外观，并为其传达的印象着色’”。【Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 417。】如此审视，第二项 Polaroid 因素同样有利于 MOB。

诚然，MOB 托特包上“包中包”图像与路易威登商标之间存在相似性，而且是有意造成的相似性。但同时也存在明显差异：MOB 的描绘具有漫画感；其以“MOB”替代著名的互锁“LV”；该图样只出现在一个实用帆布包的一面，另一面则以大号字体印有公司名称“My Other Bag ...”，并以省略号引导观察者完成笑话。这些差异“结合语境与整体环境……向普通观察者传达：这是一个笑话，而非真品”，这意味着“就来源、赞助、关联或联系发生混淆（confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection）不大可能”。【6 McCarthy § 31:155。】

接下来的两项Polaroid 因素——商品接近性及原告是否可能“弥合差距”——也支持 MOB。路易威登主张，其手袋与 MOB 托特包“直接竞争”，并“吸引类似消费者”。路易威登特别主张，与 MOB 一样，路易威登许多包袋也是“休闲”风格并由帆布制成。但该主张即便经轻微审查也无法成立。路易威登反复强调，其为顶级奢侈时装公司，手袋售价数百乃至数千美元，并且仅在路易威登自营门店及其电子商务网站销售。相比之下，MOB 的托特包在其网站销售，零售价仅为 30 至 55 美元。

简言之，MOB 的包袋在任何有意义的层面上均不与路易威登设计师手袋“竞争”。【参见例如 Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 418；亦见 Haute Diggity Dog, 507 F.3d at 263。】路易威登也未提出任何证据表明，其计划通过销售低价休闲戏仿托特包来“弥合差距”。

第五项因素，即实际消费者混淆的证据，同样有利于MOB。为支持其相反主张，路易威登指出若干实例，其中有人将特定MOB 托特包称为“LV”包。即便将这些描述按字面理解，寥寥数例也难以构成实际消费者混淆的有力证据。此外，也有理由不作字面理解：从表面看，这些评论显然是将“LV”作为一种简写，用以描述那些唤起路易威登手袋联系的 MOB 托特包设计。换言之，这些轶事至多表明消费者理解了 MOB 托特包上的笑话；并不表明任何消费者实际认为 MOB 托特包由路易威登生产或赞助。

鉴于MOB 托特包已经在市场上销售数年，路易威登仍无法提出任何消费者实际混淆证据这一事实，表明 MOB 对路易威登商标的使用“并未造成有意义的混淆可能性”。【Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 228（第二巡回，1999），因 Moseley, 537 U.S. 418而在其他方面被废止；另参见 Cohn v. Petsmart, Inc., 281 F.3d 837, 842-43（第九巡回，2002）；Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 419。】

与路易威登的主张相反，第六项因素——被告恶意——也不支持路易威登。路易威登依据的是 MOB 有意将其托特包设计为令人联系到路易威登手袋这一事实；对此并无、也不可能有争议。然而，在戏仿语境中，“该证据……并不表明被告具有商标案件中所要求的相关意图，即利用消费者欺骗牟利或搭乘原告商誉的便车的意图。”【Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 419。】相反，在该语境中，“其意图并不一定是使公众混淆，而是使公众发笑。” 【Jordache, 828 F.2d at 1486。】也就是说，“戏仿者所获得的利益……来自幽默性联系，而非公众对标志来源的混淆。”【同上；另参见 Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 419。】因此，MOB“模仿并暗示高端时尚 LOUIS VUITTON 手袋的商标，但并不使用这些商标”的意图，并非 Polaroid 测试下支持侵权认定的“恶意”。【Haute Diggity Dog, 507 F.3d at 268；参照 Jordache, 828 F.2d at 1487。】

最后，第七项和第八项Polaroid 因素要么中性，要么不利于路易威登。路易威登未能证明 MOB 托特包质量较低会威胁玷污其商标。MOB 托特包与路易威登手袋并非质量相同到可能导致来源混淆，这一点也无争议。因此，第七项因素，即被告产品质量，至多是相互抵销。

最后一项因素考察“消费者成熟程度以及其购买产品时可能施加的注意程度”。【Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 420。】基于两点理由，该因素有利于 MOB。

第一，路易威登手袋的“高昂价格”“要求购买者在支付金钱之前谨慎行事，而这种成熟程度通常不利于认定存在混淆可能性”。【Charles of Ritz Grp. Ltd. v. Quality King Distribs., Inc., 832 F.2d 1317, 1323（第二巡回，1987）。】第二，即便是最不成熟的消费者，也会明显看出 MOB 的噱头，因为托特包整整一面除“My Other Bag ...”字样外为空白。由于该笑话“显而易见，即便是最低限度谨慎的消费者，也不会对[其产品]的来源或关联发生混淆。必须承认购买公众至少具有最低程度的智识。”【Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 420。】

综上，在考量全部八项Polaroid 因素并“整体审视产品”后【Star Indus., 412 F.3d at 384】，本院认定，“关于混淆可能性不存在可供审理的事实争议。相反，被告对该标志的使用显然是一种戏仿或双关，容易被理解为此种性质，且不可能导致消费者混淆。”【Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 420。】路易威登也未指出任何证据表明公众可能认为路易威登“赞助或以其他方式批准”了 MOB 的包袋。【参见 Star Indus., 412 F.3d at 383-84。】

路易威登试图通过假设售后混淆的可能性提出相反主张，具体而言，即观察者只看到MOB 托特包印有“包中包”图像的一面，却未注意到“MOB”已替代“LV”。然而，第二巡回法院通常仅在仿冒品语境中认定售后混淆具有可诉性【参见 Hermes Int’l v. Lederer de Paris Fifth Ave., Inc., 219 F.3d 104, 108-09（第二巡回，2000）（汇集案例）】，而本案并非该种情形。无论如何，该论证在实体上亦不能成立。一方面，任何合理观察者都不可能从漫画式“包中包”设计，以及 MOB 基本款帆布托特包与路易威登专属、奢侈地位之间的并置中推断出：路易威登赞助或以其他方式批准了 MOB 托特包。另一方面，测试标准并不是在最可能导致混淆的假想场景中是否存在混淆可能性。相反，测试标准是产品在“其被发现的语境”中所形成的“整体印象”是否会使合理的“潜在购买者”发生混淆。【Star Indus., 412 F.3d at 386。】合理潜在购买者在“其被发现的语境”中对 MOB 托特包形成的“整体印象”当然包括包袋两面。当整体考察该包袋时，不存在可信风险使一个合理谨慎的消费者认为路易威登“赞助或以其他方式批准”了 MOB 托特包。

五、法院判决

法院判决指出：

路易威登按其自我描述，是其商标权“积极且强势”的商标维权者（an “active and aggressive” enforcer of its trademark rights.）。然而，在某些案件中，与其起诉，不如“接受[某一]戏仿中隐含的恭维”（to “accept the implied compliment in [a] parody” and to smile or laugh than it is to sue. ），并报以微笑或一笑了之。【Tommy Hilfiger, 221 F. Supp. 2d at 412。】本案——如 Haute Diggity Dog 案（并且或许也如 Hyundai 案）——即属此类案件。

MOB 对路易威登商标的使用，是为一个显而易见的幽默尝试服务；该使用不可能导致混淆，也不可能模糊路易威登商标的显著性。退一步说，它很可能只会强化并提升这一著名品牌的显著性与知名度。

因此，基于上述理由，MOB 有权就路易威登全部请求获得简易判决；相应地，路易威登自身提出的部分简易判决申请必须予以驳回，并现予驳回。

六、裁判理由要点提示

该案判决有较多生动的分析讨论。这里列举一些典型的分析，以一斑而窥全豹。

1．印在实用帆布包上的“My Other Bag ... is a Louis Vuitton”（我的另一个包……是路易威登）这一俏皮表达，其幽默来自一组相互交织的因素：包括帆布包本身的特征、社会对地位象征的普遍迷恋，以及路易威登手袋对许多人而言已经象征的那种经精心营销的昂贵品位（或炫耀性地位）形象。MOB 的托特包传达的不仅仅是关于路易威登手袋的信息，这一事实并不会导致其戏仿抗辩失败。至于路易威登至少并不认为这种比较好笑，则与案件无关；路易威登的幽默感（或其缺乏幽默感）并不界定其在商标法下的权利范围（亦不界定 MOB 的权利范围）。

2．在 Tommy Hilfiger 案中，法院引用 L.L. Bean 案称：“商标戏仿……确实传达信息。该信息可能很简单：商业与产品形象并不总是需要被严肃对待；商标戏仿提醒我们，可以对与商标相联系的形象和联系发笑。该信息也可能是一种简单的娱乐形式，通过将对商标的不敬表达与商标所有人塑造的理想化形象并置而传达。”Mukasey 法官还补充了一句同样适用于本案的评论：“人们很容易理解，为什么高端时尚品牌会成为这类嘲弄的成熟目标。”

3.这正是 MOB 笑话的核心：“我的另一个包”——也就是不是这个包——才是路易威登手袋。这个笑话，且不论手袋的漫画式呈现，本身就在包袋草图中所包含的图案与托特包自身所标示的来源之间建立了显著距离。因此，MOB 并未被排除在合理使用条款之外。

4.“在考量第（ii）、（iii）、（iv）项因素时，显而易见，[路易威登]商标具有显著性、著名性和强度”。但同样如 Haute Diggity Dog 案所示，正是这种知名度和识别度，使 MOB 的使用更不可能损害路易威登商标的显著性。

5.“商标侵权诉讼中的关键问题在于：是否存在任何混淆盖然性（any likelihood ），即相当数量的普通谨慎购买者（an appreciable number of ordinarily prudent purchasers ）可能就相关商品来源受到误导，或者确实产生混淆。”

6.为支持其相反主张，路易威登指出若干实例，其中有人将特定 MOB 托特包称为“LV”包。即便将这些描述按字面理解，寥寥数例也难以构成实际消费者混淆的有力证据。此外，也有理由不作字面理解：从表面看，这些评论显然是将“LV”作为一种简写，用以描述那些唤起路易威登手袋联系的 MOB 托特包设计。换言之，这些轶事至多表明消费者理解了 MOB 托特包上的笑话；并不表明任何消费者实际认为 MOB 托特包由路易威登生产或赞助。

7.鉴于 MOB 托特包已经在市场上销售数年，路易威登仍无法提出任何消费者实际混淆证据这一事实，表明 MOB 对路易威登商标的使用“并未造成有意义的混淆可能性”。

注释（上下滑动阅览）

【1】判决翻译借助了AI翻译软件，并进行了必要的校对。

【2】注释1：依据联邦法和纽约州法，商标所有人还可以主张玷污化淡化（dilution by tarnishment）。参见例如 Deere & Co. v. MTD Prods., Inc., 41 F.3d 39, 43（第二巡回，1994）（“‘玷污’通常发生于原告商标与质量低劣的产品相联系，或者被置于不健康或令人不悦的语境中，从而可能引发人们对商标所有人产品的不利联系。”）。

【3】注释2：MOB 主张，依据《兰哈姆法》，只有在被告使用原告商标来标示自身商品来源——即作为商标使用——时，原告才可提起商标淡化请求；而 MOB 并未以此方式使用路易威登商标。“商标对商标”（mark-versus-mark）理论至少得到一项权威论著的支持，参见 4 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:122（第四版，2015 年 12 月更新），但本院无须在本案中判断该理论是否成立。

【4】注释3：虽然纽约州法并无类似的“合理使用”条款，但纽约州反淡化法与联邦法“实质上相似”，两类请求因而“可以一并分析”。Tiffany, 576 F. Supp. 2d at 523。因此，法院曾认定，当被告能够就联邦法目的成立合理使用时，相关州法请求亦不能成立。参见 JA Apparel Corp. v. Abboud, 682 F. Supp. 2d 294, 317（S.D.N.Y. 2010）。

【5】注释4：即便 Hyundai 案不能在事实层面加以区分，本院亦不会遵循该判决。本院认为，Hyundai 案法院混淆了“联想”（association）与“淡化”之间的区别。如下文将更详细讨论的，联想是认定模糊化淡化的必要条件，但并非充分条件。参见例如 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 433（“消费者在心理上将在后使用者的标志与著名商标相联系这一事实本身，并不足以成立可诉的淡化……这种心理联想并不必然降低著名商标识别其所有人商品的能力。”）。

【6】注释5：依据联邦法（但非纽约州法），路易威登还必须证明“该商标确具显著性或已获得第二含义”。Ergowerx, 18 F. Supp. 3d at 451。本案中，路易威登商标为著名且显著的商标，并无、也不可能有争议。

【7】注释6：路易威登的起诉状还提出了虚假来源标示请求。如前所述，MOB 并未将路易威登商标作为来源标识使用。无论如何，虚假来源标示请求与商标侵权请求一样，均要求原告证明消费者混淆可能性。参见 Waldman Publ’g Corp. v. Landoll, Inc., 43 F.3d 775, 780（第二巡回，1994）。正如本节所述，路易威登无法满足该证明负担。

作者：孔祥俊

编辑：Sharon