Rob Rodrigues | 技术贡献:近期巴西专利商标局三份上诉审查意见评析


巴西专利商标局的上诉机构(CGREC/COREP)近期就三项申请出具技术意见,均建议维持原驳回决定,其中两项涉及“不被视为发明的客体”:万事达卡(Mastercard)的支付交易过滤系统(依据第10条第III项,属于商业和金融方法),以及约翰迪尔公司(John Deere,下称“迪尔”)用于农业机械的能耗显示(依据第10条第VI项,属于信息呈现)。第三项是迪尔的机器故障排除工作流程,该方案通过了客体适格性门槛,但审查中适用“问题—解决方案”方法时,被认定为显而易见。综合这三份意见可以看出:审查员如何认定申请所要求保护的技术贡献,既关系到该方案能否被视为发明,也关系到它相对于现有技术是否显而易见。而驳回决定的法律依据,与申请人对技术效果的说明同样重要。

巴西《工业产权法》》第10条列举了不被视为发明的客体(即适格性标准),包括商业和金融方法(第III项)、计算机程序本身(第V项)和信息呈现(第VI项)。第13条则要求判断发明对于本领域技术人员而言,是否显然或显而易见地源自现有技术。

审查指南进一步明确了这些规定的适用方式。《专利申请审查指南》第一部分(Block I)由INPI/DIRPA第16/2024号令重新公布,涉及申请文件的内容和权利要求的撰写;第二部分(Block II)由第169/2016号决议通过,涉及可专利性。Block II以技术性为起点,要求申请必须明确技术问题、技术方案和技术效果,并先判断是否属于法定排除的客体,再审查其他可专利性要求。第1.21段和第1.22段规定,仅以信息内容为特征的方案,包括图形用户界面的信息层面,应按信息呈现处理。对于创造性,Block II规定了三个步骤:确定最接近的现有技术;确定区别特征,并据此形成客观技术问题;由本领域技术人员评估显而易见性。

上诉程序依据INPI第10/2024号条例进行,该条例引入了两阶段程序。上诉审查机构先向上诉人发出初步审查意见,在最终技术报告形成决定依据之前,上诉人可以先作出答复。第6.4节对修改作出规定:修改必须针对审查中提出的问题,并以规定允许的内容为依据,在被驳回的权利要求基础上进一步缩小保护范围。因此,上诉是证明原审查存在错误、并在上述限度内解决审查中所指出问题的机会,而不是重新构造申请内容的机会。

本文讨论的是上诉阶段出具的三份技术意见,均建议维持原驳回决定。从中也可观察到INPI可能在全局范围内形成的审查思路。这些意见可提供有说服力的参考,但不具有约束力。


万事达卡案:交易处理何时才具有技术性?

BR 11 2016 008479-9的申请名称为“用于卡关联过滤的方法和系统”,依据第10条第III项被驳回。申请人主张,其权利要求限定了一套在分布式支付基础设施内处理、过滤、路由和传输交易数据的具体机制:处理规则由优惠关联通知(offer-linking notifications)生成,与支付卡标识符和商户标识符相关联,并适用于从支付网络收到的授权请求;过滤后的交易数据再被有选择地发送至外部服务器。申请人强调支付网络与优惠提供方之间的自动互操作,并指出所要求保护的操作离不开网络、数据库和处理设备,无法通过人脑活动或行政操作完成。从属权利要求7和17还限定,在传输前对交易详情做脱敏处理,以去除个人或隐私信息。申请人称,这进一步支持了方案的技术性。

审查员未予接受。审查员认为,方法权利要求只是罗列了需要执行的商业和金融要求,却没有揭示对“交易处理规则”中的数据进行处理的具体技术步骤。系统权利要求记载了服务器、数据库、处理器、标识符和通信链路,但这些部件只是按常规方式发挥各自功能;权利要求既没有指出这些部件的哪些技术特征相对现有技术有所贡献,甚至也未说明这些部件在运行中如何相互连接。“交易处理规则”本身只有在商业或金融场景下才有意义,而这恰恰是第10条第III项所排除的内容。

有两点尤其值得注意。第一,意见明确表示,专利不保护方案在实际应用中带来的优势或效果,无论这些优势或效果是否具有技术性,也不保护解决问题的方案本身;专利保护的是产品的技术特征和方法的技术步骤。因此,申请人强调支付基础设施具有“可验证的技术效果”,被认为其论证偏离了专利保护的对象,未能回应审查员提出的问题。第二,隐私方面的论点没有成功,不是因为信息安全不能具有技术性,而是因为按照当时的撰写文本,权利要求7和17只加入了脱敏操作,并提及处理设备的存在。这一判断针对的是本案权利要求的具体表述,并不否认信息安全可以具有技术性,也不意味着所有涉及隐私保护的支付流程都应被排除在专利保护之外。

关于“能否由人脑完成”的论点因另一原因未获支持。两级审查机构都没有提出“该申请只是把常规行政程序自动化”这一意见。因此,申请人证明“这个方法需要电子基础设施”,并没有回答审查员实际提出的异议。也就是说,“方案在实际操作中以来技术”,并不足以回应审查员关于其缺乏技术贡献的质疑。


迪尔案I:显示器上的机器数据为何仍被认定为信息呈现

BR 10 2016 018628-5涉及一种农业机械及其控制方法,旨在显示机器各子系统的能耗。说明书描述了布置在各子系统上的能耗检测器、信号调理、消耗分析组件和可视化生成器,示例包括颜色编码、饼图、百分比和可点选查看组件级详情的条目。被驳回的独立权利要求记载了多个子系统、产生消耗信号的能耗检测器,以及接收这些信号并生成可视化内容的呈现系统;特征部分随后限定机器显示区域和单独的消耗显示区域,并通过视觉标记将所表示的子系统与其能耗指标关联。因此,这项权利要求结合了机器和测量过程,并非孤立地寻求保护一张图表。

上诉意见仍依据第10条第VI项认定该方案属于信息呈现,并明确原因Block I第3.04、3.27和3.28段以及Block II第1.21和1.22段。审查意见认为,“其特征在于”之后的事项仅涉及信息呈现。修改后的主请求增加了通过用户输入选择子系统的功能,并新增一项从属权利要求,限定显示所选子系统的组件级能耗;辅助请求则将原权利要求4并入权利要求1。申请人主张,该交互使操作员能够基于显示的信息干预机器运行,并涉及对显示内容、显示时机和显示方式的选择。审查意见认为,上述论证和新的权利要求组合均不足以改变原有判断,所依据的理由与此前驳回原权利要求组时相同。

这一区分很有意义。有关技术系统的信息可以帮助操作员,但这并不意味着权利要求已经限定了进一步的技术操作。选择某个子系统以取得更详细的能耗数据,可能有助于理解机器状况,但在审查员看来,这仍属于信息功能。申请人若想得到不同结果,就必须说明界面与机器运行之间的功能关系,而不能只依赖底层数据具有技术性质这一点。

这份意见最值得商榷之处,在于它把重点放在特征部分。该意见所援引的审查指南Block I第3.28段,恰恰要求结合特征部分与前序部分来界定所寻求的保护。这就给申请人留下一个质疑点:审查员实际上因检测器及信号处理关系在权利要求中的位置,而未将这些内容纳入考量。真正需要回答的是,所要求保护的组合是否具有超出信息布置的技术意义。该意见清楚识别了显示方面的贡献,但对整体交互为何仍属于排除范围,解释得不够充分。

这并不意味着,只要调整“其特征在于”前后的文字位置,就能解决客体不适格问题。撰写上的回应应当落实到实质内容:明确界定交互的具体内容,并解释这种交互为何会改变所要求保护系统的运行。如果未明确说明这一联系,而是留待审查员根据机器的一般用途自行推断界面与机器运行之间有何联系,便可能难以确立方案的技术性。


迪尔案II:具有技术性和实际用途,却仍属显而易见

BR 10 2016 027868-6涉及一种移动式农业机械及其控制方法。传感器检测运行问题,用户交互系统调取针对该问题的流程,指令则引导操作员逐步采取纠正措施,这些措施分为在驾驶室内执行和在驾驶室外执行两类。如果驾驶室内的操作未能解决问题,转移系统会生成流程中当前位置和路径的指示,第二台设备据此从对应节点继续执行流程。与前两案不同,本案的驳回理由是相对于D1(US 2015/0199360)缺乏创造性。

审查员明确承认了技术问题和效果:在时间紧迫的情况下诊断并排除故障、减少重复步骤以及驾驶室内外不必要的往返,并维持机器的运行性能。该方案在技术上的实用性并无争议,问题在于该方案是否具有创造性。

审查意见随后按照“问题—解决方案”方法的三个步骤,对本申请与D1进行比较。意见并未接受将D1概括为主要关注操作员绩效评分的说法。审查员认为,D1的推荐还能检测故障征兆、诊断故障状况,并根据专家系统规则生成可操作的建议。为支持这一判断,审查意见援引了D1中有关故障诊断码的记载,并指出,D1中的系统能够在喂入机构反复堵塞时给出相应的处理建议。。因此,申请人不能仅凭对比文件的标题、主要商业目的或其中某一项权利要求,就认为已经证明本申请与其存在区别。上诉时必须正面回应审查员实际原因的段落,并说明两者在运行方式上究竟有何不同。

权利要求对照表区分了D1已公开和未公开的特征,并明确指出,D1的文字记载中并未公开调取针对具体问题的流程并按顺序执行这一特征。但审查员的分析并未止步于此:审查员认为,结构化的调取和按顺序呈现,是对D1现有“传感—诊断—规则选择—推荐”链条的可预测延伸,没有产生新的或意想不到的技术效果。对于增加了转移系统的独立权利要求,审查员同样承认D1没有字面公开,但依据的是D1已提到组件可位于驾驶室内,或位于通过有线或无线通信的便携设备上。操作员离开驾驶室后由便携设备继续给出指令,被认为在技术上是可预见的。

有几点值得推敲。第一,审查意见在比较本申请与D1之前,概述了本申请所针对的宽泛技术问题;但在找出区别特征之后,并未同样准确地界定范围更窄的客观技术问题。第二,意见依赖“没有新的或意想不到的技术效果”。可预测性可以支持显而易见性的判断,但未产生预料不到的效果,不能替代对本领域技术人员为何会想到所要求保护方案的说明。意见中较有说服力的部分,是它试图沿着D1的专家系统规则和现有计算设备,指出一条显而易见的路径。

第三,转移显示内容不等于转移诊断状态。申请人的权利要求涉及用于指示流程当前位置及路径的信息。这些信息以用户可感知的代码形式输出,第二台设备据此从对应节点继续执行流程。

最后,如何把握概括技术贡献的抽象程度,至关重要。如果将其概括为“按顺序组织信息”,相应修改便显得较为简单;如果将其概括为“在设备之间转移后仍保留流程位置及路径的条件诊断流程”,则需要回答不同的问题。不能仅因某种概括有利于特定结论,就选择这种概括方式,而应以每项权利要求的实际限定为依据。审查意见明确指出了D1未公开的特征,使这一问题得以显现,也为申请人检验审查意见的推理提供了具体依据。


结论

综合来看,万事达卡案、迪尔案I和迪尔案II这三份意见,区分了专利审查中容易混淆的情形。商业方法即便采用电子化方式实施,仍可能属于排除范围。与机器相关的显示,即便使用了测量数据,仍可能属于信息呈现。诊断方案可能有技术性,但仍可能显而易见。三份意见都强调技术贡献,但客体适格性和创造性涉及不同的法律判断,不应混为一谈。

这些意见还表明,申请人需要结合权利要求,解释所主张的技术效果是如何产生的。万事达卡案中,申请人称方案能提高安全性和互操作性,但没有相应的实施细节,因而未能说服审查员。审查员甚至表示,效果本身并不是专利保护的对象。迪尔案I考察的是权利要求实际限定了界面的哪些功能。迪尔案II中,审查员认可方案能够减少重复步骤和驾驶室内外的往返,但认为产生这些效果的流程安排是可以预见的。在三案中,申请人都需要说明,权利要求中的哪些限定产生了相关效果,以及这些限定与效果之间的联系如何回应审查员提出的具体问题。

就创造性而言,“问题—解决方案”方法既为审查提供了严谨框架,也是检验审查意见是否合理的有效工具。Block II要求从整体上考虑权利要求,避免在客观技术问题中包含指向解决方案的提示,并评估本领域技术人员是否有动机作出相应改动。同时,指南明确指出,并非所有情况下都需要文献给出明确建议。将这一方法用于迪尔案II,分析重点在于诊断流程中的条件序列、诊断状态的保留,以及本领域技术人员为何会在D1的基础上增加这些操作。仅仅罗列D1中未出现哪些表述,难以回答这些问题。

权利要求的修改能否被接受,则属于另一层面的问题。迪尔案II的上诉中,修改后的权利要求依据第6.4节获准纳入审查,但调整“其特征在于”的位置、澄清权利要求的引用关系,并没有带来实质变化。迪尔案I的上诉中,主请求和辅助请求同样未获支持,理由与此前驳回原权利要求组时相同。

这些结果并不意味着,计算机实施的发明必须采用新硬件。申请人需要说明的是,方案借助现有部件实现了哪些特定技术操作。迪尔案I的结果同样不代表,凡有人参与的技术过程都必须包含对机器的自动控制。关键在于,所要求保护的交互是否具有明确的技术功能,以及审查意见是否准确评价了这一功能。


作者:Rob Rodrigues

编辑:Sharon