路伟廷 | 关于专利权评价报告的司法新动向



目次

一、专利权评价报告并非立案条件,也非判定专利权有效性的依据

二、不能仅依据负面的专利权评价报告径行裁定驳回起诉

三、无正当理由拒不提交的,应当裁定驳回起诉

四、专利权评价报告在电商投诉中的作用

五、专利权评价报告的结论为负面时的处理方式

六、负面的专利权评价报告对恶意诉讼的影响

七、小结

司法实践中,关于专利权评价报告的争论一直存在。最高人民法院甚至在2017年发布的《最高人民法院知识产权案件年度报告(2016)》中明确指出,“当事人对专利权评价报告的地位和作用存在认识误区,是专利民事案件中普遍存在的一个问题。”

专利权评价报告制度的设立初衷在于,克服实用新型、外观设计专利不经过实质性审查就获得授权而导致的权利不稳定问题,避免原告基于不稳定的专利权提起诉讼,给诉讼参与人带来诉累,同时也是对司法资源的浪费。

一方面,《专利法》中规定了“可以”要求提供专利权评价报告或者检索报告,赋予了人民法院自由裁量权,另一方面,在2001-2015年期间,专利司法解释又规定了“应当”在起诉时出具检索报告,赋予了人民法院将其作为立案必要条件的法律“抓手”。据此,全国法院在长达15年的司法实践中,都将检索报告或专利权评价报告作为提起实用新型、外观设计专利侵权诉讼的立案必要条件,甚至在2015年司法解释修改后,很多法院仍“机械”沿用该标准。

司法实践中,若不提交专利权评价报告,部分法院就不予立案、或者径行裁驳,若专利权评价报告的结论是负面的,也有可能影响立案,或者有恶意诉讼之嫌。对于专利权评价报告的地位和作用,亟需结合相关案例和司法解释,进一步明晰。


一、专利权评价报告并非立案条件,也非判定专利权有效性的依据

最高人民法院于20250730日作出《最高人民法院关于审理涉专利权评价报告案件适用法律问题的批复》(法释〔202511号,以下简称“2025批复”),以专项司法解释的方式明确,“国务院专利行政部门作出的专利权评价报告是人民法院审理侵害专利权纠纷案件的证据。专利权评价报告认为涉案专利不符合《中华人民共和国专利法》规定的授予专利权条件的,人民法院不能仅据此径行裁定驳回起诉,应当结合具体案情进行释明,并依法作出裁判。”该批复自202581日起施行。

入库参考案例《王某淼、王某崴诉江西某建筑公司等侵害实用新型专利权纠纷案(入库编号:2024-13-2-160-025),案号:(2021)最高法知民终2140号》的裁判要旨明确:“专利权评价报告仅能作为评判专利权稳定性的参考,不能作为认定专利权有效性的依据。对于专利权评价报告与无效宣告请求审查决定书均引用相同对比文件,但结论相反的,应当以无效宣告审查决定书的审查结论为依据。”

可见,专利权评价报告仅仅是人民法院审理案件的证据,并非立案条件,其仅能作为评判专利权稳定性的参考,而不能作为认定专利权有效性的依据。不过,司法实践中,部分法院仍会在立案时要求权利人提交专利权评价报告,因此,还是建议在立案前提前咨询管辖法院的具体要求,以做好诉讼准备。


二、不能仅依据负面的专利权评价报告径行裁定驳回起诉

最高人民法院曾在2025421日发布的《全国法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2024)摘要》,阐明了43个法律适用问题,其中,第1个法律适用问题就是“专利权评价报告在侵害专利权纠纷案件中的定性”问题(案号:(2024)最高法民再244号),其裁判要旨指出“侵害专利权纠纷案件中,专利权评价报告可以作为审理案件的证据之一,但涉案专利的有效性仍应当依据专利授权文本及行政部门的生效决定进行判断。在专利权人依据有效专利提起侵权诉讼的情况下,不能仅因专利权评价报告对涉案专利作出不符合法定授权条件的否定结论,就认定该权利人不具有行使诉权的基础,进而裁定驳回其起诉。”

2025批复”也指出,“专利权评价报告认为涉案专利不符合《中华人民共和国专利法》规定的授予专利权条件的,人民法院不能仅据此径行裁定驳回起诉,应当结合具体案情进行释明,并依法作出裁判。”

此外,最高人民法院在“法答网精选答问(第三十三批)——知识产权司法保护专题”中对“专利权评价报告在侵害专利权纠纷案件中的地位如何?”这一问题的答复中指出,“但是,仅依据负面专利权评价报告裁定驳回专利权人提起的侵害专利权诉讼,缺乏法律依据。专利权评价报告与国务院专利行政部门所作的决定性质不同,评价报告作出后不存在复议或者诉讼程序,只能请求更正。负面评价的专利权评价报告不属于民事诉讼法及司法解释规定的应当裁定驳回起诉的情形,故《最高人民法院关于审理涉专利权评价报告案件适用法律问题的批复》明确,人民法院不能仅依据负面的专利权评价报告径行裁定驳回起诉。”

可见,即便存在负面的专利权评价报告,也不能据此径行裁驳。


三、无正当理由拒不提交的,应当裁定驳回起诉

针对拒不提交专利权评价报告的问题,最高人民法院曾在2021年发布的《最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)摘要》第14条裁判规则中明确“不能以未提交专利权评价报告为由驳回起诉”,该裁判规则的具体内容如下:

14.不能以未提交专利权评价报告为由驳回起诉

【案号】(2020)最高法民再383

【裁判要旨】原告未能根据人民法院的要求提交专利权评价报告,但能够证明涉案专利权仍然合法有效的,不应以原告拒不提交专利权评价报告为由裁定驳回起诉。”

在该案件中,最高人民法院认为:专利权评价报告是“审理、处理专利侵权纠纷的证据”,不属于原告在提起侵犯外观设计专利权民事诉讼时必须提交的证据。对于涉案专利权是否存在应当被宣告无效的情形,专利权评价报告仅具有参考作用,不能替代专利无效行政决定及相关行政判决的认定。因此,原告虽未能根据人民法院的要求提交专利权评价报告,但另行提交了国家知识产权局针对涉案专利作出的无效行政决定,能够证明涉案专利权合法有效的,则不应以原告拒不提交专利权评价报告为由,裁定驳回其起诉。”

时隔4年,最高人民法院于20151220日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(三)(征求意见稿)》(以下简称《专利纠纷司法解释(三)征求意见稿》)第四条第1款明确规定,“侵犯实用新型或者外观设计专利权纠纷案件中,人民法院可以依照专利法第六十六条第二款的规定要求原告提交专利权评价报告。原告在合理期限内无正当理由拒不提交的,人民法院应当裁定驳回起诉。”虽然,该司法解释尚处于征求意见阶段,但该条规定最终被通过的可能性较大,生效或许也只是时间问题。

诚然,最高人民法院在2021年发布的裁判规则虽强调的是“不能以未提交专利权评价报告为由驳回起诉”,但观其裁判要旨可知,不能径行裁驳的前提也是“能够证明涉案专利权仍然合法有效”,这显然构成了拒不提交专利权评价报告的“正当理由”。因此,司法解释征求意见稿的上述规定与在先裁判规则并无矛盾。然而,通过表述方式的差异,我们不难看出,对于实用新型和外观专利的诉权的限制呈现出从谦抑向扩张趋势转变的轻微态势,这或许也是受到我国加大对知识产权恶意诉讼治理力度的影响。

因此,专利权评价报告虽仅具有参考意义,但无正当理由拒不提交,仍应承担相应的法律后果。


四、专利权评价报告在电商投诉中的作用

在电商投诉时,根据国家标准《GB/T39550-2020电子商务平台知识产权保护管理》中的规定,涉及实用新型和外观设计专利纠纷的侵权通知内容,还应包括专利权评价报告,所以目前各电商平台在投诉之前,一般都要求提交评价报告。

2023127日,最高人民法院在《最高人民法院关于发布第39批指导性案例的通知》(法〔2023230号)中指出,“本案为侵害实用新型专利权纠纷。我国实用新型专利的授权并不经过实质审查,其权利稳定性较弱。为了平衡专利权人的利益及同业竞争者、社会公众的利益,维护正常、有序的网络运营环境,专利权人要求电子商务平台经营者删除涉嫌侵害实用新型专利权的产品销售链接时,应当提交由专利行政部门作出的专利权评价报告。专利权人无正当理由不提交的,电子商务平台经营者可以拒绝删除链接,但法院经审理后认定侵权的除外。”

专利权评价报告在诉讼中的作用和在电商投诉时的作用是有所区别的,如涉及电商平台投诉,则应当提交专利权评价报告。


五、专利权评价报告的结论为负面时的处理方式

《专利纠纷司法解释(三)征求意见稿》第四条第2款明确规定,“原告提交的专利权评价报告结论为不符合法定的授予专利权条件的,人民法院应当向被告释明是否主张现有技术或者现有设计抗辩以及是否向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效。被告以向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效为由请求中止诉讼的,人民法院应当裁定中止诉讼,但侵权不成立的除外。”

关于专利权评价报告结果为负面时的处理方式,最高人民法院知识产权法庭还于202579日在其官方公众号发布了题为《专利权稳定性存疑时的利益平衡保护》的文章中,基于(2022)最高法知民终2833号案件,指出:对于稳定性存疑的专利权,可以采取适当延长生效侵权判决的义务履行期限、作出未来利益补偿承诺等利益平衡措施,兼顾程序正义和实质公平,鼓励真正有价值的发明创造。

基于《专利纠纷司法解释(三)征求意见稿》以及相关案例可知,若专利权评价报告的结论为负面:

①人民法院应当向被告释明其主张现有技术或者现有设计抗辩的权利以及提起无效的权利;

②若被告基于无效而请求中止,法院应当裁定中止;

③若被告明确不提无效且原告拒不撤诉,法院还可以采取适当延长生效侵权判决的义务履行期限、作出未来利益补偿承诺等利益平衡措施。


六、负面的专利权评价报告对恶意诉讼的影响

在最高人民法院知识产权法庭发布的题为《专利权稳定性存疑时的利益平衡保护》的文章中,指出:如果专利权人明知其请求保护的专利权稳定性存疑,仍然坚持提起或者拒不撤回其侵害专利权之诉,最终因专利权被宣告无效而造成对他人合法权益的损害时,就可能构成权利滥用。

最高人民法院于20251119日发布的《最高人民法院知识产权法庭加强诚信建设治理恶意诉讼工作纪实》和治理知识产权恶意诉讼典型案例四涉“成品罐”实用新型专利恶意诉讼案【(2023)最高法知民终2044号】中,最高人民法院结合不稳定的权利基础、隐匿专利权评价报告的不诚信之举、较为容易的侵权判断、明显畸高的索赔金额、难谓巧合的起诉时机等因素,认定其系恶意诉讼。

可见,司法实践中,虽不能基于负面的专利权评价报告径行认定恶意诉讼,但负面的评价报告、再结合拒不撤诉或者隐匿该评价报告的不诚信之举,会成为恶意诉讼的考量因素。


七、结语

专利权评价报告虽然被看作是国家知识产权局给实用新型和外观设计专利出的一份官方“体检报告”,用来检查专利权的稳定性,是筛选出高稳定性专利的一把利器,但若申请人对报告结论存有异议,唯一的救济途径就只有申请更正,而真正能够成功更正的报告可谓凤毛麟角。然而,正如上文所述,专利权评价报告不仅在专利权侵权诉讼中有重要的“参考意义”,还有可能成为对方反诉恶意的考量因素,作为权利人,在以实用新型或者外观设计专利作为权利基础进行维权时,应审慎对待专利权评价报告,按需作出,而非一概提前申请。

基于专利权评价报告的多维影响力,建议实用新型或外观设计的权利人,在请求专利权评价报告或启动维权行动前,采取以下措施,以降低诉讼风险:

1)如有正当理由可以不申请,比如涉案专利存在有效的在先无效决定等;

2)非必要不贸然申请,因为专利权评价报告并非受理立案的必要证据(部分法院可能会要求),且后续可以根据案件审理需要再行提出申请;

3)若必须申请,建议提前委托专业机构对专利稳定性进行评估,对报告结论进行预判;

4)如报告存在明显错误或结论偏差,应在收到报告后两个月内及时申请更正,并提交充分的证据与论述材料;

5)在维权或诉讼中主动提交评价报告,避免法院因未提交而作出不利推定或者引发隐匿报告的争论。

作者:路伟廷

编辑:Sharon