本文由Adam Lacy[1]与Richard Smith[2]编辑，Richard Smith、Marcel-Xavier Peigné[3]、Anja Gräfin Stenbock-Fermor[4]与Marie Isabel Thomson[5]本文亦有贡献。

目次

一、扩大上诉委员会G1/23决定的后续——市售产品作为现有技术不再受G1/92号决定中可复现性标准的约束

二、从属权利要求公开不充分，删除该权利要求的补充请求又提交过晚，致使专利在EPO被撤销

三、关于授权后能否提交分案申请——EPO各合议庭立场分歧

四、EPO上诉委员会确认：制造工艺带来的优势不会延及产品本身

五、EPO上诉委员会在车身优化案T 0799/24中认可"进一步的技术用途"

UPC：重要进展，及其与EPO和各国法律的对比

六、UPC上诉法院就创造性评判作出统一表态

七、UPC汉堡地方分院对迟交意见保持严格立场

八、慕尼黑地方分院的先用权抗辩：UPC戴上"德国帽子"

九、"实施效果不佳"不能作为不侵权抗辩的理由：UPC 近期命令强化以结构特征为准的权利要求保护范围

十、UPC慕尼黑地方分院驳回GXD-Bio对Myriad的起诉，EP 3 346 403被撤销

一扩大上诉委员会G1/23决定的后续——市售产品作为现有技术不再受G1/92号决定中可复现性标准的约束

2025年，扩大上诉委员会公布了具有里程碑意义的G1/23 "太阳能电池"（Solar Cell）决定。霍夫曼艾特勒律师事务所合伙人Timo Pruß是该案代理人之一。

根据G1/23决定，已投放市场的产品，不能仅因本领域技术人员无法对其组分或内部结构进行分析、并据以复现该产品，就被排除于现有技术之外。关于此类产品的全部技术信息亦属于现有技术。

该决定相较于此前G1/92是一次重大转向。在G1/92决定中，扩大上诉委员会曾认为，只有当本领域技术人员能够查明产品的组分或内部结构、并据以复现该产品时，该产品才构成现有技术。现在，G1/23取代了G1/92，并明确：无论是否满足可复现性标准，只要产品能够被获得和占有，则该产品及其相关技术信息即构成现有技术。

值得注意的是，扩大上诉委员会在G1/23决定中亦强调：尽管此类产品属于现有技术，但这并不意味着其必然属于有意义的现有技术。具体而言，可能对新颖性具有意义，但未必适合作为创造性评估的依据——“本领域技术人员无法复现该产品”这一事实，正是在选择最接近的现有技术时必须考虑的相关因素。

G1/23的这一结论，在援引该决定的判例中产生了不一致的适用。

在T 1719/21案中，提请转交问题的合议庭认定：无法复现的产品（一种特定级别的聚合物）构成最接近的现有技术，理由是该产品属于相同的技术领域、且用于相同的目的。专利权人对此提出反对意见，认为该聚合物的制备工艺尚未公开，本领域技术人员既不掌握其配方、也不掌握其工艺，根本无从在该产品基础上作出进一步研发，因此不宜将其视为最接近的现有技术，合议庭驳回了这一主张。但合议庭最终认为，从该市售产品出发，本领域技术人员也无法想到要求保护的技术方案，故该发明仍具备创造性。

另一项值得关注的决定是T 1044/23。该案合议庭同样将无法复现的市售产品（DMDA树脂）视为最接近的现有技术，且未能识别出区别特征（密度）相对于该市售产品所产生的技术效果。然而，合议庭仍认定要求保护的主题具备创造性，理由是异议人未能证明本领域技术人员知晓如何获得要求保护的材料。合议庭指出："本领域技术人员能否从DMDA树脂出发、在不必付出过度实验工作的前提下，识别出可导向'符合权利要求1参数定义的聚乙烯组合物'的技术手段，本案中无法确定。"

由T 1044/23决定可以预见，今后争论的重心将发生转移——从"现有技术本身能否复现"转向"本领域技术人员能否基于该现有技术与公知常识，复现要求保护的产品"。因此，围绕"复现"的争议，在EPO异议程序中仍将延续。

二从属权利要求公开不充分，删除该权利要求的补充请求又提交过晚，致使专利在EPO被撤销

上诉委员会的T 878/23号决定再次提示：欧洲专利的各项权利要求之间必须彼此协调、不能相互矛盾，并且所有权利要求均能够在其完整保护范围内得以实际实施，否则专利可能因“公开不充分”而被撤销。该决定同时强调：所有可能维持专利有效性的辅助请求都应当尽早提交。

在本案中，霍夫曼艾特勒律师事务所专利代理人Elisabeth Engelhard以公开不充分为由提出异议：涉案专利的独立权利要求1要求组合物的总氨基酸含量"至少为10wt%"，而从属权利要求4却允许总氨基酸含量"低至3.5wt%"——本领域技术人员无从制备出能够同时满足两项权利要求的组合物。

专利权人辩称：上述不一致仅属于清楚性问题。根据欧洲专利公约第84条要求，权利要求的语言本身应清晰、无歧义，让公众能够明确知道专利的保护边界。按照EPO既定规则，清楚性争议应当在审查阶段解决，专利获得授权之后不得再以清楚性为由提起异议。

专利权人据此主张：本案争议属于权利要求保护范围不清的情形（在EPO判例法中常被称为"禁区"，forbidden area），此类问题并非源于发明在技术上无法实施，而是源于权利要求语言上的歧义，应归入清楚性争议范畴，而不属于公开充分性争议。

上诉委员会最终采纳了霍夫曼艾特勒律所的观点：两项权利要求描述“矛盾”所引发的问题不止"边界不清"那么简单。委员会认为，权利要求1与权利要求4的文字表述都很清晰，真正的问题在于，"在其保护范围的实质性部分上相互排斥“。鉴于这一矛盾，上诉委员会认定："本领域技术人员在‘从属权利要求’所主张的几乎全部范围内，无法制备出该权利要求定义的组合物。"

由于已被合议庭受理的全部辅助请求均包含同一项存在缺陷的从属权利要求，所有辅助请求均被认定为公开不充分（依据EPC第83条）。为补救这一缺陷，专利权人在上诉程序的最终阶段才提交了删除该从属权利要求的新辅助请求。但上诉委员会指出：异议人在异议陈述书中即已对权利要求4提出反对意见，专利权人最迟应在答复上诉理由时即一并提交相应的修改方案。既然此前未予提交，其在上诉最终阶段补提的新请求即不予受理，专利因此被撤销。

三关于授权后能否提交分案申请——EPO各合议庭立场分歧

在J 1/24号决定中，第3.1.01合议庭将一份在“授权公告公布之后提交的分案申请”视为有效提交，这一立场令众多从业人员颇感意外。按EPO的常规实践，专利申请自授权后即不再处于待决（pending）状态，因而不能再提交分案申请。因此，业界普遍建议不要依赖J 1/24决定。T 700/25号决定的出现使上述建议得到进一步印证：该案第3.4.01合议庭对J 1/24所依据的法律推理提出了直接质疑。

J 1/24案情回顾

在欧洲专利EP3660979的授权公告公布之后，专利权人基于较为牵强的理由（声称根据EPO审查指南的近期修订，需要为符合第84条而对权利要求作出修改），针对授权决定提起了上诉。EPO随后将授权公告日期从欧洲专利公报中删除。专利权人随即提交了一份分案申请，并在提交上诉理由之后撤回了上诉。在分案案件中，EPO受理处（Receiving Section）发出了权利丧失通知，理由是该申请并非在母案待决期间提交，故不能作为分案申请处理。申请人据EPC细则第112条第2款，请求将该通知转作正式决定。受理处出具正式决定后，申请人对该决定提起上诉——该上诉案就是J 1/24。

J 1/24的核心论点如下：

首先，合议庭明确否定了J 28/03号决定中较严格的立场，即"分案申请的效力须取决于上诉的结果"这一观点。合议庭援引上诉的中止效力（即上诉一经提起，被诉决定在上诉审理期间被暂时冻结、不发生法律效力），并进一步指出：授权公告日期的删除使得专利授权未能生效，因此该母案申请仍可衍生出实体权利。

在此基础上，合议庭类比了G 1/09号决定。G 1/09所确立的原则是：在驳回决定的上诉期内，申请仍可衍生出实体权利，故分案申请在该期间内仍可有效提交。合议庭认为同一逻辑可以运用到本案：既然涉案母案仍可衍生出实体权利，那么它也仍处于待决状态，可作为提交分案申请的依据，母案中其后撤回上诉的行为并不构成障碍。

据此，合议庭将案件发回受理处，"以继续审理，并命令将该申请作为分案申请处理"。

T 700/25中的分歧

T 700/25 案同样涉及专利权人在授权公告公布后、基于缺乏实质依据的理由（声称权利要求6的引用基础不正确）针对授权决定提起上诉的情形。EPO同样将授权公告日期从公报中删除。专利权人其后撤回了上诉并请求退还上诉费——这正是本次上诉的标的。

T 700/25与J 1/24在程序上存在几处差异：第一，授权公告日期是在专利权人提交分案申请之后才被删除的；第二，本次上诉所针对的并非分案申请的效力问题，而是母案授权上诉所对应上诉费的退还问题；第三，本次上诉是在提交上诉理由之前就被撤回的。

鉴于上述差异，第3.4.01合议庭原本可以仅就退费问题作出裁决而不评论J 1/24，特别考虑到合议庭最终也确实支持了退费请求。但合议庭显然有意借本案对J 1/24表态。其主要理由可概括如下：

理由6：权利要求6引用基础上的所谓缺陷不能为本次上诉提供正当依据，因为上诉本身并未被继续推进。合议庭认为，专利权人提起本次上诉的真实目的是恢复母案的待决状态，以便提交分案申请。

理由7-9：关于母案待决状态能否被恢复的问题，合议庭明确指出：依据EPC第107条，只有"受到该决定不利影响"的当事人才具备提起上诉的资格；而对一项已获授权的专利提起上诉，专利权人显然并未因授权决定受到任何不利影响。因此，"以使申请重新落入EPC实施细则第36条第1款意义上的'待决'状态为目的、针对授权决定提起的上诉"，明显不可受理，亦不构成支付上诉费的正当依据。

理由11：与J 1/24案的立场不同，第3.4.01合议庭认为：不能径自认定“针对授权决定的上诉有效成立……专利权人对授权决定提起上诉，必须首先证明自己具备上诉资格，并阐明该授权决定为何不符合自己的请求、或在其他方面如何对自己产生不利影响。" 本案中，由于专利权人在提交上诉理由之前就撤回了上诉，从未真正证明过自己具备上诉资格，因此应直接推定其不具备上诉资格。

理由13：合议庭转而采纳此前的J 28/03号决定（J 1/24曾对其加以批评）："针对授权决定提起的上诉所产生的中止效力，并不能取消'授权之后待决状态已经终结'这一既成事实，否则就等同于在上诉审理尚未完成之前预先撤销了被诉的授权决定……事实上，恢复审查程序本身正是针对授权决定提起上诉所要争取的救济结果……授权公告的撤回……只有在主管合议庭最终支持上诉的情况下，才能予以命令。"由此可知：在第3.4.01合议庭看来，J 1/24中单凭删除授权公告日期就推定母案恢复待决状态、进而允许有效提交分案申请的做法，不能成立。

依赖J 1/24从来都不是明智的选择。作为一般规则，分案申请最迟应在授权公告公布的前一日提交。对于错过这一时点的不利情形，J 1/24曾提供了一条可能的变通路径：即便专利权人缺乏关于"上诉应予支持"的有力理由，也仍可借此路径有效提交分案申请。

在T 700/25中，专利权人并未严格遵循这条路径，但这一点似乎并非本案的决定性因素。关键在于：第3.4.01合议庭从根本上不认同J 1/24决定。这意味着，除非存在EPC第109条规定的“中间撤销”程序（interlocutory revision，即审查部在收到上诉后自行重新审查、并自行撤销原决定的程序），否则必须使针对授权决定的上诉获得实质支持，才能使分案申请有效成立。J 1/24所指引的“变通”路径，因此变得更加不可靠。

四EPO上诉委员会确认：制造工艺带来的优势不会延及产品本身

上诉案T 1523/23由霍夫曼艾特勒律师事务所的Roland Schieren代理。该决定再次确认：产品的创造性不能建立在与其制造工艺相关的技术效果之上。

涉案专利要求保护的对象是一种显示器，其中包含一层不平整的结构层；该层中设有两个区域（R1和R2），二者的布置使得"显示器相对于预定颜色（intended colour）的色偏得以减小"。

简要技术说明：色偏（colour shift）指显示器实际呈现的颜色相对于设计目标颜色（即"预定颜色"）之间的偏差。该偏差可能源自制造工艺中各种参数的微小波动。涉案专利通过在不平整结构层中设置 R1、R2 两个区域，并对其几何距离作特定配置，以光学方式补偿这种偏差。

在关于创造性的讨论中，合议庭承认：要求保护的装置与现有技术的区别在于结构层中距离d（自R1起）和D（自R2起）的配置，这些距离的选取是为了赋予装置特定的光学性能（理由3.9）。

但合议庭对权利要求的最后一项特征（关于"相对于显示器预定颜色的色偏减小"的表述）能否支持一项技术效果，提出了质疑。

由此引出的法律问题是：上述技术效果能否从要求保护的产品本身推断得出，因为何为"预定颜色"本身并不明确。该特征还表明，产品中某些依赖于制造工艺的偏差只会引起较小的颜色变化；这意味着，该特征所对应的效果实际上是通过容许工艺偏差使制造工艺变得更容易实施，相应的工艺偏差会在产品中得到补偿。

专利权人援引化学领域的判例指出：根据T 648/88决定，用于制备已知终产品的中间体，若其制备过程或后续加工过程具有创造性，则该中间体也被认定具备创造性；T 1089/15决定进一步确认，一项化合物可以具备创造性，无论其本身是否具有预料不到的技术效果，也无论该效果是否与完整加工过程的改进相关联。据此，专利权人主张：本案要求保护的显示器产品基于其制备或加工过程而具备创造性。

然而，合议庭并未采纳这一主张：

理由3.10：所讨论的"色偏减小"特征仅与制造工艺相关，并不构成对要求保护的显示器（即产品本身）的限定。理由

3.12："在评判权利要求1所定义的显示器的创造性时，不能依赖通过制造工艺所实现的技术效果。即便该工艺所生产的一组显示器相对于平均（目标）颜色的标准差有所减小，但就单台显示器而言，目标颜色及其偏差或偏差减小程度均无从识别。"

合议庭由此得出裁判要旨：在评判一项装置（即物理产品）的创造性时，制造工艺所带来的优势不会延及要求保护的装置本身。

五EPO上诉委员会在车身优化案T 0799/24中认可"进一步的技术用途"

在EPO上诉委员会近期审理的一起案件中，霍夫曼艾特勒律师事务所计算机实施发明（CII）领域的专家之一Stephanie Rupp代理了JFE钢铁公司。她成功推翻了上诉委员会就一项"车身接合位置优化分析方法及装置"在创造性问题上所持的极为不利的初步意见。上诉委员会的书面决定已于近期公布，参见T 0799/24。

该决定为G1/19号决定所讨论的"进一步的技术用途"（further technical use）提供了一个重要范例，并表明：对于以展示分析结果为内容的发明而言，即便权利要求中并未明确限定"应用分析结果"这一最后步骤，仍存在获得专利的可能。

涉案发明所提供的分析装置，用于对汽车车身的接合位置进行优化，以提升车身在行驶过程中的性能。该装置面向汽车车身设计场景，会向用户显示优化分析的结果。在审查程序中，审查处认为：权利要求仅指明显示一个模型和算法结果，而模型的呈现完全是面向用户进行主观评价或非技术性决策。对设计的此种进一步使用并不能产生技术效果。

简要技术说明：

汽车车身由数百块钢板通过点焊接合而成，接合位置指相邻钢板之间通过焊点连接的位置。增加焊点能提升车身的刚性（抵抗扭转和变形的能力），从而改善操控稳定性和行驶质感。但焊点越多，制造成本和生产节拍开销也越高，所以工程上需要在有限焊点数量下找出最优分布——本案的发明即提供这种优化分析的算法和装置。

从上诉委员会的初步意见来看，其原本似乎将延续审查处在创造性问题上的不利立场。然而，在口头审理过程中，Stephanie成功使上诉委员会确信：要求保护的主题具备创造性。上诉委员会接受了如下观点：权利要求中关于"附加焊点将被添加至汽车车身以提升其行驶过程中的刚性（stiffness）"这一表述，至少隐含地指明了一项进一步的技术用途——即分析结果并非停留于屏幕上供用户主观参考，而是要被实际应用于在车身上加装焊点、对物理车体作出技术改造。在口头审理结束时，上诉委员会决定将案件发回审查处，并下令基于主请求的权利要求授予专利。

UPC：重要进展，及其与EPO和各国法律的对比

六UPC上诉法院就创造性评判作出统一表态

在Edwards Lifesciences与Meril Life Sciences之间历时多年的纠纷中[6]，UPC上诉法院借本判决系统阐述了UPC评判创造性的整体路径。本判决为UPC提供了一套关于显而易见性的明确判断标准，其在若干方面有别于EPO已经确立的方法。该标准的措辞与生物技术领域Amgen诉Sanofi、Regeneron一案[7]高度相似，可以预见其将在UPC各技术领域中获得一致适用。

案情背景：Edwards Lifesciences 是美国医疗器械巨头，其在经导管主动脉瓣置换术（TAVR/TAVI）领域持有大量核心专利。Meril Life Sciences 是印度医疗器械公司，自2010年代后期推出Myval系列经导管心脏瓣膜进入欧洲市场，并迅速在多国铺开销售。Edwards自2019年起在欧洲多国（包括英国、荷兰、德国等）对Meril提起多线专利侵权诉讼，本案是其中关键一战。统一专利法院于2023年6月正式投入运营后，该案被UPC上诉法院接手审理。本判决是UPC上诉法院首次系统阐明创造性评判标准的"标杆判决"。

依据上诉法院的观点，必须首先确定发明所针对的"客观问题"（objective problem）。该问题应从本领域技术人员在专利有效日期的视角加以判断，具体方法是：将权利要求作为一个整体与现有技术相比较，由此确立涉案发明对现有技术作出的贡献。在确定客观问题时，还应考虑权利要求作为整体所基于的发明构思（inventive concept）——该构思建立在本领域技术人员从申请公开内容中可以理解的、由发明实际带来的一项或多项技术效果之上。与EPO的立场类似，上诉法院确认：客观问题中不应包含指向具体解决方案的提示，以避免事后偏见（hindsight）。

在此基础上，本领域技术人员在专利有效日期、从相关技术领域中的"现实起点"（realistic starting point）出发、且希望解决该客观问题时，会（would）（而不仅仅是"能够(could)"）得出要求保护的解决方案的，则该解决方案构成显而易见。所谓相关技术领域，既可以是与客观问题直接相关的具体领域，也可以是其他存在相同或类似问题、且本领域技术人员理应知悉的领域。

上述步骤把EPO在"问题 — 解决方案"路径中的前两步顺序颠倒：EPO是先选定最接近的现有技术，再据此评估区别特征所产生的技术效果；上诉法院则先界定客观问题，再从中推导出现实起点。这一处理使UPC标准中的"客观问题"被界定得更为宽泛，其对"相对于具体现有技术文献所产生的技术效果"这一要素的依赖程度也较低。如果要类比，UPC所称的"客观问题"反而更接近EPO判例法手册中所称的"主观技术问题"（参见EPO判例法手册I.D.4.4.2节）。

值得注意的是，上诉法院进一步指出：如果某项现有技术文献的教导对于在专利有效日期希望解决客观问题的本领域技术人员而言"具有意义"，则该文献即可作为现实起点。这样的文献既可以是公开了若干所要求保护特征的文献，也可以是涉及相同或类似技术问题的文献；现实起点可以同时存在多个。这一做法明显比EPO的做法更为宽松——EPO通常要求作为起点的文献须与发明具有相似的目的或效果，或至少属于相同或密切相关的技术领域。

此外，要认定显而易见性成立，本领域技术人员还需具备某种指引或动机（pointer or motivation），促使其从现实起点出发、朝着要求保护的发明的方向迈出下一步。当本领域技术人员在该指引促动下、或作为常规操作即会迈出下一步、并据此得出要求保护的发明时，该解决方案即构成显而易见。这与EPO的做法存在明显差异：EPO通常寻求的是"通过该区别特征即可实现相应技术效果"的教导；而在UPC中，"指引"似乎涵盖现有技术中更为一般性、足以引导本领域技术人员得出该发明的公开内容，即便这些公开内容并未教导这样做能够实现区别特征所对应的效果。

上诉法院还确认：发明相对于现有技术取得改进并非创造性的必要条件，权利要求若涉及非显而易见的替代方案亦可具备创造性——这一立场与EPO实践基本一致。

另需指出的是，上诉法院作出了一项一般性表态：无效的举证责任原则上由主张无效的一方承担。这与EPO的做法不同，在EPO的过往实践中，举证责任视具体无效理由和个案事实情况而定。这一立场再次彰显了UPC整体上对专利权人较为友好的取向。

具体到本案，创造性争议的关键在于：现有技术中是否存在足以引导本领域技术人员得出涉案发明的指引或动机。Meril主张：本领域技术人员自然会将支架领域中的某些已知特征套用于人工心脏瓣膜。上诉法院对此不予采纳，理由是支架与心脏瓣膜在功能上存在显著差异，本领域技术人员必须具备"强烈的动机"，才会以支架的特征替换心脏瓣膜的特征。Meril未能证明这一强烈动机的存在，其针对创造性的无效主张因此失败。

七UPC汉堡地方分院对迟交意见保持严格立场

本决定的实务参考价值，体现在两个方面：UPC程序的"前置化"特征，以及迟交证据与迟交无效主张的可受理性问题。

所谓前置化，是UPC区别于传统欧洲专利诉讼的程序特征——当事人必须将所有事实主张、证据及法律理由集中在程序最初阶段一次性提交，进入后段后原则上不得追加，目的是保障双方对抗的公平性、并使案件能在UPC规定的紧凑时间表内推进。

本案为Dolle A/S诉Fakro Dachflächenfenster GmbH一案[8]。Dolle系涉案专利EP 2 476 814 B1[9]的权利人，对Fakro提起侵权之诉，Fakro应诉的同时提起无效反诉。侵权与无效由同一地方分院合并审理，未作分流。

本决定就迟交事实及无效理由的可受理性问题（裁判要旨第2项）作出了明确的表态：当事人若主张专利无效，必须在提交无效反诉时即一并提出所有无效理由；反诉提交之后再补充的无效主张或证据，将受到严格限制。

Fakro在提交无效反诉时，提出了若干基于新颖性和创造性的无效主张。在反诉提交之后，Fakro又先后追加了迟交的事实与证据、以及一项迟交的无效主张。地方分院对这些新事实、证据和论点均不予采纳。

迟交的事实与证据

被追加的新文献是在无效反诉提交之后才提交的。Fakro解释迟交的理由是：两家检索机构所提供的检索命中清单中存在遗漏，致使未能在反诉阶段发现这些文献。

地方分院没有明确判断文献能否被采纳，因为这些文献最终并不构成现有技术。但从决定理由的措辞看，地方分院似乎并不认同Fakro一方的解释——这批文献本来源于原告Dolle一方，Fakro在准备反诉阶段就应当对来源于对方的证据加以更为仔细的检索。

迟交的无效主张

至于迟交的无效主张：Fakro在口头审理中首次基于一项在先使用提出创造性无效主张。此项在先使用此前已存在于程序中，并曾被援引用于缺乏新颖性的主张。

尽管该主张所依据的证据已存在于程序之中，汉堡地方分院仍不予审查这一新的主张，并以不可受理为由直接驳回。地方分院强调，"前置化的程序体系"旨在使对方能够准备充分的抗辩、同时使程序得以加速。法院认定："原则上，反诉人不得在口头审理时引入新的无效主张或新文献，否则将使对方无法做好应对准备。" 这一立场较EPO异议庭通常的做法更为严格——考虑到UPC近年来致力于提升审理程序，这一严格立场也在意料之中。

综上，本决定的主要启示如下：

其一，在初次答辩状与反诉状提交之后所追加的新证据将不被纳入程序，除非存在当事人"无法更早提交"的理由；

其二，凡是来源于对方当事人的证据，应当在初次提交时即作严格自查——此类证据本就处于己方能够检索到的范围之内，事后再行补交，很容易被认定为本可避免的迟延而不予受理；

其三，新的无效理由（如新提出的创造性无效主张）即便所依据的证据已存在于程序之中，若对方当事人几乎没有时间或根本没有时间作出准备，亦不会被纳入程序。

八慕尼黑地方分院的先用权抗辩：UPC戴上"德国帽子"

慕尼黑地方分院于2025年10月10日作出的UPC决定（Heraeus诉Vibrantz，EP 3 215 288 B1[10]）表明：在UPC，先用权抗辩并没有一套统一的规则，而是依《UPC协议》（Unified Patent Court Agreement，"UPCA"）第28条[11]，适用各成员国的国内法。

法院认定，Vibrantz制造和销售的烧结膏（sintering paste，用于电子元器件焊接的金属粉末浆料）产品在字面上落入了修改后专利的权利要求保护范围，构成直接侵权。值得一提的是，Vibrantz仅从事该膏体的销售，并未将其用于权利要求所要求的"固相连接"用途，法院仍认定其构成直接侵权——这是UPC对直接侵权采取较宽认定路径的又一例证[12]。

本案中，Vibrantz在德国境内制造和分销涉案产品这一事实，双方并无争议，按一般规则，这本应足以认定其在德国境内构成侵权。但法院最终的结论是：由于Vibrantz在德国境内的先用权抗辩成立，其在德国的相关行为不能被追究侵权责任，在其他UPC成员国境内，Heraeus未能证明Vibrantz存在侵权行为。综合以上两方面，Heraeus在本案中无法获得任何侵权救济。

UPC对先用权抗辩的适用方法

《UPC协议》第28条规定：如某项国家专利在某缔约成员国获得授权时，本国当事人原本可享有先用权（或占有权），则该当事人在UPC处针对该成员国享有同样的权利。但该条款并未对"先用"的具体含义作出定义。

慕尼黑地方分院将第28条视为一项"指引性规则"：先用权抗辩的具体内容、要件与范围，完全由该抗辩所针对的具体成员国的国内法决定，且该抗辩仅在该成员国境内具有领土效力。

就德国而言，法院适用了德国关于先用权的原则（《德国专利法》第12条[13]）：被告必须证明，在涉案专利的优先权日之前，其已在德国境内开始实施该发明，或已为该实施作出必要的准备。

举证责任由Vibrantz承担。Vibrantz提交了详尽证据，证明其在涉案专利优先权日之前已在德国境内持续制造并销售涉案烧结膏。法院明确指出：先用权的成立并不要求Vibrantz当时已主观认识到产品的技术参数（本案中为：组分(A)金属颗粒的振实密度与比表面积之乘积处于50000至80000cm⁻¹ 范围内）；只要产品本身客观上具备这些参数、且实现了预期的技术效果（本案中为"固相连接"），即满足先用权的成立条件。据此，Vibrantz有权继续在德国境内制造和销售涉案烧结膏。

对于其他UPC成员国，法院认定：Heraeus关于Vibrantz向法国和意大利销售涉案产品的主张未能提交证据证实，故不构成侵权。

本决定的启示在于：在UPC处，先用权抗辩并非一项统一概念，而是依《UPC协议》第28条逐国引入各成员国国内法的抗辩。由于各国关于先用权的法律在要件、范围、可转让性等方面仍存在显著差异，即便在同一案件之内，UPC 各成员国之间的判决结果亦可能大相径庭。当事人在UPC应诉或起诉时，先用权问题需要按各成员国国内法分别准备应对方案。

九"实施效果不佳"不能作为不侵权抗辩的理由：UPC 近期命令强化以结构特征为准的权利要求保护范围

杜塞尔多夫地方分院在UPC_CFI_630/2025案[14]中作出的命令就如何在临时禁令（PI）程序中界定装置类权利要求的保护范围提供了指引，同时明确了：在PI程序中，专利无效的举证责任由被诉侵权人承担。

地方分院重申了UPC在权利要求解释上已经确立的原则：权利要求的文字部分是首要依据，但理解所要求保护的特征的技术含义、上下文及其在实践中如何实现时，必须结合说明书和附图加以解读。本命令由此确认：解释专利权利要求时，权利要求中的各项特征不能被孤立地对待，而应当始终结合说明书和附图加以解读。该项权利要求解释原则同等适用于欧洲专利的侵权评判和专利效力评判（参见UPC_CoA_335/2023、UPC_CoA_1/2024、UPC_CoA_182/2024）。在这一点上，UPC与扩大上诉委员会在G1/24号决定[15]中所重申的解释原则保持一致。

本命令阐明了一项重要原则：在认定装置类权利要求的保护范围时，决定性的因素是权利要求中所记载的结构性特征（structural features），而不是发明所要实现的技术优势是否在实践中得到充分实现。具体而言，杜塞尔多夫地方分院认定：只要某具体产品包含装置类权利要求所记载的全部结构性特征，则该产品即落入该权利要求的保护范围，即便该产品的实际性能不及说明书中所描述的最佳或预期技术性能。因此，仅凭"产品具备所要求保护的全部结构性特征"这一事实，即足以在PI程序中认定字面侵权成立。换言之，被诉侵权人以"涉案产品并非发明的最优实施方式"为由作出的抗辩，不构成不侵权抗辩。

十UPC慕尼黑地方分院驳回GXD-Bio对Myriad的起诉，EP 3 346 403被撤销

案情背景

慕尼黑地方分院驳回了GXD-Bio对Myriad提起的侵权之诉，并以添加事项（added matter，即修改超出原始申请的范围）为由撤销了EP 3 346 403号专利。

EP 3 346 403 要求保护一种定量FFPE乳腺癌组织中靶基因表达水平的方法。该方法的关键步骤是：把靶基因的表达水平归一化至内源参考基因OAZ1的表达水平。

简要技术说明：

FFPE（formalin-fixed, paraffin-embedded，福尔马林固定—石蜡包埋）是病理样本最常用的保存方式，但该处理过程会破坏RNA，导致基因表达定量难度增加。

归一化（normalization）是基因表达定量中的常规步骤——选一个在所有样本中表达稳定的参考基因，将靶基因表达量除以参考基因表达量，以排除样本数量、提取效率等干扰因素。

OAZ1是涉案专利所选定的参考基因。

Myriad由霍夫曼艾特勒律师事务所代理，代理团队成员包括Joachim Renken[16]、Niels Hölder[17]、Michael Pfeifer和Claudia Unsin[18]。

关于添加事项

慕尼黑地方分院以包含添加事项为由撤销了EP 3 346 403。GXD-Bio在答复Myriad提起的无效反诉时，曾基于辅助请求1、2、3提交了对专利的修改请求，这些修改请求也因相同理由被驳回。法院在评判添加事项时适用了UPC上诉法院所确立的"黄金标准"（gold standard）——修改后的内容必须能从原始申请中直接、毫无歧义地导出，且必须作为属于发明的内容被公开。

原始权利要求25公开了一种用于定量靶基因表达水平的方法，包含三个步骤，但其中并未提及该靶基因位于人类乳腺癌的FFPE组织样本中。法院认定：原始申请并未将“FFPE乳腺癌组织样本”这一特征作为“属于发明的内容”予以公开。本发明的目的反而在于识别能够在多种不同人类组织中表达、不限于在特定组织样本或特定研究中使用的通用参考基因。在法院看来，本领域技术人员显然会带着这一背景去研读该申请。

GXD-Bio主张，实验例7也可以为权利要求1提供原始申请基础。实验例7公开了12种新型参考基因在一组混合FFPE组织样本（包括乳腺癌 FFPE 样本）中的表达稳定性（这是参考基因的关键性能指标），但其并未单独提供这些参考基因在某一特定FFPE组织（如乳腺癌组织）中的表达稳定性信息。鉴于此，法院采纳了Myriad的论点，即实验例7不属于原始权利要求25的实施方式，且仅能让本领域技术人员理解为"这些参考基因可用于FFPE样本"这一笼统结论。

法院裁定："仅在原始申请中公开'乳腺癌组织样本'这一字面内容是不够的——该特征还必须被作为'直接、毫无歧义地属于发明的内容'予以公开。本案不符合这一要求，因为该申请向本领域技术人员所教导的技术问题是寻找不限于在特定组织样本上使用的通用基因。”

慕尼黑地方分院在分析"作为属于发明的内容被公开"这一概念时所采用的思路，与德国判例法颇为接近，例如德国联邦最高法院（BGH）的X ZR 75/08 — Reifenabdichtmittel决定。该决定中，BGH认定：若原始申请文本中没有任何指示表明"产品仅由某些组分构成"具有特别的技术优势、或属于申请人特别青睐的方案，"包含"某些组分的产品的公开，并不等同于将"仅由"这些组分"构成"的产品作为“属于发明的内容”予以公开。

慕尼黑地方分院进一步指出："申请文本中并无任何指引（pointer）表明FFPE乳腺癌组织样本是特别优选的。"这里所谓"缺乏指引"是EPO上诉委员会判例法中早已确立的判断标准：原始申请缺乏指向某一特定特征组合的指引时，将不同实施方式中的特征自行组合即构成添加事项。

关于"OAZ1单一参考基因"特征。权利要求1还要求：在该定量方法中以OAZ1作为参考基因。慕尼黑地方分院认定：实验例7中，OAZ1在全部60个FFPE样本（包括10个FFPE乳腺癌组织样本）中均能被稳定检出。但是，仅"在所有样本中都能检出OAZ1"这一事实，并不等于实验例7公开了"以OAZ1作为FFPE乳腺癌样本中靶基因表达归一化的唯一参考基因"这一技术方案。具体而言，实验例7既未明确指出OAZ1是FFPE组织样本的最佳参考基因，相关数据也未单独反映OAZ1在FFPE乳腺癌组织样本中的表达稳定性。综合原始申请的整体内容，慕尼黑地方分院得出结论：无论从靶基因表达归一化的角度看，还是从针对FFPE组织样本的角度看，原始申请均未将OAZ1单独选出作为涉案方法的参考基因。

地方分院在此提及的"从原始申请中单独选出"，对应的正是EPO上诉委员会判例法中的常用术语 "singling out"。EPO上诉委员会使用该术语时，通常指对要求保护特征本身的单独挑出。但本案中，二者的法理相同：原始申请缺乏直接、毫无歧义的基础时，将某一特征单独挑出列入权利要求即构成添加事项，这与EPO扩大上诉委员会的判例法一致。若使用EPO的术语解释本案，可以说：将"OAZ1（来自参考基因清单）"与"FFPE 乳腺癌组织样本（来自 FFPE 组织样本清单）"这两份清单中的特征两两组合，构成了"从两份清单中各自挑出再组合"所形成的新主题——这正是EPO所确立的"两清单原则"（two-list principle）所禁止的情形。

简要说明：

"两清单原则"（two-list principle）是EPO上诉委员会判例法中评判添加事项的常用标准。原始申请如果给出两份各自独立的可选清单，那么单独从每份清单选出一项再组合写入权利要求，构成新主题、属于添加事项。

关于侵权

慕尼黑地方分院驳回了GXD-Bio对Myriad等被告提起的侵权之诉。

Myriad的EndoPredict检测涉及测定8个靶基因与3个参考基因（OAZ1、CALM2、RPL37A）的表达水平。8个靶基因中每一个的相对表达水平，均通过归一化至OAZ1、CALM2、RPL37A三者表达水平的平均值来确定。

法院将EP 3 346 403的权利要求1解释为：要求归一化至单一参考基因，即仅归一化至OAZ1。而在被诉侵权的EndoPredict检测中，仅存在一次归一化计算，且该计算的归一化对象是三个参考基因表达水平的平均值——这与"仅归一化至OAZ1单一参考基因的实测表达水平"并不相同。

法院认为，判断是否侵权应以被诉产品实际采用的方法为准，而EndoPredict检测所实际采用的方法并未落入权利要求所定义的技术方案。法院进一步裁定："不能仅因符合该专利的方法在假设上也可以得到与被诉方法相同的结果，便认定构成侵权——尤其是当为达到相同结果，必须在依照专利获得归一化值之后再进行进一步操作（即再结合若干其他参考基因的归一化值计算平均值）时，更不能如此认定。"

由于直接侵权与间接侵权均被排除，侵权之诉因此被驳回。

注释（上下滑动阅览）

【1】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/adam-lacy

【2】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/richard-smith

【3】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/marcel-peigne

【4】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/anja-stenbock-fermor

【5】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/marie-isabel-thomson

【6】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/upc_documents/Final%20decision%20Meril-Edwards%20signed.pdf

【7】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Final%20decision%20Amgen%20v%20Sanofi%20and%20%20Regeneron%20signed.pdf

【8】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/UPC_CFI_461-2024LDHamburg-redacted.pdf

【9】https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.2/publication-dates/20210505/patents/EP2476814NWB1/document.pdf

【10】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/2025-10-10_LD_Munich_Decision_UPC_114_2024%20anonymized.pdf

【11】https://www.epo.org/en/legal/up-upc/2022/upca_28.html

【12】https://upc.hoffmanneitle.com/en/news/2025-10-10-upc-case-review-cfi-338-2024

【13】https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html

【14】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Order%20UPC_CFI-630-2025.pdf

【15】https://www.hoffmanneitle.com/en/news/2025-06-18-epo-g1-24

【16】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/joachim-renken

【17】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/michael-pfeifer

【18】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/claudia-unsin

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HOFFMANN EITLE

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编辑：Sharon