苑佳丽 | 从“一刀切”到“有条件回溯”

目次

一、引言

二、第600095号无效宣告请求审查决定

三、600095号决定确立的“有条件回溯”规则

四、法理探析:新规则背后的价值权衡与逻辑演进

五、实务指引

一、引 言

在专利无效宣告程序中,出于平衡专利权人利益与公众利益、提高专利质量和审查效率等多方面的考虑,专利法允许专利权人对权利要求书进行一定程度的修改。在以往的审查实践中,若专利权人提交的修改文本不能被接受,通常会退回到授权文本,即以授权文本作为审查基础。对于专利权人在规定期限内先后提交了多个修改文本的情况,在后提交的修改文本通常会视为对在先提交的修改文本的放弃,并以最后提交的修改文本为准[1],或者合议组会要求专利权人当庭明确最终的修改文本,如果专利权人最后提交的或者最终明确的修改文本不能被接受,通常也会退回到授权文本。考虑到权利要求的修改能否被接受存在一定的不确定性,这种关于确定审查文本的近乎“一刀切”的做法,使得专利权人面临较大的程序性风险,一旦最终的修改文本不被接受,专利权被无效的风险有可能大大增加,这在某种程度上与专利法赋予专利权人修改权利要求的权利的立法目的相佐。

近期,国家知识产权局在所做出的第600095号无效宣告请求审查决定中,对于专利权人提交多个修改文本的情况,确立了一种关于确定审查文本的“有条件回溯”的审查规则。该决定明确,在最终修改文本因不符合要求而无法被接受时,若满足特定条件,允许专利权人退回到前一符合规定的修改文本。这一变化为在多个修改文本中如何确定审查文本提供了“更人性化”的操作指引,标志着审查实践从“一刀切”向“精细化审查”的持续转变。

二、第600095号无效宣告请求审查决定

案 由

2025年2月14日,请求人向国家知识产权局提出无效宣告请求。

针对上述无效宣告请求,专利权人于2025年04月11日提交修改的权利要求书,具体修改方式为:在授权公告的权利要求书的基础上,将权利要求2的附加技术特征补入权利要求1中,权利要求10的附加技术特征补入权利要求8中,权利要求14的附加技术特征分别补入权利要求12、13中,并适应修改其余权利要求的编号和引用关系,形成新的权利要求1-11。

专利权人又于2025年04月15日提交经修改的权利要求书,具体修改方式为:在前次修改文本的基础上,将权利要求1、7、11所包含的原权利要求2、10、14的特征中的“第二位置”修改为“第一位置”、“第一位置”修改为“第二位置”,专利权人认为上述修改属于明显错误的修正。

双方观点

请求人认为:专利权人于2025年04月11日提交了经修改的权利要求书后,又于2025年04月15日再次提交经修改的权利要求书,其在先提交的修改文本应视为撤回,而专利权人在后提交的修改文本,超出了原始申请文件记载的范围,不符合专利法第33条的规定,不能被接受。因此,本案应以授权公告的权利要求书作为审查基础。

专利权人认为:在先修改的权利要求书,是将从属权利要求中的附加技术特征补入独立权利要求中,属于对权利要求的进一步限定。在后提交的修改文本实际是以在先修改文本为基础,进一步修正了权利要求书中的明显错误,没有超出原始申请文件记载的范围,理应被接受。如果在后的修改文本不能接受,则在先的修改文本应被接受。

决定要点

在先修改的权利要求能否接受对专利权人在同一无效宣告请求案中提交不同修改文本的处理,若提交的修改文本的修改方式和时机均符合规定,这时通常应以专利权人最后一次提交的修改文本为准。但当最后一次提交的修改文本的修改方式不能被接受,专利权人明确表示以前一次修改文本为准时,这时应结合权利要求的修改方式,判定是否应准许专利权人退回前次提交的修改文本。如果前次提交的修改文本,符合无效专利法第33条的规定且相对授权的权利要求未扩大保护范围,符合审查指南关于修改方式和时机的规定,同时未减损公众的信赖利益、请求人的权益,也未造成审查程序拖沓,则不应限制专利权人退回前次修改文本。

本案中,对于专利权人而言,其在先提交的修改文本对权利要求作出了进一步限定,在后修改实质是在在先修改的基础上,进一步修正了其认为的“明显错误”。客观上,专利权人提交在后修改文本时并未放弃对权利要求所作的进一步限定。同时,口头审理中专利权人亦明确表示,如果在后的修改文本因对明显错误的修正不符合专利法第33条的规定而不能被接受,则以在先的修改文本为准。主观上,专利权人也未放弃在先的修改文本。

在无效程序中,专利权人提交了两次符合修改时机的权利要求修改文本,但后一次的修改文本由于修改方式不符合规定而不能被接受,专利权人明确表示以前次修改文本为准时,这时需结合专利权人在无效程序中对权利要求的修改过程,来判定是否应准许专利权人退回到前次修改文本,若前次的修改文本本身符合规定,后一次的修改文本又是在前次修改文本的基础上进行的,那么应认为专利权人的客观行为及主观意图上均未有放弃前次修改的意思表示,且这种修改也未对请求人造成权利的损失,则在这种情况下不应限制专利权人退回至前次修改文本。

综上,专利权人于2025年04月15日提交的修改文本不符合专利法第33条的规定,不能被接受,本无效宣告请求审查决定以专利权人于2025年04月11日提交的权利要求第1-11项为审查基础作出。

三、600095号决定确立的“有条件回溯”规则

1. 基本原则:最后一次符合规定的文本为通常基准

决定首先确认了“通常应以专利权人最后一次提交的修改文本为准”这一基本原则,承继了程序上的一般要求。

2. 回溯的触发条件与审查框架

当最后一次提交的修改文本因修改方式等问题不能被接受时,回溯并非自动发生,而是需要合议组进行一项积极的、综合性的判定。其审查框架可分解为以下核心要件:

1)前次文本自身符合要求

这是回溯的客观基础。前次修改文本必须同时满足:

  • 符合《专利法》第33条关于修改不超范围的规定;
  • 符合《专利法实施细则》及《审查指南》关于修改时机与方式的规定;
  • 相对于授权文本,未扩大保护范围。

2)不损害第三方利益与程序效率

这是回溯的负向限制条件。回溯行为不得:

  • 减损公众基于专利文件公告产生的信赖利益;
  • 对无效请求人的合法权益造成实质性损害;
  • 导致审查程序不必要的拖沓。

3)关键考量:专利权人的主观意图与客观行为

决定突破了“提交即推定放弃”的拟制,转而要求探究专利权人的真实意思表示。

  • 主观上未放弃: 专利权人必须有明确的意思表示,主张在最终文本不被接受时,以之前特定的文本为准。这种表示通常在口头审理中作出,构成其程序处分权的行使。
  • 客观上未放弃:两次修改内容须具有逻辑上的连续性与依附性。例如,在后修改仅是对前次修改文本中的“明显错误”进行修正,或是在前次限缩的基础上进行进一步限缩,专利权人的核心意愿始终是建立在之前文本的基础之上。

四、法理探析:新规则背后的价值权衡与逻辑演进

“有条件回溯”规则并非对旧规则的简单修补,而是一次深刻的法理演进。

1. 从“形式推定”到“实质探究”

旧规则的“视为放弃”是一种法律上的形式推定,简化了判断但可能违背事实。新规则则需要合议组实质性地探究专利权人的真实修改意图和修改行为的内在逻辑,体现了对当事人意思自治的尊重和对客观事实的追求。

2. 对“信赖利益保护”的精准界定

旧规则过度强调了公众对“最后文本”的信赖。新决定则指出,如果前次文本本身是符合要求的、且未扩大保护范围,那么允许回溯至该文本,并未损害公众的信赖利益,因为公众面对的是一个保护范围更小、权利边界更清晰的文本。这实现了专利权人利益与公众利益的再平衡。

五、实务指引

1. 对专利权人而言:

  • 构建“防御性”修改序列: 可以采用“基础版+优化版”的策略。首先提交一个经过严格论证、确保无误的“基础版”文本,确立一个稳固的防御阵地。随后,可基于此提交一个“优化版”文本,以解决细节问题或争取更优解释。特别是在进行“明显错误”修改时,可以借鉴该判决的修改方式。
  • 明确表达“回溯意愿”: 在提交后续修改文本时,尤其是进行细微修正时,应在意见陈述书或口头审理中明确声明:若此修改不被接受,则以之前某次提交的文本为准。这是启动回溯程序的关键钥匙。
  • 确保修改的连续性与合规性:确保每一次修改,特别是作为安全基础的前次修改,其本身完全符合所有法律法规的要求。

2. 对无效请求人而言:

  • 全程防御,警惕回溯风险: 必须对专利权人提交的每一个修改文本进行同等强度的攻击。不能再抱有“只需击破最后一道防线”的心理,因为任何一道未被攻破的中间防线都可能成为专利权人最后的堡垒。
  • 攻击回溯的合法性: 在反对回溯到前次修改文本时,应重点论证前次文本本身存在缺陷(如超范围),回溯并不是在上一次修改的基础上进行、或回溯将损害自身权益、造成程序不公。

结 语

第600095号无效宣告请求审查决定的做出,标志着我国专利无效程序在处理多版本修改文本的审查基础确定问题上取得了重要突破。其所体现的“有条件回溯”规则,通过构建兼顾主观意图、客观行为与利益平衡的精细化审查框架,有效克服了传统“一刀切”模式的局限性。既保证了程序的一般可预期性,又为实现个案公正提供了必要的弹性空间。

作者:苑佳丽

编辑:Sharon