魏征 | 浅谈最高院关于涉专利评价报告案件批复的意义及指引作用

目次

一、该批复的精神实质分析

二、“裁定驳回起诉”的非典型案例

三、该批复并没有实质削弱专利权评价报告制度的作用

四、结语

现行《专利法》第六十六条规定中的专利权评价报告制度,其是在2000年专利法第二次修改时新增的制度,《专利法(2000)》第五十七条第2款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”称之为“专利权检索报告制度”。根据该规定,作出检索报告的主体是国务院专利行政部门,其仅仅适用实用新型专利。制定该制度的初衷是考虑到只进行初步审查就授权的实用新型专利的稳定性不足,为了避免草率起诉,要求权利人在起诉前对实用新型专利权做一次“体检”,检索报告就相当于体检报告,其结论供权利人参考。故检索报告虽然是国务院专利行政部门作出的,但不属于行政决定,对检索报告结论不服的,专利法并没有提供救济渠道。2008年第三次专利法修改后,改为“专利权评价报告制度”,并扩大到外观设计专利。值得注意的是,这不仅仅是名称的修改,在具体的内容上,明确“专利权评价报告”是“由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的”,从单纯的检索(仅涉及专利三性)变为“检索、分析和评价”(涉及全部的驳回理由审查),但其性质仍定义为“作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”。

在司法实践中,审理专利侵权纠纷案件的一审法院对“专利权评价报告”是否作为立案时的必备文件理解不一。有文章分析说,最高法院也经历了从“高度重视”到“逐步淡化”的态度转变。对于专利权评价报告认为涉案专利不符合专利法规定的授权条件的,一些法院对作为请求权基础的专利权明显不稳定的专利侵权纠纷案,裁定驳回起诉。为了统一裁判尺度,最高法院针对贵州省高级人民法院《关于专利权评价报告法律适用问题的请示》(黔高法请〔2024〕1号)作出批复:“根据《中华人民共和国专利法》第六十六条第二款的规定,国务院专利行政部门作出的专利权评价报告是人民法院审理侵害专利权纠纷案件的证据。专利权评价报告认为涉案专利不符合《中华人民共和国专利法》规定的授予专利权条件的,人民法院不能据此径行裁定驳回起诉,应当结合具体案情进行释明,并依法作出裁判。

该批复由最高人民法院审判委员会第1953次会议通过,以法释〔2025〕11号编号,自2025年8月1日起施行。这表明最高法院高度重视专利权评价报告制度的作用。该批复的性质属于司法解释[1],各级法院必须认真执行。

本文要讨论的问题是,在批复实施之后,人民法院是否一律不得就“专利权评价报告认为涉案专利不符合《中华人民共和国专利法》规定的授予专利权条件的”情况裁定驳回起诉,这关乎到如何正确理解该批复的精神实质,值得认真研究思考。

一、该批复的精神实质分析

该批复并没有“一刀切”的意思。针对“专利权评价报告认为涉案专利不符合《中华人民共和国专利法》规定的授予专利权条件的”情况,批复的措辞十分严谨:“人民法院不能仅据此径行裁定驳回起诉”。其中的关键词是“”和“径行裁定”,如果是“不仅仅”,而且在个案中“结合具体案情进行释明”后,“依法作出裁判”的意思是仍可能是“裁定驳回起诉”。这里的“依法”,包括《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2015修正)》第八条:“根据案件审理需要,人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”而其中的“原告承担可能的不利后果”,就包括“裁定驳回起诉”。而且在批复之前,最高法院知识产权法庭已经有“裁定驳回起诉”的判例了。

因此,批复的意义在于重申了专利权评价报告的性质一种类型化的证据,而不是专利有效性的证据,“人民法院不能仅据此径行裁定驳回起诉”。专利有效性的审查权力在国知局。

二、“裁定驳回起诉”的非典型案例

深圳市中级人民法院(以下称“一审法院”)审理的深圳市租电智能科技有限公司与深圳市森树强电子科技有限公司、深圳市优电物联技术有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案[2],是一个与专利权评价报告有关的非典型案例。所谓“非典型”,是指涉案专利的评价报告为正面,深圳中院仍作出“驳回诉讼请求”裁定。

但一审法院在该案的审理分析思路十分具有典型意义,值得借鉴。

该案中,涉案专利的专利号为ZL201720131230.0号、名称为“一种动态密码USB线材”实用新型专利,原告起诉时提交的评价报告为正面结论。但该案的特别之处在于:原告租电公司同日申请的专利号为201720131124.2号、名称为“一种动态密码墙壁充电器”的实用新型专利(以下称关联专利)已被国知局宣告无效。

涉案专利请求保护的“一种动态密码USB线材”系可替代共享充电宝的一种全新产品,主要投放在酒店房间使用,用户通过手机扫码产品上的二维码,支付使用费后获得密码,输入密码解锁后可为手机充电,相比共享充电宝无需充电管理,深受各酒店商家的喜爱。

涉案专利的解决方案是,为USB线材加上“一把锁”(见下图中的31),即带锁的USB线材。出门在外的用户,可以扫码解锁使用USB线材为手机充电。

关联专利请求保护的“一种动态密码墙壁充电器”,见下图:

可见,关联专利是对现有的充电器加上了与涉案专利一样的“锁”。

一审法院比较了涉案专利和关联专利,两者都差别仅仅在于“USB线材”和“充电器”,由此认为关联专利被无效的结论可以“套用”在涉案专利上:

“两者的发明目的均系为手机或数码产品充电,两者除了外接电源的方式前者为USB插接头,后者为AC插头外,权利要求1-7记载的其他技术特征完全一致,而关联专利因权利要求1-7均不具备创造性,已经于2019年8月7日被宣告全部无效,无效决定认为对比文件1的“装置接口,用于连接到220V交流电上”相当于公开了关联专利的AC插头,这同样可以评价涉案专利的USB插接头。……,本案中,关联专利权经专利无效请求程序和行政诉讼程序,已经被认定权利要求1-7均不具备创造性,被宣告全部无效,在无效程序中所使用的对比文件以及与关联专利比较相关创造性的具体分析,同样可以得出涉案专利与现有技术相比,并不具有实质性特点和进步。”

一审法院经过综合分析进一步认为,森树强公司、优电公司的专利权无效抗辩成立:

“在此种情况下,如果仍然要求另行启动专利无效程序及后续的行政诉讼程序,明显增加了当事人的纠纷解决成本,消耗了司法和行政资源,亦无法满足人民群众解决纠纷的需求。综合考虑上述情形,租电公司据以指控侵权的涉案专利明显或者有极大可能属于不应获得专利授权的技术方案,其也不属于专利法保护的合法权益,森树强公司、优电公司的专利权无效抗辩成立。”

一审法院还特别强调说明,专利权无效抗辩是专利侵权诉讼中被告的一种抗辩手段,即便是抗辩成立,也只有个案效力:

“但本案只是采纳森树强公司、优电公司的专利权无效抗辩,在审查专利权无效抗辩是否成立时,不可避免涉及到涉案专利是否符合专利法授权标准的审查,本案的认定仅仅具有个案意义上的效力”。

一审法院还温馨提示到:“如果森树强公司想要获得专利权无效的对世效力,其仍然需要依照专利法的相关规定,向国家知识产权局提出无效宣告请求。”

更加有趣的是,在二审[3]中,最高人民法院知识产权法庭将“专利权无效抗辩”转换为“专利权稳定性判断”,认为:“原审判决对涉案专利权稳定性的分析判断本身并无明显不妥,但直接认定被诉侵权人的专利权无效抗辩成立并据此判决驳回租电公司诉讼请求欠缺法律依据。

二审法院接着全面分析涉案专利权的稳定性,指出:

“基于上述涉案专利和关联专利均为未经实质审查即授权的实用新型专利,二者的区别技术特征仅系行业惯用和市场常见的USB插头与AC插头及与之配套使用的电源适配器的不同,且二者系同日申请,在关联专利权已被国家知识产权局宣告无效、而森树强公司、优电公司也已就涉案专利向国家知识产权局提出宣告无效请求的情况下,涉案专利权被宣告无效的可能性极大,其专利权稳定性明显不足。”

鉴于“涉案专利权稳定性明显不足,而被诉侵权人就涉案专利权稳定性问题所作相关利益补偿承诺也可以在本案裁定驳回起诉后未来专利权被确认有效时使得专利权人的相应利益得以保障”。

三、该批复并没有实质削弱专利权评价报告制度的作用

本文认为,《批复》实施后,非但没有削弱专利权评价报告制度的作用,反而具有积极作用。作用一,鼓励专利权人主动提交专利权评价报告,再也不用担心负面的结论导致起诉被驳回;作用二,鼓励被告当事人善用专利权评价报告,积极运用现有技术抗辩、专利权稳定性不足抗辩或提出专利无效宣告请求等手段维护自身的合法权益。作用三,促进有关部门进一步完善与专利权评价报告协调的配套制度,本文设想的有:具体明确“无正当理由不提交”的不利后果;或明确规定提交专利权评价报告是立案的必备条件;值得推崇的是,国家知识产权局已经先行一步,于2025年2月1日起施行的《专利纠纷行政裁决和调解办法》第十四条第二项中就明确规定:“管理专利工作的部门要求提供专利权评价报告,请求人无正当理由不提交的,可以不予受理。”作用四,在涉案专利权稳定性存疑或有争议时,鼓励人民法院对涉案专利权稳定性程度进行初步判断[4],结合具体案情进行释明,选择适当的处理方式结案。包括继续审理并作出判决、裁定中止诉讼、裁定驳回起诉三种处理方式。

值得一提的是,最高法院知识产权法庭在批复实施之前,还在探索其他的更加合理的处理方式,附执行条件判决便是有益的探索,例如(2024)最高法知民终370号判决书就是其中一例。

此外,最高法院知识产权法庭的另一个二审案例也值得认真研读。根据北京天润康隆科技股份有限公司与正升环境科技有限公司侵害专利权纠纷案[5]披露的事实,涉案专利的评价报告的结论为全部专利权利要求不具备创造性,但被控侵权方对法院的释明毫不理会,明确表示不启动专利无效宣告程序,也不依据评价报告中涉及的现有技术进行抗辩,二审法院认为其“属怠于依法救济其自身权益”,而专利权人“在提起本案诉讼前,已通过其自身申请而作出的评价报告明确知晓涉案专利权稳定性存疑,但经本院释明,其明确表示不同意向北京天润康隆公司作出未来涉案专利权被依法宣告无效时的利益补偿承诺有违诚信原则。

面对双方当事人出奇一致的“不领情”,二审法院无可奈何:“双方当事人均置本院的相关释明于无谓,双方均非理性行权,导致本案如果简单维持一审判决,则随着一审判决指定的‘判决生效后十日内’履行期间的经过,具有不诚信诉讼行为的正升环境公司即可获取侵权损害赔偿,而北京天润康隆公司在事后即使涉案专利权被宣告无效也可能无法获得实质救济。”

二审法院只好变通,“基于本案上述特殊情形,为体现实质公平和程序正义,本院适当延长本案判决确定的给付金钱义务的履行期间为一年”,这相当于附条件执行的判决。二审法院解释道这样做的优点是:“既给予北京天润康隆公司通过专利无效宣告请求审查程序救济权利的机会,也防止北京天润康隆公司一味怠于依法救济权益而对正升环境公司利益造成损害。”

更值得赞赏的是,二审法院还担心对一审法院带来不利影响,还特别体贴地写道:“据此,本案一审判决有关判项需要作出调整,此系二审判决考虑本案特殊情况重新确定履行期间而部分改判,一审判决本身并不构成错误裁判。”

四、结论

本文认为,最高法院批复的积极意义或作用在于,在“不能据此径行裁定驳回起诉”的同时,鼓励各级法院针对涉专利权评价报告案件中探索更加合理的结案处理方式。根据该批复的精神,对专利权评价报告应该作广义的理解。狭义的专利权评价报告,单指国务院专利行政部门针对个案作出的专利权评价报告。而广义的专利权评价报告,还应包括关联专利或同族专利的相关证据,如前述租电公司案中,关联专利与涉案专利无实质差别,而关联专利已被国知局宣告无效,则容易得出涉案专利的“稳定性明显不足”的结论。此外,狭义的专利权评价报告,由于其作出的时间在于起诉前,无法涵盖之后出现的相关证据,因此,即便是有利于权利人的正面结论,人民法院亦应当结合具体案情综合判断涉案专利的稳定性,采用不同的结案处理方式,不可拘泥于表面结论。

本文还特别注意到,面对专利权稳定性明显不足的案件,深圳中院接受“专利权无效抗辩”[6]的做法,是一个非常有开拓意义的。在案件基本事实查明的基础上,特别是查明涉案专利权的稳定性明显不足时,“在审查被告抗辩时,不可避免涉及到涉案专利是否符合专利法授权标准的审查”[7],“专利权无效抗辩”更符合法理与人民群众的朴素法感情,由于其只有个案效力,并没有挑战我国目前实行的民行“二元”的职权分离制度。因此我们不能“得形忘意”而自缚手脚。最高法院知识产权法庭将“专利权无效抗辩”转换为“专利稳定性明显不足”,本身就说明是一种无奈但确是务实的做法;已经变相接受了“专利权无效抗辩”。本文期待着“专利权无效抗辩”作为一种抗辩手段能在今后正式登堂入室,让司法判决更有力度也更有温度。

注释(上下滑动阅览)

【1】并非最高法院的所有批复都具有司法解释的性质。只有经过审判委员会通过的并冠以“法释”的文件,才能称之为法律渊源意义上的司法解释。

【2】参见深圳市中级人民法院(2021)粤03民初372号民事判决书。

【3】参见最高人民法院(2022)最高法知民终124号民事裁定书。合议庭为审判长原晓爽、审判员张本勇和审判员詹靖康。

【4】在(2022)最高法知民终124号判决书中,最高法院明确表示:“本院也希望审理专利侵权案件的一审法院也能够主动对当事人作出有关释明并积极尝试类似的做法。”

【5】参见(2022)最高法知民终2833号判决书。该案合议庭由审判长吴蓉、审判员黄睿、审判员李晨组成。

【6】虽然深圳中院并非第一个作出支持“专利权无效抗辩”的法院,但其探索精神更加值得肯定。2020年6月,南京市中级人民法院作出判决,以该涉案专利缺乏创造性而无效为由判决驳回青岛青禾的诉讼请求。南京中院的“试水”意义重大,但是昙花一现,二审被最高法院知识产权法庭叫停。

【7】此句话出自深圳市中级人民法院(2021)粤03民初372号民事判决书。

作者:魏征

编辑:Sharon