沈照千 | 透过无效案例浅谈化学领域案件的“公开不充分”

目次

一、引言:公开不充分的法律基础与化学领域特殊性

二、案例分析:争议专利无效宣告决定解析

三、专业评析:撰写缺陷的本质与教训

四、经验教训与实务建议

摘 要:

公开不充分是化学、材料领域专利的致命缺陷。代理师在确保说明书清楚、完整的基础上,还要深刻理解技术方案本质,基于其构建合理的权利要求保护范围及层次布局。本文以一件锂二次电池正极材料专利的无效案例为切入点,剖析化学类专利“公开不充分”的问题。

关键词:

公开不充分;无效宣告;化学领域;能够实现

一、引言:公开不充分的法律基础与化学领域特殊性

专利法第二十六条第三款规定了:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。《专利审查指南(2023年修订版)》[1]中的第二部分第十章则针对化学领域发明进一步细化了公开不充分的具体审查标准。可见,相较于其他技术领域,化学领域因技术方案高度依赖实验数据与微观结构表征,成为公开不充分问题的高发领域。

从法理层面来讲,专利制度的核心在于“以公开换保护”。公开不充分意味着专利权人未能履行其核心义务——充分公开技术方案。因此,政府(以知识产权局为代表)没有义务给予其排他性的垄断权[2]。同时,专利制度旨在促进技术创新和传播。公开不充分的专利无法让公众真正学习和利用该技术,违背了制度设立的初衷。从申请、审查、授权、维持到可能的无效、诉讼,整个过程耗费了申请人/专利权人、专利局和司法机关大量的时间和金钱资源。如果最终因公开不充分导致无效,这些资源绝大部分是浪费的。

此外,依据专利法实施细则(2023年修订版),公开不充分既是专利申请的驳回理由,亦是专利权无效宣告理由。因此,一件专利自授权前的实质审查、授权后的无效宣告程序、侵权维权乃至权利转让,均需经受公开不充分要件的严格检验。

在实务中,审查阶段审查员多聚焦于权利要求的新颖性、创造性、不支持及缺少必要技术特征等问题,对公开不充分的审查尺度相对宽松。即使审查员指出公开不充分缺陷,申请人亦可尝试通过补充实验数据、修改权利要求或主张未公开内容属于公知常识等方式予以克服。然而,在无效宣告阶段,尤其对于化学领域案件,公开不充分常成为无效请求人的有效攻击手段及合议组的高效审理路径,可快速、直接地宣告专利权无效,所以此阶段专利权人往往难以就公开不充分的质疑进行有效抗辩。

由此可见,公开不充分问题在申请阶段最易被忽视,其防范的关键恰恰在于申请文件的撰写质量。

二、案例分析:争议专利无效宣告决定解析[3]

本文以申请号为201710126449.6的发明专利(下称“争议专利”)的无效宣告案例为切入点,从众多方面中的一两个方面浅显地剖析化学领域公开不充分的具体表现。

争议专利为分案申请,分案提交日为2017年3月3日,原申请(母案)的优先权日为2012年6月8日、2012年10月16日,申请日为2013年6月10日;争议专利的授权公告日为2021年4月23日。争议专利授权公告时的独立权利要求1和5分别如下:

1、一种用于锂二次电池的正极活性材料,所述正极活性材料是包括过渡金属和内部部分的次级粒子,

其中,所述次级粒子包括多个初级粒子的聚集,

其中,所述初级粒子的晶体结构包括a轴和c轴,

其中,所述a轴方向是从所述次级粒子的中心到表面的方向,并且所述c轴方向垂直于所述a轴方向,

其中,邻近所述次级粒子的中心的所述初级粒子的a轴方向长度与c轴方向长度之比短于邻近所述次级粒子的表面的所述初级粒子的a轴方向长度与c轴方向长度之比,以及

其中,所述初级粒子的所述a轴方向朝向所述次级粒子的所述中心,并且所述初级粒子彼此邻接并增长为固定路径并且与所述a轴方向对齐,

其中,所述初级粒子中的至少一种金属包括所述初级粒子中的浓度梯度。

5、一种用于锂二次电池的正极活性材料,所述正极活性材料是包括过渡金属的次级粒子,

其中,所述次级粒子包括多个初级粒子的聚集,

其中,所述初级粒子的晶体结构包括a轴和c轴,

其中,所述a轴方向是从所述次级粒子的中心到表面的方向,所述c轴方向垂直于所述a轴方向,

其中,所述初级粒子的所述a轴方向朝向所述次级粒子的所述中心,并且所述初级粒子彼此邻接并增长为固定路径并且与所述a轴方向对齐,

其中,构成所述次级粒子的所述初级粒子的a轴方向长度与c轴方向长度之比从所述次级粒子的所述中心到所述表面渐增

其中,多个所述初级粒子提供朝向所述次级粒子的所述中心的锂离子路径,

其中,所述初级粒子中的至少一种金属包括所述初级粒子中的浓度梯度。

无效宣告请求人于2024年9月25日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,理由包括:修改超范围、缺少必要技术特征、公开不充分、不清楚、不支持、不具备新颖性和创造性。

经过审查,合议组以争议专利的说明书公开不充分,不符合专利法第二十六条第三款的规定为由,宣告争议专利的权利要求1-7全部无效。

总体上,合议组给出了两方面的理由:

理由1、结构表征数据缺失:

对于化学产品而言,说明书应当提供足以表征所要求保护的化学产品的结构表征数据,使得本领域技术人员足以确认基于本专利说明书具体实施例记载的方法所合成的产物即为本专利权利要求所要求保护的化学产品,验证其真实性,重复实施。

具体到争议专利,其附图中的TEM 图像没有显示出自次级粒子的部分外表面到其中心的完整扇形区域的全部初级粒子,因此无法确认靠近次级粒子的中心的区域中的初级粒子的 a 轴取向,更无法确认“初级粒子彼此邻接并增长为固定路径并且与 a 轴方向对齐”、“构成次级粒子的初级粒子的 a 轴方向长度与 c 轴方向长度之比从次级粒子的中心到表面渐增”。

此外,关键证据(无效宣告请求人提供的证据10)的论文作者包括争议专利的发明人,其使用的附图与争议专利的多个附图完全相同,但是其明确记载了“如图 1c 和 1d 中锂化颗粒所示,中心区域由随机取向的薄片的晶体组成”。即,证据 10 中明确记载了中心区域中的初级粒子是随机取向的薄片,而非 a 轴取向朝向中心。证据 10 与本专利对同样的样品进行检测,测试结果图像完全相同,但对未显示在图像中的中心位置形貌却作出截然相反的描述。

理由2、制备方法无法实现权利要求限定的特征:

如果说明书中给出了技术手段,但是对于本领域技术人员来说,该技术手段是含糊不清的,根据说明书记载的内容无法具体实施,则将导致本专利无法实现。

具体到争议专利,权利要求5 限定了“构成次级粒子的初级粒子的 a 轴方向长度与 c 轴方向长度之比从次级粒子的中心到表面渐增”。然而,根据说明书对例 1-1的制备方法的记载可知:在制备粒子尺寸为 2-5μm 的复合金属氢氧化物(也即第一内部)的过程中,2.4M 的硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰以 75:0:25 的摩尔比混合的金属水溶液始终以 0.3L/h 的速度持续通入,反应条件并未发生实质性变化。本领域技术人员已知的是在反应条件不变的情况下,其所制得的初级粒子的形貌和尺寸应当是基本不变的,也即在第一内部中的初级粒子的 a 轴方向长度和 c 轴方向长度应当基本为定值,而非自中心到表面递增。

此外,争议专利说明书第0056 段也记载了:在本发明的一个实施例中,次级粒子包括第一内部,其中初级粒子的 a 轴方向长度与 c 轴方向长度比为定值;和第二内部,其中初级粒子的 a 轴方向长度与 c 轴方向长度比渐增。也就是说,仅在第二内部中初级粒子的 a 轴方向长度和 c 轴方向长度比是渐增的,而在第一内部中初级粒子的 a 轴方向长度和 c 轴方向长度比是基本不变的。

因此,基于本专利说明书记载的方法,本领域技术人员不清楚如何在金属摩尔比恒定的区域中实现初级粒子的a 轴方向长度与 c 轴方向长度比从中心到表面渐增,本领域技术人员基于本专利说明书记载的方法不清楚如何制备得到具有初级粒子的 a 轴方向长度和 c 轴方向长度比从次级粒子的中心到表面渐增的次级粒子。

简而言之,合议组的无效决定理由可以概括为:争议专利要求保护一种具有特定形貌、排列及晶轴取向的化学产品。然而,说明书一方面未能提供充分表征数据以证实该产品的存在;另一方面,其记载的制备方法无法合理推导出该产品的获得。故说明书公开不充分。

三、专业评析:撰写缺陷的本质与教训

深入分析争议专利,其公开不充分问题的根源在于权利要求的技术方案与说明书实质披露内容严重脱节。

虽然争议专利的TEM图像没有显示次级粒子从表面到中心的完整扇形区域,但是从给出的TEM图像来看,其所制备的次级粒子实际上应该包含两个部分,处于中心的第一内部中的初级粒子的形状更趋近于圆形,且无法确认每个初级粒子的具体朝向。也就是说,中心的第一内部中的初级粒子的形貌实际上更符合发明人的论文中记载的“中心区域由随机取向的薄片的晶体组成”。处于外部的第二内部中的初级粒子的形状则明显呈棒状或椭圆状,整体上来看,其长轴是大致朝向次级粒子的中心的。

也就是说,根据争议专利的现有内容来看,即使申请人在申请或审查阶段,提供了能够显示次级粒子的中心点的完整扇形区域的TEM图像,根据该TEM图像也无法确认争议专利的权利要求1和5所限定的化学产品。

首先,权利要求1和5共有的特征“所述初级粒子的所述 a 轴方向朝向所述次级粒子的所述中心”无法通过TEM图像确认。如前文所述,通过TEM图像无法准确辨别处于中心部分的初级粒子的a轴方向。

其次,权利要求5的特征“构成所述次级粒子的所述初级粒子的 a 轴方向长度与 c 轴方向长度之比从所述次级粒子的所述中心到所述表面渐增”也无法通过TEM图像确认。如前文所述,TEM图像显示,处于中心部分的初级粒子的形状更趋近于圆形,这部分初级粒子的a轴与c轴的长度比的具体值没有很明显的规律。另外,通过TEM图像大致可以看出次级粒子具有两个部分,外侧的第二内部中的初级粒子呈棒状或椭圆状,但是这些初级粒子的a轴与c轴的长度比的规律也无法通过TEM图像清楚判断。

可见,对于争议专利,其权利要求1和5中限定了实际所制备的材料明显不具备的特征。也就是说,对于争议专利的问题,表面是说明书公开不充分的问题,实则是权利要求限定的技术方案与说明书记载的技术方案不一致、不匹配的问题。

另一方面,区别于常见的“权利要求上位概括过宽导致不支持/不清楚”的情形,争议专利的症结在于独立权利要求对化学产品进行了过度且不准确的微观结构限定,这些限定既缺乏充分表征数据支撑,也与制备方法逻辑相悖。

在提供足够的表征数据方面,申请人/发明人是第一责任人。基于技术交底书,深入理解技术方案的本质,精准提炼发明核心,撰写与说明书披露实质相匹配的权利要求书,则是代理师的核心职责。对于争议专利,权利要求1和5的所限定的微观结构与说明书能证实或合理推断的微观结构存在根本性偏差,且从属权利要求亦未限定与说明书实施例相符的技术方案,导致无效宣告请求中“公开不充分”成为无可辩驳的致命缺陷。

回溯争议专利的整个生命周期,其核心问题源于撰写阶段(也可能延续至实审阶段)的权利要求构建失误:有可能是代理师未能严格基于发明人提供的技术内容(交底书、数据)撰写和修改权利要求,导致权利要求技术方案偏离了发明创造的实际贡献。奕有可能是技术交底书对方案的描述原本就与实质方案出现偏离,或者申请人/发明人在实审修改阶段给出了不合适的修改方案,然而代理师未能深入研究技术方案,准确理解技术方案的本质,从而导致沿着错误的方向撰写/修改了权利要求。还有可能是申请人或代理师在撰写或实审阶段,出于规避现有技术或过度强调结构独特性的目的在权利要求中限定了这些特征,但结果却使得独立权利要求“架空”了实际发明,而在从属权利要求中也没有布局基于实际化学产品的技术方案。

四、经验教训与实务建议

本案警示意义重大,为化学或材料领域专利撰写提供以下核心启示:

1、强化表征数据要求:撰写阶段即应明确要求申请人/发明人提供足以表征产品关键结构特征(特别是微观形貌、晶体取向等)的完整、清晰实验数据(如高分辨率TEM、XRD、SEM等图谱及合理解读)。

2、权利要求紧扣发明实质:代理师必须深刻理解发明创造的技术本质,权利要求(尤其独立权利要求)的技术方案应严格基于说明书充分公开的实施例及其支撑的技术信息。应做到:

避免过度上位:防止概括范围超出说明书支持能力。

避免画蛇添足:切忌引入未经充分验证或与发明核心贡献关联度不高的非必要限定特征,增加公开不充分及不支持风险。争议专利正是犯了这一错误。

3、构建梯度化权利要求体系,合理布局权利要求层次:

独立权利要求可进行合理概括。

必须设置直接从属权利要求,其技术方案应明确限定为说明书具体实施例所公开并已验证的技术方案。这为后续可能的修改(如无效宣告程序中权利要求的合并)预留空间,避免陷入无法修改的绝境。

4、正视公开不充分的毁灭性:公开不充分绝非微小瑕疵,它是足以彻底否定专利权有效性的根本性缺陷。该缺陷使专利自始处于极度脆弱与不稳定状态,极易在无效宣告程序中被挑战并导致专利权丧失。因此,在专利申请撰写阶段,确保说明书满足充分、清楚、完整的公开要求,达到“能够实现”的标准,是专利申请最核心、最具决定性的任务,直接关乎专利权的生死存亡与长期价值。权利要求书的精准构建与布局,更是专利代理师专业素养的核心体现,要求兼具深厚的技术理解力与对审查标准、司法实践中法律风险的精准预判。

注释(上下滑动阅览)

【1】《专利审查指南2023》国家知识产权局制定,知识产权出版社、2024年1月第1版

【2】 李婉婷. 补充实验数据在无效案件中的考量[N]. 中国知识产权报,2021-10-20(9)

【3】无效宣告请求审查决定书(第585668号)

作者:沈照千

编辑:Sharon