许睿峤张祥 | 关于专利禁止反悔原则的“三个误区”

引言

专利诉讼中，权利人可以通过“等同原则”将保护范围从权利要求字面含义进行扩展，为了防止这种扩展超过合理界限，法律规定了“禁止反悔原则”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定了“禁止反悔原则”的基本框架——“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”“禁止反悔原则”旨在防止专利权人在行政程序中为了获得或维持专利权而放弃特定方案，但在侵权程序中又为了囊括被诉方案而将放弃的方案重新纳入保护范围，这种“出尔反尔”的行为既违背了诚实信用原则，也导致专利权保护范围处于不稳定状态，有损公众信赖利益。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条还规定了“禁止反悔原则”的例外情形，如果专利权人所作的“限缩性修改或者陈述被明确否定”，则不构成“禁止反悔”，这为“禁止反悔原则”的适用划定了边界。

从实务看，“禁止反悔原则”具有“多”、“险”、“难”三个特点。“多”——被诉侵权人仅基于专利审查档案即可提出“禁止反悔”抗辩，而无需检索其他证据，抗辩成本较低，导致经常被采用；“险”——“禁止反悔”一旦成立则可以直接否定侵权，而无论是否构成等同，经常成为决定案件结果的“胜负手”，尤其对于涉及无效的案件，专利权人在无效程序中的修改和陈述又会贡献新的素材，容易引发变数；“难”——法律仅规定了基本框架和边界，并未给出具体适用方式，导致实践中容易产生争议，而且“禁止反悔”既涉及复杂的审查历史，还涉及专利方案、被诉方案、现有技术之间的技术比对，无论法律层面还是技术层面都十分复杂。基于这些特点，准确理解和掌握“禁止反悔原则”，对于专利诉讼实务具有重要意义。

笔者根据实践经验，提出实务中关于禁止反悔原则可能存在的“三个误区”，以此为线索，探析“禁止反悔原则”的内涵，并结合最高人民法院相关案例作说明，希望对业界有所裨益。

一、误区一：只有“修改或陈述”导致了专利授权或维持才能适用“禁止反悔”？

有观点认为，“禁止反悔原则”的目的是防止专利权人“两头得利”，那么，如果专利权人没有“实际得利”，就不应适用“禁止反悔”，故而认为，在适用“禁止反悔原则”时，需要以专利权人的“限缩性修改或陈述”实质性导致了专利被授权或维持为前提。然而，这一“实际得利”观点在实践中会面临如下问题：首先，授权通知书只记载是否授权的结论，不会记载授权的具体理由，无效决定也不总是完整记录合议组对于专利权人每一项“修改或陈述”的意见，因此，从行政机关的裁决文书出发，通常无从准确判断是否“实际得利”；其次，即便无效决定记载了某一“修改或陈述”导致专利权被维持，但这一结论可能会被后续的专利无效行政诉讼程序推翻，因而基于无效决定来认定是否“实际得利”并不稳妥；再者，要求法院在审理侵权案件的同时对于专利审查档案进行精细化审理，对权利人的“修改或陈述”是否实质导致专利授权或维持作出明确认定，有超越审理权限之嫌，也带来了额外的审理负担。

本文认为，不应以“实际得利”作为“禁止反悔”成立的前提。法律规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，可以看出，这里“放弃”的主体是“专利申请人、专利权人”，而非行政机关，“放弃”的对象是权利人“在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的”技术方案，也就是权利人主张侵权的特定技术方案。可以看出，专利权人单方的意思表示在“禁止反悔”中居于中心地位。对于行政机关意见的作用，法律仅从反面进行了规定，即，如果其“明确否定”权利人的修改或者陈述，则不构成禁止反悔，但并未从正面规定应以“明确采纳”作为适用前提。“禁止反悔原则”本质是规范专利权人在诉讼活动应“诚实守信”，是从“行为”的角度调整专利权的保护范围，而非从专利授权条件的角度，因而，“行为”本身而非“结果”更具价值。因此，对于“限缩性修改或陈述”而言，如果结合专利审查档案可以合理确定是权利人的真实意思表示，只要没有被行政机关明确拒绝，则应产生禁止反悔的后果。下面结合两则最高人民法院判例进一步说明。

在（2023）最高法知民终681号案中，权利人主张权利要求5及其从属权利要求8侵权。在第一次无效程序中，专利权人陈述意见表明权利要求5附加技术特征与无效证据1'方案不相同，即放弃了证据1'的方案，国家知识产权局采纳该意见并维持权利要求5有效。在第二次无效程序中，由于引入了新的无效证据，权利要求5被宣告无效，权利要求8被维持有效。从最终结果上看，专利权人在第一次无效中对于权利要求5所作的“陈述”并未导致“实际得利”，在考虑被诉产品是否落入权利要求8时，由于权利要求8包含权利要求5的特征，对于权利要求5的特征是否适用“禁止反悔”，最高人民法院认为,“在权利要求5因适用禁止反悔原则而判断不具备该附加技术特征的情况下，权利要求8同样应当适用禁止反悔原则而判定不具备前述技术特征”，并且指出“禁止反悔原则是对专利权保护范围的进一步限定，起到确定权利要求的保护范围的作用，一项权利要求保护范围确定后，不应因其在后续无效宣告程序中被宣告无效而对其保护范围产生影响，亦不应随着该权利要求的无效而影响其从属权利要求的保护范围”。可以看出，“禁止反悔”是否成立并不要求专利权人的相关修改或陈述实质导致专利权被维持，也就是说，与诉争技术特征是否是“发明点特征”并无关系。

在（2020）最高法知民终1325号案中，权利人在无效口审中对于权利要求1一特征进行了限缩性陈述，该无效因请求人在口审后撤回无效请求而终结，并没有作出无效审查决定。专利权人认为，不能基于专利权人的口审笔录来适用禁止反悔原则。最高人民法院则认为，“只要当事人在专利申请或者授权确权程序中通过意见陈述放弃了某个技术方案，根据诚实信用原则，当事人的陈述表明了其发明技术方案保护范围的真实意思表示，无论该无效宣告请求程序是否产生效力，专利权人的陈述已经记载在专利审查档案，具有公示公信的效力，应该根据当事人的意见陈述对专利保护范围进行限制解释。”可以看出，“禁止反悔”是否成立，甚至都不要求行政机关对于专利权人的修改或陈述作出认定，更遑论其是否能导致了专利权被维持。

综上，“禁止反悔”不应以专利权人的“限缩性修改或陈述”实际导致了专利授权或维持为前提，如果专利权人主动通过“限缩性修改或陈述”作出了放弃特定技术方案的意思表示，除非被行政机关“明确否定”，否则就不应再将该特定技术方案纳入保护范围。

二、误区二：只要存在“限缩性修改”就会导致“放弃技术方案”？

从触发“放弃技术方案”的条件来看，可以分为“基于修改的放弃”和“基于陈述的放弃”两种类型。对于“基于修改的放弃”而言，由于专利权人在决定是否修改和修改方式时通常非常谨慎，“修改”可以看做一种强烈的“意思表示”，而且相比于陈述，“限缩性修改”的权利要求具有更显著的“公示性”，因此，通常认为，对于“基于修改的放弃”应持更为严格的标准。

基于此，有观点认为，只要权利要求人作出了修改，就应视为其自愿放弃了与修改后的权利要求不同的全部技术方案。一些判决书中采用“权利人通过修改放弃了非‘……（修改特征）’”的表述，这种“非此即彼”的论述暗含了“绝对排除”的理念。

对于这一问题，最高人民法院在第2025-13-2-487-001号入库案例中给出了指引，并未采用上述“绝对排除”理念，具体为——“在专利权人修改权利要求的情况下，如果其主张原权利要求和修改后权利要求的保护范围之间的特定技术方案并未被放弃，应当举证证明或者合理说明修改的时机和方式受到严格限制、文字表达存在局限、不能预见构成放弃、与争议的等同特征非紧密相关等可以认定并未放弃相应技术方案的情形。”

最高人民法院这一观点与美国联邦最高法院在Festo案中确立的“灵活阻却（flexible bar）”规则类似，都强调了权利人作出修改时，其对于争议的等同特征的可预见性、修改与争议的等同特征之间的关联性对于是否放弃技术方案的影响。不同之处在于，中国最高人民法院还提出了权利人作出修改的时机、修改方式限制、文字表达局限等问题对于权利人是否放弃技术方案的影响。下面两个案例体现了上述裁判精神。

在2020最高法知民终1593号案中，原始权利要求1限定“……保持所有线间电压输出的幅值大体上相等”，审查员指出“大体上”导致保护范围不清楚，专利权人删除了“大体上”。在侵权诉讼中，被诉侵权人主张，权利人的上述修改将保护范围缩限至“绝对相等”，放弃了被诉方案中的“大体上相等”的情形。最高人民法院认为本案不构成“禁止反悔”，并指出“该修改是出于撰写上的需要，权利要求书中不能出现‘大体上’这种不确定的用语，但是对于‘幅值相等’是否应当为绝对相等，应当根据本领域技术人员所掌握的公知常识来理解，并不是对权利要求保护范围的限缩”。该案中，权利人删除“大体上”的时机为克服审查员指出的不清楚问题，不涉及对于“绝对相等”还是“大体上相等”进行严格区分和选择；而且，“绝对相等”现实中并不存在，所谓“相等”必然是允许正常工程误差，在此情况下，要求权利人通过精确语言来涵盖各种实际情况并不现实，也即是说，权利人在修改时面临了文字表达的局限性。结合这些因素可以看出，权利人的修改并未表明其主动放弃了“大体上相等”的被诉方案。

类似地，在2023最高法知民终1552号案中，在行政程序中，审查员认为权利要求1“并未涉及该自动阀门所包括的部件之间的相对连接方式”，认为权利要求1概括范围过宽，得不到说明书的支持，对此，权利人将说明书的实施例中的相应技术手段并入权利要求1中。被诉侵权人认为，基于“禁止反悔”原则，权利要求1的保护范围应仅限于说明书中唯一的具体实施方式。最高人民法院并未支持被诉侵权人的主张。最高人民法院认为，“为了克服涉案专利申请文本权利要求得不到说明书支持的缺陷，专利申请人对权利要求1进行的上述修改，并不意味着必须且仅能以涉案专利说明书具体实施方式来限定权利要求的保护范围”。在该案中，权利人修改的时机为克服审查员指出的不支持问题，同样不涉及对于专利方案与被诉方案的比较和选择；而且，对于不支持问题，权利人面临修改方式的限制，通常不允许权利人在审查阶段在权利要求书中或者说明书中补入更多的等同实施例，因此，即便权利人能预见到其修改可能无法涵盖一切的等同方案，但也没有更好的选择。因而，权利人在权利要求中并入实施例中的相应手段并不应视为其对于等同实施方式的放弃。

上述案例表明，如果受限于修改时机、修改方式或文字表达的局限，权利人在修改时的选择有限，那么对于该修改是否导致技术方案放弃应从宽把握。但是，如果权利人在修改时明显存在多种的选择，却刻意选择了限缩权利要求保护范围的修改方式，则应视为放弃技术方案。

在（2020）最高法知民终541号案中，在行政程序中，权利人在权利要求1中加入特征“自动进给机安装在压砖机中液压站的相同的一侧”，而被诉方案的自动进给机安装在压砖机中液压站的不同侧，一审法院认为二者构成等同。二审法院认为构成“禁止反悔”而不构成等同，其指出“并入后的权利要求1明确自动进给机安装在压砖机中液压站的‘相同的一侧’，应视为放弃能够且已经预见到的‘不同的一侧’技术方案”。该案件中，在权利人修改权利要求时，完全可以选择修改为“自动进给机安装在压砖机的一侧”或“自动进给机安装在压砖机中液压站的相同或相反的一侧”，以同时涵盖两种情况，然而，权利人刻意择一进行保护，其主动放弃了另一方案的意思表示是清楚明确的，此时应禁止反悔。

更具代表性的情况是[1]，如果说明书中同时给出了多种并列技术方案，而权利人在修改权利要求时仅选择保留一种，对于这种情况，将产生“捐献原则”和“禁止反悔”的竞合，二者实质是相同的，即，如果权利人自己都不愿意对相关方案寻求保护，则法律也不会帮助权利人进行保护，否则对公众不公。

综上，在判断“禁止反悔”时，不应囿于修改文本本身，而是应综合考虑权利人作出修改的时机、修改方式的限制、文字表达的限制、现有技术状况等因素，还原权利人作出修改时的真实动机，据此判断其是否具有放弃特定技术方案的意思表示。

三、误区三：只要存在“限缩性陈述”就会导致“放弃技术方案”？

在行政程序中，为了克服新颖性和创造性的问题，专利权人会对专利方案和现有技术方案之间的区别进行一定陈述。在侵权程序中，如果被诉侵权人发现被诉技术方案和现有技术方案存在一定相似性，则可能会主张“禁止反悔”，认为专利权人的陈述导致了对被诉技术方案的放弃，这一做法在实践中日益增多，且存在“滥用”趋势。只要存在“限缩性陈述”就会导致“放弃技术方案”吗？答案当然是否定的，我们下面结合案例列出三种常见的错误形式。

第一种错误，突破权利要求本身的限定。专利保护范围以权利要求的内容为准，对于权利要求没有涉及的内容，即便权利人进行了限缩性陈述，也不会导致权利要求所确定的保护范围发生缩减，继而不会存在放弃技术方案和禁止反悔的问题。在（2021）最高法知民终712号案中，涉案专利保护一种裁切装置，包括“上压板”等结构。被诉产品的“上压板”由多块板材组成，非一体成型。专利权利要求和说明书均没有限定“上压板”为一体成型，但是在专利审查阶段，权利人强调本专利的“上压板”是一体成型结构，与对比文件1中的结构不同。一审法院认为，权利人在授权阶段的陈述构放弃了“上压板”采用非一体成型的方案，认定侵权不成立。二审法院否定了一审判决的认定，认为在权利要求1不涉及上压板的制造方法，在此情况下，虽然权利人曾表述过上压板为一体成型，但并不会限缩涉案专利权利要求1的保护范围，即并不会将非一体成型制作的上压板排除专利保护范围。在本案中，一审法院在适用“禁止反悔原则”时，突破了权利要求本身的限定作用，将权利人对与权利要求无关的内容的限缩性陈述纳入考虑范围，这一做法，无异于在权利要求中“补入”新的技术特征，突破了侵权认定的“全面覆盖原则”。最高人民法院在本案中特别强调，“引入审查档案对涉案专利权利要求进行解释，是为了帮助本领域技术人员准确理解权利要求的内容，而不能替代权利要求在界定专利权保护范围过程中的地位和作用，专利申请人在申请专利过程中的陈述对其所申请的专利是否产生限定作用，仍需围绕专利的发明内容和权利要求的记载来进行解释和审查”。

第二种错误，混淆权利要求解释和“禁止反悔原则”。法律规定，“人民法院对于权利要求，可以运用……专利审查档案进行解释”[2]，这里的解释是指结合审查档案，尤其是行政机关的相关认定，澄清和还原权利要求“应有之意”，是一个追求专利方案客观真实的过程。与此不同，“禁止反悔”是结合审查档案，尤其是权利人自身的陈述，评价权利人是否主动放弃了技术方案，是一个还原权利人主观意愿的过程。权利要求的解释和“禁止反悔原则”存在高度的相关性，但本质完全不同，应注意区分适用。权利人对于权利要求的解释可能会扩大、限缩保护范围或维持保护范围不变，但其中只有“限缩性”的解释可能产生“禁止反悔”的效果，而且在考虑“禁止反悔”时，如前文讨论过的，并不要求权利人的解释被国家知识产权局采纳。在(2020)最高法知民终1576号案中，权利要求1涉及“避空结构”，权利人在无效宣告程序中，结合专利方案与现有技术的差异，对于“避空结构”的结构、功能、效果进行了说明，这些陈述未改变“避空结构”本身的保护范围，被诉侵权人主张“禁止反悔”但未获认可，二审法院特别指出“该主张实际涉及的是对避空结构的解释”，而非“禁止反悔”问题。在（2024）最高法知民终245号案中，被诉侵权人正确主张“禁止反悔”并得到了法院支持，该案的权利要求1限定“……所述线路所经过的坐标点包括转角点的坐标点、起点坐标点和终点坐标点”，这里的“包括”是否为“仅包括”关乎侵权成立与否，被诉方案中的相应坐标点除了起点、终点、转角点坐标外，还包括其他坐标。专利权人在三次答复专利审查意见时，均强调为了实现技术目标，仅选取上述三个坐标点。基于此，最高人民法院认定构成“禁止反悔”，从而认定侵权不成立。值得一提的是，这案件首次明确了“禁止反悔原则”对于“相同侵权”情况依然适用，而非仅用于“等同侵权”。

第三种错误，混淆对于现有技术的说明和对于权利要求的“限缩性陈述”。在克服新创性问题时，专利权人难免会对现有技术方案进行说明，并强调其与专利方案的不同，这种强调可能会被认为是对相关现有技术特征的明确放弃，如果被诉方案的争议特征与现有技术特征相同或无实质性差异，则可能不落入专利权保护范围。不同于现有技术抗辩要求对全部技术特征进行比对，这种基于“禁止反悔”的“现有特征抗辩”仅需比较诉争技术特征本身，具有独特优势，日益受到关注。但如何准确认定权利人是否放弃了相关现有技术特征是实务中的难度问题。笔者认为，对于这一问题，应注意对于权利人的陈述意见进行全面审查，准确把握权利人的真实用意，避免仅基于对现有技术的说明“断章取义”。

在（2020）最高法知民终1832号案中，权利要求1限定“所述第一铣槽机构、第二铣槽机构、芯片抓取转换机构、芯片移动点焊机构、第一冷热焊机构和第二冷热焊机构沿所述卡片的传送方向依次设置在所述拉卡机构和收卡机构之间”，其中限定了“芯片抓取转换机构、芯片移动点焊机构……依次设置”，与此不同，被诉方案中的芯片抓取转换机构、芯片移动点焊机为垂直设置，非依次设置。无效程序中，专利权人提及涉案专利的芯片移动点焊机构、芯片抓取转换机构与对比文件1的点焊组、搬运装置的设置位置不同，以及对比文件1的搬运装置、点焊组不是沿卡片传输方向依次设置等内容。被诉侵权人认为，被诉方案和对比文件1的方案在是否为“依次设置”方面相同，已被排除出保护范围。对此，最高人民法院认为，虽然专利权人确实存在上述陈述，但“专利权人是在不认可对比文件1的搬运装置相当于权利要求1的芯片抓取转换机构，以及不认可对比文件1的点焊组相当于权利要求1的芯片移动点焊机构的基础上作出的上述陈述，并且，专利权人还强调了权利要求1的第一铣槽机构、第二铣槽机构、芯片抓取转换机构、芯片移动点焊机构、第一冷热焊机构、第二冷热焊机构6个机构按照一定顺序设置，是一个整体特征，故不能割裂专利权人在无效宣告程序中的陈述。”基于此，认为权利人的陈述不构成“限缩性陈述”。本案中，表面上看，被诉方案和现有技术方案在诉争特征（“依次设置还是垂直设置”）方面相同，权利人也明确承认了专利方案和现有技术方案在诉争特征方面不同，似乎能够适用禁止反悔。然而，最高人民法院并未“一叶障目”，而是回归到国家知识产权局和权利人的具体互动中，从权利人意见陈述的整体出发，作出了正确认定。

综上，对于“限缩性陈述”，应结合权利人的陈述整体进行理解，只有其对于权利要求所确定的保护范围产生了实质性的限缩作用，且明确表示了对于被诉技术方案的放弃，才可能构成“禁止反悔”。如果对于“限缩性陈述”是否导致技术放弃把握过松，可能影响权利人在授权和确权程序中充分发表意见，也不利于公众基于审查档案合理确定专利的保护范围。

四、结论

本文结合最高人民法院相关判决，对于适用“禁止反悔原则”的三个问题进行了探析。“禁止反悔原则”的核心问题是权利人是否通过“修改或陈述”作出了放弃特定技术方案的意思表示，并不要求权利人的“修改或陈述”导致了专利授权或维持的“实际得利”结果。对于权利人的“限缩性修改”，不应局限于修改文本本身，而是应综合考虑权利人作出修改的时机、修改方式的限制、文字表达的限制、现有技术状况等，准确判断权利人在作出修改时是否存在放弃相应技术方案的意愿；对于权利人的“限缩性陈述”，不应“断章取义”和“捕风捉影”，应结合权利人的陈述整体把握，只有权利人的陈述对于权利要求所确定的保护范围产生了实质性的限缩作用，且明确表示了对于被诉技术方案的放弃，才可能构成“禁止反悔”。

对于诉讼案件的启示在于，权利人在授权或无效程序中，应注意避免通过不必要“修改或陈述”限缩保护范围，在侵权程序中，应注意对之前作出的“修改或陈述”进行复核，避免对于专利保护范围产生误判；被诉侵权人在侵权程序中，应注意调取专利申请档案，避免遗漏“禁止反悔”抗辩，在无效程序中，应注意检索和使用与被诉方案接近的现有技术。无论是权利人还是被诉侵权人，应高度注意协同处置专利民事和行政两个程序，避免顾此失彼，同时，在诉讼活动中均应秉持诚信，不应将已经放弃的方案重新纳入保护范围，也不应牵强附会，滥用“禁止反悔”抗辩。

最后，需要特别说明的是，囿于笔者本身的局限性以及司法实践中个案的差异性，本文中笔者根据有限的司法案例所总结出的“三个误区”，可能本身也是一种误区或偏见，仅供大家学习讨论之用，不作为笔者在未来案件中的立场表达。

注释（上下滑动阅览）

【1】相关案例：（2019）最高法知民终235号：“奇佳公司在涉案专利的授权阶段为克服该申请不具备创造性的缺陷，删除了关于单层拱涵壁体的技术方案，仅保留了双层拱涵壁体的技术方案，且双层拱涵壁体的技术方案具备《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定的创造性。由此可见，涉案专利删除了单层拱涵壁体的技术方案，应当理解涉案专利明确排除了单层拱涵壁体的限定，因此，作为明确排除的技术方案，不应当纳入到涉案专利权的保护范围”。（2024）最高法知民终786号：“涉案专利申请公布文本的权利要求书记载了三辛胺作为反应剂的技术方案，而涉案专利授权公告文本的权利要求书中未记载该技术方案。鉴于涉案专利申请人通过对权利要求进行修改放弃了三辛胺作为反应剂的技术方案，某甲公司在本案中又将其纳入涉案专利权保护范围，本院不予支持。”

【2】《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。”

作者：许睿峤张祥

编辑：Sharon