魏征 | 关于完善专利权评价报告制度的若干思考

目次

一、专利权评价报告制度的立法沿革

二、专利权评价报告制度从高度重视到逐步被淡化

三、完善专利权评价报告制度的举措:不忘初心

四、结语

最高人民法院在2025年4月下旬发布了《全国法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2024)摘要》,涉及43个法律适用问题,其中位列第一的是“专利权评价报告在侵害专利权纠纷案件中的定性”问题。在最高人民法院审结的(2024)最高法民再244号裁定中,最高法院明确指出:“侵害专利权纠纷案件中,专利权评价报告可以作为审理案件的证据之一,但涉案专利的有效性仍应当依据专利授权文本及行政部门的生效决定进行判断。在专利权人依据有效专利提起侵权诉讼的情况下,不能仅因专利权评价报告对涉案专利作出不符合法定授权条件的否定结论,就认定该权利人不具有行使诉权的基础,进而裁定驳回其起诉。”紧接着在(2025)最高法民再19号裁定中,再次重审上述裁判观点。我国专利法从2001年设立专利权检索报告制度算起,该制度经历了备受重视到逐渐被淡化的过程,引发业内对专利权评价报告制度的定位及功能作用的现实关切。

一、专利权评价报告制度的立法沿革

专利权评价报告制度是专门针对我国专利法中实用新型和外观设计两类发明创造不经过实质审查就可以授予专利权而设立的。其立法目的是提醒专利权人在行使此类专利权时应充分评估专利权的稳定性,避免草率起诉。我国专利法在2000年首次引入该制度。《专利法(2000)》中第五十七条第2款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。” 但当时的名称为专利权检索报告。有关专利权检索报告的程序性规定,则体现在《专利法实施细则(2001)》中的第五十五条、五十六条中。外观设计专利同样是仅经初步审查合格就授予的专利权,上述规定仅仅涉及实用新型专利,而没有涉及外观设计,主要原因在于当时国家知识产权局缺乏对外观设计的图片或者照片进行检索对比的现有设计电子数据库,还不具备对外观设计专利作出检索报告的能力。故立法机关将检索报告制度仅限于实用新型专利,未将外观设计专利纳入检索报告制度中。随着信息技术的快速发展以及司法实践经验的不断积累,检索报告制度也需要完善与精细化;2006年,国家知识产权局在启动专利法第三次修改过程中,专门设立对检索报告制度的软课题研究,并形成调研报告。因此,在2008年修改的《专利法》中,将检索报告制度升级为专利权评价报告制度,外观设计专利亦顺理成章地被纳入其中。

从检索报告制度到专利权评价报告制度,其最重要的变化在于,对于有权申请评价报告的请求人资格由原先的专利权人扩大到利害关系人,检索的范围由原来的新颖性创造性扩大到所有无效理由。不变的是,专利权评价报告在侵权诉讼中的使用困境仍然没有得到纾解,反而有名存实亡的趋势。

二、专利权评价报告制度从高度重视到逐步被淡化

专利法(2001)第五十七条第2款规定了专利侵权纠纷“涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”;为配合上述规定,2001年6月19日,最高人民法院审判委员会第1180次会议又通过的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》,其中第八条规定,“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具国务院专利行政部门作出的检索报告”。

可以看出,对于检索报告,专利法的措辞是“人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”,其中的“执法主体”是“人民法院或者管理专利工作的部门”,其“可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”,而义务主体是“专利权人”。至于是否“要求”,属于“执法主体”的裁量权范围。与之形成鲜明对照的是,司法解释的措辞是“应当”。即明确要求“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告”应当提供检索报告。显然,这一规定属于强制性规范,即不论作为“执法主体”的人民法院或者管理专利工作的行政部门是否要求原告提供检索报告,原告都应当主动提供。

这至少说明,最高法院高度重视该制度的作用。尽管学界认为该司法解释超越了法律规定。但在实践中,各级有管辖权的法院普遍将司法解释的规定当作受理案件的必备条件。为此,北京市高级人民法院曾请示最高法院,最高法院民三庭作了批复,认为立案审查应该依照当时的《民事诉讼法》第108条和第111条的规定,提供检索报告不是立案的必备条件[1]。最高法院民三庭的批复与前述司法解释的不一致,使得下级法院左右为难,执法更加缺乏统一性。例如,某省高级法院就对此不以为然,他们认为,司法解释是经过最高法院的审判委员会通过的,而最高法院民三庭的批复只是具体部门的理解,当两相矛盾时,当然以司法解释为准。据此,该省高院要求下属法院严格执行司法解释的规定,将检索报告作为立案的必要条件,否则不予立案。

国家知识产权局也注意到了对上述关于提交检索报告是“应该”还是“可以”的不和谐。在专利法第三次修改启动之际,该局下发的《中华人民共和国专利法修订草案(征求意见稿)》中,对专利法第五十七条第2款进行了修改,将“可以”改为“应该”。并解释道:“这是实用新型和外观设计专利权人指控他人侵权时必须承担这一特殊举证责任。”[2] 令人遗憾的是,国知局的上述立法建议,最终没有被立法者采纳。《专利法(2008)》第五十七条第2款规定:“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”该规定在专利法第四次修改中未做修改,只是法条的编号变为第六十六条第2款。

最终,最高法院修改了上述司法解释关于检索报告(专利权评价报告)的内容,明确了不再将其作为立案的必备文件。

专利权评价报告制度的逐步淡化是一个渐变过程。专利权评价报告只是“作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”,国家知识产权局为此设立了处理专利权评价报告申请的专班,尽管检索的范围涉及到所有无效理由,但在实务中,鲜见有新颖性创造性之外的其他理由。特别是对于使用公开的证据。因此,专利权评价报告的质量平平。有关调研报告指出,即便是评价报告对专利权做出了负面结论,但在专利无效程序中被复审无效部门采纳的比例也不高,相反,即便做出了正面结论的评价报告,专利被无效的比例也不低。原因之一出在专利权评价报告不是一个正式的行政决定,而是国知局应请求人要求单方面做出的,严格说来,并不能等同于实质审查程序,无论是专利权人还是利害关系人或一般公众,无法参与到该报告的程序中,对报告的结论不认同也不能提起行政诉讼;因此,评价报告中的分析说理也比较粗糙。原因之二在于,根据专利法第六十六条的规定,专利侵权诉讼中,法院可以要求专利权人或利害关系人出具专利权评价报告,但专利法或者相关司法解释并未明确“可以提交”的具体情形,导致原告随心所欲,专利权评价报告结果对其有利则提交,反之,则选择不提交。原因之三在于对无正当理由不提交专利权评价报告的法律后果不明确。例如,(2025)最高法民再19号裁定披露的案情中,原告明知其手握的涉案专利权评价报告结论为全部权利要求(1-10)均不符合授予专利权条件,但仍对法院要求提供专利权评价报告的要求置之不理,导致一审法院一怒之下驳回其起诉。其中,现行专利法第六十六条第二款对提交专利权评价报告的措辞为法院“可以要求”的表述,是指“选择权”在法院,而不是在当事人。因此,从诉讼法原理分析,原告无正当理由不提交专利权评价报告的,法院完全有权做出驳回起诉的裁定。但多数案件中法院并未驳回起诉,而是认为在涉案专利没有明确宣告无效前,仍然属于合法授权的有效专利,相关诉讼应当继续审理,原告并未因此承担任何不利后果。最高法院的上述裁判观点,相当于变相承认了专利权人无正当理由不提交专利权评价报告的做法合法合规,无疑强化了专利权人选择性提交专利权评价报告的“自信”,使专利权评价报告成为可有可无的“饭后甜点”,从根本上阉割了专利权评价报告制度。

三、完善专利权评价报告制度的举措:不忘初心

本文认为,完善专利权评价报告制度的举措在于明确专利权评价报告制度的法律效力和作用,以及无正当理由不提交专利权评价报告的法律后果。

专利权评价报告制度的初心在于防止专利权人挥舞未将实质审查的专利权大棒滥用诉权,就应对这一类专利权的诉权进行限制。具体而言,可以借鉴我国台湾地区的我国台湾地区《专利法》[3]中的关于“新型专利技术报告”制度可以借鉴。其中规定:

第115 条

申请专利之新型经公告后,任何人得向专利专责机关申请新型专利技术报告。

专利专责机关应将申请新型专利技术报告之事实,刊载于专利公报。

专利专责机关应指定专利审查人员作成新型专利技术报告,并由专利审查人员具名。

专利专责机关对于第一项之申请,应就第一百二十条准用第二十二条第一项第一款、第二项、第一百二十条准用第二十三条、第一百二十条准用第三十一条规定之情事,作成新型专利技术报告。

依第一项规定申请新型专利技术报告,如叙明有非专利权人为商业上之实施,并检附有关证明文件者,专利专责机关应于六个月内完成新型专利技术报告。

新型专利技术报告之申请,于新型专利权当然消灭后,仍得为之。

依第一项所为之申请,不得撤回。

第116 条

新型专利权人行使新型专利权时,如未提示新型专利技术报告,不得进行警告。

第 117 条

新型专利权人之专利权遭撤销时,就其于撤销前,因行使专利权所致他人之损害,应负赔偿责任。但其系基于新型专利技术报告之内容,且已尽相当之注意者,不在此限。

本文试图对上述规定做出解读,我国台湾地区的“技术报告”,仅限于“新型”专利,即对应于大陆专利法语境下的“实用新型专利”。 “新型专利技术报告”对应于“专利法评价报告”。

在第115条中,明确规定请求人主体为“任何人”,相当于大陆专利法中的“任何单位或者个人”。“如叙明有非专利权人为商业上之实施”的情形,则要求专利专责机关做出“新型专利技术报告”的审限为6个月。亮点在于第116条的明确规定:专利权人“行使新型专利权时,如未提示新型专利技术报告,不得进行警告。”举轻以明重,既然没有出具新型技术报告就“不得进行警告”,那么,不出具新型技术报告就不得提起诉讼,本是该规定的应有之义,故出具新型技术报告就成为起诉立案的必要条件。在第117条中,规定了十分严格的法律后果:“新型专利权人之专利权遭撤销时,就其于撤销前,因行使专利权所致他人之损害,应负赔偿责任。”针对技术报告的结论为负面的情形下,这个规定无疑是变相限制了专利权人提起诉讼的权利,只有在技术报告的结论为正面的情形下,“且已尽相当之注意者”,才能免赔。

台湾地区给出的“立法理由”[4]如下:

“新型专利采取形式审查,由于未对是否满足专利要件进行实质审查,导致新型专利权的权利内容存在着相当的不安定性及不确定性。若新型专利权人利用此一不确定的权利而不当行之,可能产生权利滥用的情形,对第三人的技术利用及研发带来相当大的危害。参照日本实用新型法第十二条、第十三条,引进新型专利技术报告。”

由此可见,对于未经实质审查的专利权可能发生的权利滥用进行限制,完善我国专利权评价报告制度,既有现实需求,也是专利法公开换保护原理的本质要求。

四、结语

本文分析了我国专利权评价报告制度有被边缘化导致名存实亡的危险。完善专利权评价报告制度需要不忘制度设计的初心,借鉴域外的先进立法经验,认清专利权评价报告制度的法律属性,专利权评价报告制度关乎专利法中公开换保护原理的核心问题,还需多方共同努力。在当前情境下,司法机关应进一步完善专利侵权诉讼中止程序,将负面结论的专利权评价报告作为触发专利侵权程序中止的前提条件。同时,对于通过“人为设计”权属纠纷或财产保全中止专利无效程序的虚假诉讼行为进行打击,对不诚信的诉讼行为说不。在个案中审查不诚信诉讼的滥用专利权行为。但根本上来说,还需要在立法层面予以完善,即制度设计上,强化专利权评价报告制度的作用,将评价报告作为立案的必备文件,并明确专利权被无效后专利权人要承担赔偿的法律后果。

注释(上下滑动阅览)

【1】见《最高人民法院关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》,

(2001)民三函字第

2号。

【2】该《中华人民共和国专利法修订草案(征求意见稿)》第57条第二款将检索报告制度扩大到了“外观设计”专利。

【3】即2019年5月1日修正的台湾地区《专利法》。

【4】转引自:《专利法实施细则修改专题研究报告(上卷)》,国家知识产权局条法司编,知识产权出版社,2008年6月第一版,p.730。

作者:魏征

编辑:Sharon