关于专利损害赔偿的比例分摊规则不适用于合同违约（FRAND）主张



作者 | Curtis Dodd & Chris Dubuc, Harfang IP

翻译 | 北京思韬知识产权代理有限公司

“在确定标准必要专利（SEP）价值以计算损害赔偿时的评估，与判断在特定许可谈判中某一方提出的要约是否公平合理，是两个截然不同的过程。”

—— 美国第五巡回上诉法院法官

Jennifer Walker Elrod

在此前[1]的一篇文章中，我们讨论了专利侵权中的合理使用费（reasonable royalty）与FRAND许可费率之间在起源与目标上的差异：前者源自法律与判例，旨在补偿专利权人因侵权所受的损失；而后者则根植于合同义务，除确保公平合理外，还旨在应对许可费堆叠（royalty stacking）和歧视性许可等问题。尽管二者在性质上存在明显不同，我们也指出，法院在实践中常常将这两个概念混为一谈，从而导致了一些令人困惑的判决结果。

此前的文章及后续讨论（参见此处[2]与此处[3]）所探讨的核心问题是：为何在计算专利侵权损害赔偿时，要以FRAND相关的合同义务为参照？——尤其是在这些合同义务尚未被证明适用的情况下（即涉案专利尚未被证明为标准必要专利）。我们评论的案例之一是HTC诉Ericsson的合同违约案。我们特别关注的问题是：HTC未能履行诚信谈判义务（duty to negotiate in good faith）是否会影响Ericsson在其标准相关专利组合遭侵权时可获得的赔偿金额。然而，我们也指出，该案并未涉及专利损害赔偿问题：

Ericsson并未请求法院宣告HTC丧失权利，而是寻求一项禁令救济，要求HTC按照Ericsson所提出的费率签署许可协议。此外，Ericsson也未提出专利侵权的反诉，因此专利损害赔偿并非该案的争点。由此，陪审团裁决对Ericsson能否在FRAND费率之外主张额外专利赔偿的影响，仍不得而知。

然而，在该判决上诉后，美国第五巡回上诉法院在HTC Corp.等诉Telefonaktiebolaget LM等案[4]（案号19-40643） 中，审理[5]了一个“反向问题”：关于合理使用费的专利法规则，是否适用于判断是否遵守FRAND相关合同义务的问题？该案的多数意见清晰地区分了这两个概念，充分阐明了它们在法律性质上的差异。然而，赞同意见（concurring decision）中的观点却再次模糊了两者之间的界限。

缺乏关于比例分摊的陪审团指示并未妨碍HTC主张其FRAND违约请求在上诉程序中，专利损害赔偿问题的出现源于HTC对地方法院陪审团指示的质疑，即在判断某一许可是否符合FRAND时，陪审团是否应被告知关于比例分摊的指引。HTC主张，地方法院未向陪审团提供其所要求的关于比例分摊的说明，构成法律错误。

然而，多数意见认为，若要认定此类遗漏构成可撤销错误（reversible error），必须证明所提议的指示涉及“审理中的重要问题，以至于未就此指示陪审团会严重妨碍[HTC]陈述其主张的能力”，而HTC未能做到这一点。具体而言，多数意见指出，双方均同意应适用比例分摊原则；在庭审中，HTC试图说服陪审团，其专利的分摊价值应以“最小可销售的专利实施单元”（SSPPU）为基础，而非以整机净值计算。与此相对，Ericsson则主张其专利为终端产品带来了附加价值，并以其与其他终端厂商签署的许可协议作为对比。在此背景下，多数意见认定，在双方无争议的问题上未作陪审团指示，并未妨碍HTC陈述其合同违约主张。Stephen Higginson法官的赞同意见亦在此问题上表示同意。

一
专利法在认定FRAND许可承诺违约中的适用性

多数意见认为，地方法院拒绝采纳HTC关于比例分摊的陪审团指示并未构成错误的另一理由在于：这些指示并非法律的‘实质正确（substantially correct）’表述”。多数意见补充指出：“若拟议的陪审团指示依赖于不适用的法律依据，则不可能被视为‘实质正确’。”

首先，多数意见指出，地方法院已经认定，HTC与欧洲电信标准协会（ETSI）之间的许可承诺受法国法律管辖，且其性质纯属合同义务。该认定并未被上诉。然而，HTC所提出的陪审团指示却是基于美国专利法，因此并不适用。

然而，正如其他法院所指出的，涉及FRAND违约主张的合同违约案件“并非专利法诉讼”（Microsoft Corp., 795 F.3d at 1040）。确定标准必要专利价值以计算损害赔偿的行为，与评估在特定许可谈判中某一要约是否公平合理，是两个不同的过程。 因此，尽管“联邦巡回法院的专利法分析方法可在合同案件中就专利价值评估问题提供参考”（同上），但该方法并不直接支配合同条款的解释——即便这些条款与专利法密切相关。由此可见，即便假设本案适用美国法律，地方法院可在一定程度上参考美国专利法原则来指导其陪审团指示，但并无此项义务。

二
Stephen Higginson法官的赞同意见

Higginson法官认为，地方法院确实在未向陪审团提供比例分摊指示方面存在错误。他指出，“虽然FRAND违约案件并非专利法诉讼，但联邦巡回法院的专利法分析方法可以在合同案件中涉及专利价值评估的问题上提供参考。”此外，他强调，在其他涉及已作出许可承诺的专利侵权案件中，联邦巡回法院通常要求陪审团须接受有关比例分摊的指导。

至于美国法是否适用于法国法这一问题，Higginson法官在脚注中进一步说明如下：

Ericsson主张，美国判例法并不适用，因为ETSI的FRAND承诺受法国法管辖。对此，Higginson法官表示并不认同。首先，双方均未提供任何证据表明外国法在本问题上与美国法存在差异。事实上，Ericsson在其书面陈述中指出：“无论在法国法还是美国法下，事实裁判者（factfinder）在解释含糊合同条款时，均应依据‘当事人的共同意图’以及‘业界通行标准或做法’。” 正如Ericsson在其他案件中所主张的那样：“在当事人均未提供外国法与美国法存在差异的证据时（正如本案），美国法院应适用本国法律。”参见上诉人爱立信公司和德国爱立信电信公司更正后的非保密诉状第39页,TCL Communication Technology Holdings Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 943 F.3d 1360 (5th Cir. 2019)，2018 WL 3440544，第39–40页（引自 The Scotland, 105 U.S. 24, 29 (1882)）。其次，Ericsson自身在支持其拟议陪审团指示时，也援引了美国判例法。这意味着，无论是双方当事人还是地方法院，在审查该指示是否妥当时，实际上都依赖于美国法律。第三，Ericsson并不否认在评估FRAND费率时，陪审团应进行某种形式的比例分摊分析。事实上，Ericsson在上诉中强调，其专家在庭审中已明确指出：“没有任何人质疑，FRAND许可费应当反映专利本身的价值，而不应包含其他功能或标准化带来的附加价值。”第四，正如Ericsson向地方法院所陈述的，“目前除美国外，其他国家均未采用陪审团制度审理专利案件。” 因此，美国境外并无关于如何指导陪审团评估专利组合价值的判例可资借鉴。

撇开关于美国专利法是否适用于法国合同法的这一争议不谈，Higginson法官关于专利损害赔偿法为何可“具有指导性地”适用于FRAND违约案件的理由，似乎陷入了一个误区——即在未充分区分两者起源与目的差异的情况下，将专利侵权中的合理使用费与FRAND许可费率视为等同概念（强调部分为笔者所加）。Higginson法官援引如下观点：

“尽管D-Link一案系在专利侵权背景下裁决，但其原则对于FRAND违约案件具有指导意义。虽然FRAND违约案件‘并非专利法诉讼’，但‘联邦巡回法院的专利法分析方法可作为合同案件中专利价值评估问题的参考’（Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024, 1040 (第九巡回法院, 2015)；另见 Bonzel v. Pfizer, Inc., 439 F.3d 1358, 1363 (联邦巡回法院, 2006)，指出其他巡回法院在专利许可合同违约案件中‘可适当适用专利侵权法’）。这是因为，陪审团在评估专利侵权损害赔偿时，所承担的任务与判断某一许可费率是否符合FRAND义务相似。（参见前述案例；另见Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-3451-RMW, 2014 WL 2738226, at *6 (加州北区地方法院, 2014年6月16日)：‘确定专利侵权损害赔偿等同于宣告双方在RAND合同下的权利’）。在认定侵权后，陪审团须“裁定足以补偿侵权行为的损害赔偿，但不得低于侵权人因使用该发明而应支付的合理使用费”（VirnetX, 767 F.3d at 1326, 引用35 U.S.C. § 284）。同理，当陪审团评估SEP权利人是否违反FRAND义务时，也需确定其专利组合的价值，并将该价值与所提出的许可费率进行比较。对专利组合进行价值评估需要比例分摊分析，正如对单项专利进行估值时同样需要比例分摊。（同上）

尽管在判断是否已提出FRAND费率时，参考专利法中的比例分摊原则具有一定合理性，但这并不意味着在确定合同意义上的“公平、合理、非歧视性”费率时，应当直接适用专利法中关于“合理使用费”的损害赔偿规则。原因在于，与比例分摊问题不同，“合理使用费”与“FRAND费率”之间存在本质差异。若简单地将专利侵权损害赔偿意义上的“合理”与合同义务中的“FRAND合理”视为等同，就忽视了二者在起源与目标上的不同。具体而言，FRAND费率不仅需考虑合理性，还必须兼顾“公平性”和“非歧视性”，并纳入“许可费堆叠”等因素；而合理使用费仅旨在补偿侵权损失，无需承担此类附加义务。出于同样的原因，在确定专利侵权的合理使用费时，也不应反向引入FRAND限制因素。

最后但同样重要的是，Higginson法官在脚注中对“最小可销售专利实施单元”（SSPPU）问题作出了评论，特别指出：HTC关于比例分摊的陪审团指示既未要求使用SSPPU作为许可费基础，也未排除陪审团参考可比许可证据。他写道：

“我注意到，与Ericsson及法庭之友（amici）所表达的担忧相反，HTC拟议的比例分摊指示并未规定任何特定的专利估值方法。HTC的比例分摊指示并未要求以SSPPU作为许可费基数，其目的仅在于提醒陪审团注意——防止对某一SEP专利组合授予未反映实际价值的高估赔偿或未分摊价值的补偿。Ericsson的观点——即SSPPU可能并非合适的许可费基数，也不应被强制用于陪审团指示——是有道理的（参见 Commonwealth Scientific, 809 F.3d at 1302–03；D-Link, 773 F.3d at 1226–28）。但HTC的拟议指示与此担忧并不冲突，也未禁止陪审团参考可比许可证据。”

结合多数意见的结论——专利法不适用于合同法（尤其是法国合同法）——Higginson法官此处所言“Ericsson关于SSPPU可能并非合适的许可费基数的观点是有道理的”，似乎表明合议庭的所有法官都同意：陪审团无需被指示必须以SSPPU作为FRAND合规评估的唯一许可费基数。有趣的是，在其题为“HTC的拟议指示在实质上是正确的”一节中，Higginson法官列出了HTC关于比例分摊的部分拟议指示，其中之一提到了“最终产品”：

“核心要求在于，最终的合理使用费裁定必须基于被专利发明对最终产品所增加的增量价值。”

值得注意的是，HTC所提交的所有与比例分摊相关的拟议指示中，都未提及SSPPU。

* 英文原文已在IPWatchdog上发布，点击文末“阅读原文”。

注释（上下滑动阅览）

【1】https://ipwatchdog.com/2020/12/08/damages-patent-infringement-versus-frand-licensing-rates/ 

【2】https://ipwatchdog.com/2021/03/14/latest-optis-wireless-v-apple-ruling-means-patent-infringement-damages-seps/

【3】https://ipwatchdog.com/2021/04/29/a-new-trial-is-ordered-with-respect-to-damages-in-optis-wireless-v-apple-despite-no-frand-claims-at-issue/

【4】https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca5/19-40643/19-40643-2021-08-31.html

【5】https://ipwatchdog.com/2021/08/31/fifth-circuit-affirms-texas-courts-judgment-ericsson-complied-frand-obligations/


作者：Curtis Dodd & Chris Dubuc, Harfang IP

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

编辑：Sharon



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