2020 年授权后业务报告 | 关于自由裁量驳回的最新资讯

图片
对于《美国法典》第 35 编第 314(a) 条规定的自由裁量驳回,2020 年的发展动向颇为有趣。5 月,对于运用自由裁量权来基于相关专利的平行诉讼驳回立案,专利审判与上诉委员会(“PTAB”)在一项裁决中提出了此类情况所适用的考虑因素,并将该裁决指定为判例。Apple Inc. 诉 Fintiv, Inc.案,案件编号 IPR2020-00019,第 11 号文件(PTAB,2020 年 3 月 20 日)。Fintiv案裁决提出了一项六因素检验标准,用于评估平行的共同未决程序:

1.法院是否已批准中止令,或者是否有证据表明法院可能在委员会程序立案后批准中止令;

2.法院的审判日期与委员会预计发布最终书面裁决的法定截止日期是否相近;

3.法院和各当事方在平行程序中的投入程度;

4.请愿与平行程序中所提的问题之间的重合程度;

5.请愿人与平行程序中的被告是否相同;以及

6.对委员会行使自由裁量权有所影响的其他情况,包括案情实质。

委员会解释称,“这些因素关系到根据效率、公平性和案情实质考虑,委员会是否应当基于审判日期更早的平行程序来行使驳回立案的权力。”同上,第 6 页。委员会承认,“这些因素之间存在一些重合”,并且在评估这些因素时,需要“从整体上考虑是对审查进行驳回还是立案更有利于维护系统的效率和完整性。”同上。

随着Fintiv案检验标准作为判例的采纳,PTAB 能够基于平行程序的进展更完善地行使自由裁量权,来驳回在平行程序中进展迅速且具有价值的请愿。这一完善使得更多专利持有人基于平行诉讼的快速进度来寻求获得立案驳回。2020 年,某些统计数据的变化也可能归因于自由裁量驳回的增多:

实际上,在审判进度较快的司法管辖区,比如德克萨斯州东部和西部地方法院以及美国国际贸易委员会(“ITC”),Fintiv案检验因素往往对于立案驳回比较有利(具体取决于请愿人是否迅速在 PTAB 提出质疑)。例如,如果被告在诉状送达法庭后 10 个月才提出多方复审 (IPR) 请愿(这按照国会在《美国法典》第 35 编第 315 条中规定的“一年”限制属于安全做法),则可能很难有机会证明基于第 1 条、第 2 条或第 5 条因素对立案有利的事实。当然,如果被告在诉状送达法庭后不久就提出 IPR 请愿,委员会发布最终书面裁决的预计日期早于预定陪审团审判日期的可能性将会增加:

第 3 条因素也会受到快速推进的诉讼影响,但这可通过在诉讼启动后迅速提出请愿来有效减少。不过,迅速提出请愿也会给请愿人自身带来风险,因为请愿人需要在对侵权指控了解有限的情况下推进请愿,并且需要尽早制定案件策略,以确保在两个法庭保持一致。

出于这些考虑,第 4 条因素往往是关键,即对于请愿中所提的问题与涉及同一专利的平行民事程序中待解决的问题,请愿人已经采取措施来消除委员会关于两者存在潜在重合的疑虑。例如,请愿人已经尝试将在 PTAB 提出的先有技术与平行诉讼中存在争议的先有技术区分开来。某些案件中的请愿人在 PTAB 采用并未在平行程序中提出的先有技术。而在其他案件中,请愿人则提出约定来避免重合。在这种情况下,请愿人同意不会引用平行程序中的某些先有技术。这些约定形式不一。某些请愿人进行无条件的约定,但大多数请愿人会以 PTAB 批准立案作为约定生效的前提条件。约定范围也不尽相同,请愿人可能将约定限制为 (1) 仅限请愿中提出的特定依据,(2) 仅限请愿中提出的主要参照,(3) 请愿中提出的所有先有技术,或者 (4) 基于印刷出版物中的先有技术提出的所有 102 和 103 抗辩。

2020 年 12 月 17 日,PTAB 给出了关于约定的指导,针对请愿人提交广泛约定来限制在地方法院提交依据作出裁决,并将该裁决指定为判例。Sotera Wireless, Inc. 诉 Masimo Corporation案,案件编号 IPR2020-01019,第 12 号文件(2020 年 12 月 1 日)。在Sotera案中,委员会批准了“[请愿人] 提出的一项约定,即如果 IPR 立案,其将不会在地方法院诉讼中寻求采用 IPR 中提出或可能合理提出的任何依据。”同上,第 18 页(着重内容已标明)。委员会解释称,“在本案中,请愿人的约定减少了他们对地方法院与委员会之间重复工作的疑虑,以及裁决可能产生冲突的疑虑。”同上,第 19 页。基于Sotera案,如果请愿人愿意在立案时遵循“自行禁反言”规定,类似于通常仅在最终书面裁决发布时生效的《美国法典》第 35 编第 315 条所载禁反言规定,委员会就不太可能援引Fintiv判例进行自由裁量驳回。



如果相比于共同未决诉讼,请愿人在 PTAB 对更多权利要求提出质疑,也间接说明请愿与平行民事诉讼中待解决的问题没有重合。专利持有人对此的反击是约定他们将仅就平行程序中涉及的权利要求对请愿人主张专利,但以驳回立案作为前提条件。参见SK Innovation Co., Ltd. 诉 LG Chem, Ltd.案,案件编号 IPR2020-01036,第 13 号文件(2020 年 11 月 30 日)。



在 PTAB 根据Fintiv案第 6 条因素行使自由裁量权时,案情实质有时也会发挥较大的作用。例如,PTAB 如有“案情实质方面的重大发现”,足以根据第 6 条因素强烈反对自由裁量驳回,并且其权重高于根据第 2 条、第 3 条和第 5 条因素支持自由裁量驳回的发现。参见示例:Apple Inc. 诉 Seven Networks, LLC案,案件编号 IPR2020-00255,第 13 号文件(2020 年 7 月 28 日)。

此外,PTAB 已将Fintiv案的调查延伸到地方法院案件之外,将同样的分析方法应用于 ITC 调查。虽然 ITC 不同于地方法院,对于会对当事方产生排他性影响的专利有效性,无权作出最终判决,但近期裁决表明,早期的 ITC 判定会限制 PTAB 根据Fintiv判例作出审查决定。参见示例:Garmin Int’l, Inc. 诉 Koninklijke Philips N.V.案,案件编号 IPR2020-00754,第 11 号文件(2020 年 10 月 27 日)。

随着关于自由裁量驳回的法律迅速发展演变,Fintiv判例在 2021 年仍然是需要继续关注的热门话题。实际上,几家科技公司已经提起诉讼,称Fintiv判例违反了《行政程序法》(APA) 和AIA。Apple Inc. 等诉 Iancu,案件编号 5:20-cv-06128(加州北区地方法院,2020年 8 月 31 日)。另外,在 10 月,USPTO 发布了一项意见征集,针对专利审判与上诉委员会对审判立案的自由裁量权征求意见,释放出可能针对自由裁量驳回制定规则的信号。《联邦公报》第 85 卷第 66502 号(PTO-C-2020-0055,2020 年 10 月 20 日)。鉴于这些动向,PTAB 针对自由裁量驳回的法律仍然存在变数,可能会随时变化。不过,与此同时,Fintiv判例仍然存在,请愿人最好迅速准备好证据充足的请愿书,并最大限度避免平行程序之间的重合。

在授权后业务方面,斐锐的过往和当前成绩都是首屈一指的:我们在 PTAB 处理的案件超越任何其他律所,我们的律师经常会在联邦巡回法院参与新法律的制定。如需了解更多信息,可根据推文下方信息联系斐锐深圳办公室,或访问 fishpostgrant.com。

声明:中文翻译仅供读者参考,请以英文原文为准



上述观点仅是作者在上述日期的观点,并不一定代表斐锐律师事务所(Fish&Richardson P.C.)、该律所任何其他律师、客户或其任何关联公司的观点。这篇文章仅供一般参考,并不旨在也不应作为法律建议。没有形成任何律师-客户关系。

©2021 Fish & Richardson P.C. All Rights Reserved.



分享到微博
分享到微信
    分享到领英

相关文章