姚建军 | 被控侵权人在专利侵权纠纷中的抗辩理由
作者 | 姚建军
目次
一、不侵权的抗辩
二、侵权例外的抗辩
三、现有技术抗辩
四、专利权利滥用抗辩
五、结语
专利制度是以“公开换保护”的激励机制，通过赋予专利权人在一定期限内的技术独占权，推动技术创新，实现社会技术进步。众所周知，任何一项权利的行使并非绝对的，因此我们说专利权同样有边界。阅读我国《专利法》第11条的规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。可以看出，专利权被授予后，实施也有例外条款。2025年12月16日最高法院发布《民事案件案由规定》（第三次修正）中将专利侵权案件进行了细化。专利侵权案件是指原告以被控侵权人未经许可实施其发明专利、实用新型专利或者外观设计专利的行为。司法实践中，原告以一纸诉状指控被告侵权，被告必须进行答辩。被告除了程序答辩外，还需进行实体答辩。这也是被告书写答辩状或者开庭时必须面对的问题。纵览被告针对原告起诉的侵害发明专利权、侵害实用新型专利权的实体答辩理由，结合学习法律、案例，笔者进行了梳理，主要有以下几种情形：
一、不侵权的抗辩
我国《专利法》第64条规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。由此可以解读出，专利的保护范围是权利要求记载的技术特征内容。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条规定:被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。由此被告进行抗辩的首选理由是不侵害专利权。所谓“不侵权抗辩”是指经对权利要求书记载的技术特征与被诉侵权产品具有的技术特征对比分析后二者的技术特征并不相同或等同。不相同是被控侵权物不满足专利侵权判定中的“全面覆盖原则”，未落入专利保护的范围内，即被诉侵权产品缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同。被控侵权人抗辩认为其实施的技术不构成侵权，这是侵权抗辩的最佳结果。当然，被诉侵权技术特征是否包括其他增加的技术特征在所不问，但是对于以封闭式权利要求表征的组合物专利，最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）第7条规定：被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围，但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。该解释说明，如果被控侵权技术方案含有权利要求记载的组分之外的组分，则应当认为其未落入专利权的保护范围，而不应当以“增加的技术特征不影响侵权判定”为由认定落入保护范围。此外，最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（三）（征求意见稿）第21条规定：当事人依据向国务院专利行政部门提出的在先申请主张不侵权抗辩，被诉侵权技术方案的全部技术特征均已被该在先申请单独、完整地公开的，人民法院应当认定不构成专利侵权。
所谓等同特征是指被控侵权人实施技术的某个技术特征与发明或者实用新型专利权利要求记载的相应技术特征相比虽有不同，但所属领域的技术人员在侵权行为发生时通过阅读专利说明书、附图和权利要求书，无需经过创造性劳动就能够认识到对应的技术特征是采用基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生基本相同的效果。等同原则作为判定侵权的一项原则，是权利人指控被控侵权人常常使用的诉讼理由。对于被控侵权人而言，在抗辩时同样可以提出其所使用的技术特征与原告权利要求书记载的技术特征不等同，进而达到不侵权的抗辩目的。实践中，权利人将其为获得专利权或为使专利有效对其放弃的技术重新纳入了专利的保护范围，进而主张以等同原则认定侵权成立，被控侵权人可以以违反禁止反悔原则进行抗辩。此外，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（二）第12条规定：权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。该条也是不构成等同的抗辩理由。
二、侵权例外的抗辩
侵权例外抗辩又称不视为侵权抗辩是指被控侵权产品的技术特征落入了专利权利要求记载的技术特征保护范围之内，但因属于法律规定的例外情况，故应不视为侵犯专利权。当被告在无法完成“不侵权抗辩”的前提下，如默认了被控侵权物已落入专利权利要求记载的技术特征保护范围内，看可否寻求适用法律上的例外规定。这里所说的“例外规定”，就是我国《专利法》第75条规定的不视为侵犯专利权的五种情形，分别是权利用尽、先用权、临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利、专为科学研究和实验而使用有关专利、为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。接下来笔者仅就侵权例外抗辩的权利用尽及先用权进行论述：
专利权用尽原则是确保专利产品在市场上自由流通的规则，旨在平衡专利权人与社会公众的利益。我国《专利法》第75条明确“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的”不视为侵犯专利权。由此解读出专利权利用尽原则是指专利权人或经其许可的单位、个人首次将专利产品或依照专利方法直接获得的产品合法售出后，该产品的后续使用、许诺销售、销售、进口等行为不再需要专利权人的许可，且不构成专利侵权。该原则在美国判例法上称之为首次销售原则。换言之。该原则是指专利权人或被许可人一旦将专利产品合法流通后，应认为专利权人已经就这些产品取得了自认的基于专利权的合理收益，原专利权人拥有的部分或全部排他权因此而用尽，不得针对这些产品再行提起基于该专利权的利益主张。因此学理上又称之为“专利权权利用尽规则”或者“专利权一次用尽规则”。专利权利用尽必须具备的条件是：专利产品必须由专利权人或其被许可人通过合法渠道销售等方式；使用、销售等行为的主体必须是合法取得专利产品的购买者或其后续流转的持有人；专利权权利用尽的抗辩规则仅限于专利产品而不包括方法，且不适用于制造专利产品行为的抗辩。
先用权制度在于保护在专利申请日前已善意实施相关技术的经营者，避免“先申请制”对在先使用者的不公平，保障先用权人在原有范围内制造的产品或依专利方法直接获得的产品正常流通及交易公平安全。我国《专利法》第75条规定的“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权。最高人民法院《关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律问题的解释》第15条规定：有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第69条第（2）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（1）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（2）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。专利法第69条第（2）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。上述规定就是先用权抗辩的法律依据。由法律规定我们可以解读出先用权抗辩的构成要件是：一是先用权的行使必须在在专利申请日前。在专利申请日前已制造相同产品、使用相同方法或已做好必要准备，为此需提供研发记录、生产订单、采购凭证等客观证据；先用权依附于原专利权存在，不可单独转让或许可。如在“潜水泵电机壳”专利侵权纠纷案中，最高法院指出，设计图纸是机械制造领域产品加工、检验的基本依据，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备，其先用权抗辩成立。本案强调的是先用权抗辩中“主要技术图纸”的认定。二是技术一致性。实施的技术与专利技术相同或实质相同。相同要件是先用权抗辩的核心事实依据，其适用前提为被诉侵权产品或方法已落入诉争专利权的保护范围。最高人民法院在佛山市友强五金机械有限公司诉佛山市浩麦食品机械有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【（2021）最高法知民终1524号】指出：先用权抗辩成立的基本条件之一是有涉案专利技术方案与被控侵权人所主张实施的在先技术方案构成相同或等同，并且在先技术方案与被诉侵权技术方案构成相同或等同。三是技术来源合法性。先用权人所实施的技术必须是被诉侵权人通过独立自行研发取得，即先用权人是通过自身智力投入完成的技术成果；先用技术是从专利权人合法受让等正当途径获得(非法获取技术不适用)；被诉侵权人以非法获得的技术主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。四是范围限定性。专利法规定的原有范围，只能在原有范围内继续制造、使用，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模；已经制造或购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料；已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件。如在上诉人东莞市乐放实业有限公司与被上诉人深圳市赛源电子有限公司、原审被告广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【（2021）最高法知民终508号】中，最高法院指出，先用权抗辩中“原有范围”的证明标准不宜过高。被诉侵权人已经尽力举证，所举证据能够初步证明其所主张的原有范围具有合理性，专利权人没有提供充分反证予以推翻的，一般可以认定被诉侵权人系在原有范围内实施。此外，在刘某某诉重庆某家具有限公司专利侵权案中，作为入库案例，该案例提出专利在先使用权的成立必须具备如下四个要件：使用引证专利的事实要件、用于生产经营的营利要件、在先使用的时间要件、技术或者设计来源的合法性要件。还有最高人民法院公布的指导案例第20号指出：“专利法规定了先用权，虽然仅规定了先用权人在原有范围内继续制造相同产品、使用相同方法不视为侵权，没有规定制造的相同产品或者使用相同方法制造的产品的后续实施行为是否构成侵权，但是不能因为专利法没有明确规定就认定上述后续实施行为构成侵权，否则，专利法规定的先用权没有任何意义。”由此可见，最高人民法院认为先用权抗辩权不仅适用于被诉侵权人的生产行为，还能延伸适用于其后续的实施行为。再如最高法院在淄博中鹏环保科技股份有限公司与临淄广临工贸有限公司侵害专利权纠纷案中【（2022）最高法知行终839号】认为，先用权人在原有范围内继续制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品不属于侵害专利权的产品，该先用权人在专利申请日之前已经制造的产品当然也不属于侵害专利权的产品。第三人在专利申请日后使用、许诺销售、销售该先用权人在专利申请日之前已经制造的产品、在原有范围内制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品的，亦不构成侵害专利权的行为。先用权是专利法上明文规定的以抗辩为表现形式的权利，主要目的在于保护正常生产经营，体现公平，兼有弥补先申请制不足的作用。实现先用权的上述目的，需要保护先用权人在原有范围内制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品在市场上可以正常流通以及交易的安全。在制造商作为先用权人具有先用权的情况下，其在原有范围内制造的被诉侵权产品就不属于侵权产品，后续购买、使用该被诉侵权产品的第三人同样不构成侵犯专利权。如果认定后续的购买、使用者使用先用权人在原有范围内制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品的行为构成侵权行为，则与设立先用权制度的本意相违背。故使用者就其使用被诉侵权产品的行为可以主张制造商享有的先用权。最高人民法院通过该案裁判，明确了在制造商作为先用权人的前提下，产品使用者主张先用权抗辩的可能，同时保护了先用权人的实施权，消除了实际生活中先用权人制造的产品无法在市场正常流通的不公平结果，有利于稳定市场交易秩序。
需要指出的是先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
三、现有技术抗辩
我国《专利法》第22条、第23条分别规定：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。第67条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。但该规定没有进一步说明现有技术抗辩的法律性质：是属于本来就“不侵权”的抗辩，还是虽然落入了专利保护范围，属于现有技术，因而不能判定侵权成立的一种“侵权例外”的抗辩？抑或是两者兼而有之，值得思考，就此问题作者曾做过论述，这里不再赘述。
现有技术抗辩是专利侵权诉讼中被告常用的抗辩策略，是指被诉侵权人通过证明其实施的技术方案属于涉案专利申请日前已公开的技术方案，被诉侵权技术方案采用的并非涉案专利的技术特征，而是现有技术的技术特征，从而主张不构成侵权。现有技术公开的方式主要有两种：一是以出版物公开；二是使用公开。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第62条规定的现有技术。”现有技术抗辩的法理基础在于专利权保护范围不应包含已为公众所知的技术方案，这是对独占权的根本性限制。现有技术的适用条件是：一是时间要件。现有技术必须在专利申请日前已公开。如最高法院在【（2016）最高法民再179号案】指出：产品操作和维护说明书随产品销售而交付使用者，使用者及接触者均没有保密义务，且其能够为不特定公众所获取，属于专利法意义上的公开出版物。其中记载的技术方案，以交付给使用者的时间作为公开时间。即产品说明书属于专利法意义上的公开出版物（现有技术）。如上诉人刘晓生与被上诉人潮州市潮安区祥兴发电子科技有限公司、原审被告国家知识产权局外观设计专利权无效行政纠纷案【（2020）最高法知行终422号】最高法院指出：QQ空间、微信朋友圈等需授权访问的网络空间中的信息是否构成现有设计或者现有技术，应当综合分析该网络空间的主要用途、信息的上传时间及公开情况等因素，以专利申请日前该信息是否处于公众想获得就能够获得的状态为标准作出判断。需授权访问的网络空间以商业用途为主的，可以推定其对所有人公开，但有相反证据证明该网络空间未公开或者仅针对特定人公开的除外。二是技术要件。被诉侵权技术方案与一项现有技术方案的相应技术特征“相同或无实质性差异”，对比文件为专利文献、公开出版物、销售合同、展会记录等，网络公开信息也可作为有效证据，如若差异仅为"惯用手段直接置换"(如螺栓换螺钉)或"本领域公知常识"，仍可认定抗辩成立，现有技术抗辩不适用组合公知技术。如最高法院在上诉人佛山市顺德区华申电器制造有限公司、佛山市易豆科技有限公司与被上诉人浙江小智电器科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【（2019）最高法知民终804号案】中指出：现有技术抗辩认定中，被诉侵权技术方案的某一技术特征与现有技术方案中的相应技术特征构成本领域可直接置换的惯用手段的，可以认定两对应技术特征无实质性差异。即对现有技术抗辩中“无实质性差异”的判断。还有最高法院在上诉人国家知识产权局与被上诉人江苏靶标生物医药研究所有限公司、常州南京大学高新技术研究院发明专利申请驳回复审行政纠纷案【（2020）最高法知行终35号】中指出：公知常识性证据通常是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献；技术词典、技术手册、教科书之外的文献是否属于公知常识性证据，需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等因素具体认定。三是比对方式。是否现有技术应当将被控侵权技术与现有技术进行比对，进而判断被控侵权技术是否与现有技术相同或无实质性差异。审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。一般只能采取一份单独的对比文件，或者是两份以上对比文件的“显而易见的简单组合”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（三）（征求意见稿）》第19条规定：被告以记载在同一对比文献不同部分的内容主张现有技术抗辩，上述内容在文义上相互解释、在技术上相互支持、共同解决一个技术问题的，人民法院应予支持。被告以一份对比文献记载的一项现有技术与公知常识的组合主张现有技术抗辩，且属于本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院一般应予支持。如在再审申请人南通建马建材科技有限公司与被申请人南通中顺节能建筑材料有限公司及一审被告、二审上诉人南通八建集团有限公司、一审被告南通锦隆置业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【（2021）最高法民申5727号】中，最高法院指出，现有技术抗辩应适用单独对比原则，记载在同一对比文献不同部分的内容，如果其在文意上互为解释，在技术上彼此关联，相互支持，共同解决一个技术问题，则这些内容应当作为一个整体，共同构成一项现有技术方案。还有最高法院在【（2021）最高法民申6412号案】中提出单独对比原则的适用，即侵害发明专利权纠纷案中，在现有技术抗辩中，应将被诉侵权技术方案与一项现有技术方案进行比对，不得将记载在同一现有技术文献中两个不同的技术方案组合成一项现有技术用于现有技术抗辩。四是现有技术来源合法。如最高法院在【（2020）最高法知民终1568号案（入库案例）】中提出任何人不得从违法行为中获益。被诉侵权人在有关抗辩事由中应当是善意或者无过错的一方，任何人不能因自身违法或不当行为而获得利益。如果被诉侵权人主张现有技术抗辩的现有技术，系由其本人或者由其授意的第三人违反明示或者默示保密义务而公开的技术方案，则该被诉侵权人不得依据该项现有技术主张现有技术抗辩，否则将使得被诉侵权人因自身违法公开行为而获得利益，明显违反民法基本原则和专利法立法精神。
四、专利权利滥用抗辩
我国《民法典》规定：“民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺”“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益”。《专利法》第20条规定：申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。《最高人民法院关于以高质量审判服务保障科技创新的意见》指出：依法规制虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权等阻碍创新的不法行为。近期结合司法实践公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（三）征求意见稿第25条规定：行为人明知其缺乏法律或者事实依据，以获取不正当利益为目的提起专利侵权诉讼，造成他人损害的，应当承担损害赔偿责任。通过阅读法律、最高法院发布的典型案例、征求意见稿等可以认为在滥用专利权抗辩语境下，专利权滥用的定义为：专利权人及其利害关系人违背诚实信用原则及专利法创设之目的而不正当行使其专利权，损害他人合法权益的行为，具体包括取得专利权的基础存在恶意、专利权人明知其专利已被确定无效或者期限届满、为达到不法目的恶意提起专利侵权诉讼的行为、专利评价报告的结论不具有专利性。最高人民法院在【（2020）最高法知民终1564号案】中采用了其中类似表述来界定抗辩语境下的专利权滥用，并指出“恶意取得专利权”是认定其构成本条所指“滥用专利权”的事实基础。通常所谓的专利权人恶意取得专利权，是指专利权人将明知不应当获得专利保护的发明创造，故意采取规避法律或者不正当手段获得专利权。专利权滥用抗辩主要是针对专利权人滥用诉权进行的抗辩主张。
主观要件为故意。专利权恶意诉讼是一种特殊的侵权行为，其特殊性在于主观过错仅仅限定在故意，行为人明知其诉讼行为缺乏正当性，仍希望或放任损害他人利益结果发生的主观心态。如入库编号为2024-09-2-171-001的人民法院案例库案例对主观恶意的认定给出了具体的考量内容应从三个方面进行考量：一是行为人在提起诉讼时是否知晓其诉请缺乏法律依据或事实根据；二是行为人是否有损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益的目的；三是行为人在诉讼中是否存在明显不当且有违诚信的诉讼行为。
客观要件是行为人提起专利侵权诉讼时，缺乏合理的事实依据与法律理由。一是起诉时没有合法有效的专利权权利基础或权利已失效或自始无效；二是权利基础不稳定、明显应当被宣告无效、隐匿对己不利的专利权评价报告；三是权利基础不厚，专利本身的技术价值与市场价值，不足以支撑其提出的巨额赔偿请求，权利价值与索赔数额严重不匹配，其诉讼目的并非补偿损失，而是施加压力或攫取不当利益。
有损害事实。给被控侵权人造成损害是专利恶意诉讼成立的必要条件。损害不仅包括积极损失，也包括消极损失或可得利益损失，其中直接损失为应对诉讼支付的律师费、公证费、交通费、鉴定费等合理开支；间接损失为因恶意诉讼导致的商誉贬损、上市进程受阻、融资机会丧失、因财产保全被冻结资金的利息损失等；被诉侵权人因担心法律风险而主动放弃的、本可获得的商业机会（如订单、合同），被可纳入赔偿的预期利益损失范围。
存在因果关系。专利恶意诉讼的行为与损害事实之间存在直接的因果关系。恶意诉讼中的因果关系是指恶意诉讼行为与损害后果之间的法律上的关联性。在恶意诉讼的语境下，因果关系具有特殊的复杂性，主要体现在其涉及诉讼行为既是程序行为又是侵权行为的双重性质、因果链条的复杂性涉及起诉、审理、判决等多个环节以及损害后果的多样性包括财产损失、精神损害、声誉损害等。
（1）明知是现有技术、现有设计而取得专利权或者通过欺骗、隐瞒重要事实取得专利权的。如入库编号为2024-09-2-171-001的人民法院案例库案例14记载了张某在明知421C监控摄像机已经公开销售的情况下，仍然以此申请外观设计专利，并向深圳市某科技有限公司提起专利侵权诉讼起诉赔偿1000万元，同时申请财产保全的案例。上海市高级人民法院审理认为：张某已经知道421C凯聪摄像机的在先销售情况却仍以该无效专利提起专利侵权诉讼，属于明知其诉请缺乏法律依据或事实根据；张某索赔高达1000万元，明显超出了外观设计专利对产品利润的贡献，即便侵权成立也不会获得法院全额支持，故张某提出的高额赔偿诉请显然具有维权以外的不正当目的；而且，张某应当预见到其提出1000万元诉讼标的获得法院全额支持的可能性极低，冻结科技公司资金1000万元会给科技公司造成不必要损失，可见其提起诉讼具有损害科技公司利益的不正当目的，且存在明显不当、有违诚信的诉讼行为。可以认定张某提起诉讼具有主观恶意，构成恶意诉讼
（2）明知专利权已经确定无效、被生效裁判确认归属于他人或者期限届满的。如最高法院审理的某科技公司与某仪器仪表公司涉“靶式流量计”实用新型专利恶意诉讼案【（2022）最高法知民终1861号】。2006年3月某仪器仪表公司的“内置式数显靶式流量计”实用新型专利权因未缴年费而终止。2006年5月该公司以某科技公司在2005年生产、销售侵权产品为由起诉。法院判决某科技公司侵权，向某仪器仪表公司赔偿12.5万元。之后，某仪器仪表公司以某科技公司在2006年5月至2010年期间仍生产、销售侵权产品为由，又分别向法院起诉，索赔350万元、450万元、450万元。其中，第二、三次起诉后撤诉，第四次法院根据某仪器仪表公司申请，冻结某科技公司450万元财产，后因未缴纳上诉费被按撤回上诉处理。某科技公司诉称：某仪器仪表公司明知其专利权被终止，恶意提起第三次、第四次诉讼，请求判令其赔礼道歉并赔偿损失及合理开支。厦门中院判决某仪器仪表公司赔偿某科技公司损失（含合理费用）6万元。某仪器仪表公司上诉。最高法院认为，某仪器仪表公司明知其起诉缺乏权利基础，仍提起第三次及第四次诉讼，导致对方当事人损害，对损害后果的发生具有故意，构成恶意诉讼，判决维持原判。该案裁判表明认定恶意诉讼时需考虑的“首要”问题是权利基础。
（3）明显缺乏法律或者事实依据，故意在他人股权融资、首次公开募股、增发股票、商业并购、参与投标等重要时点，通过提起专利侵权诉讼拖延、影响上述程序的。如最高法院审理的灵某公司反诉金某公司涉“成品罐”实用新型专利恶意诉讼案【（2023）最高法知民终2044号】。金某公司以灵某公司侵害其“一种混合装置”的专利权为由，在灵某公司上市过程中提起侵权之诉，请求灵某公司赔偿损失2300万元。灵某公司因要承担上市审核中的诉讼信息披露义务，暂停了上市进程。诉前金某公司就涉案专利向国家知识产权局申请作出的专利权评价报告初步结论为不符合授予专利权条件。金某公司未主动向法院提交该报告。灵某公司反诉金某公司利用知识产权恶意诉讼对其上市过程施加不利影响，并提出赔偿请求。无锡中院判决金某公司赔偿灵某公司合理开支40万元，在《中国资本市场服务平台》公开声明，消除影响。金某公司提起上诉。最高法院二审认为，不稳定的权利基础、隐匿专利权评价报告的不诚信之举、较为容易的侵权判断、明显畸高的索赔金额、难谓巧合的起诉时机等因素综合起来，足以表明金某公司提起本案专利侵权之诉并非为了正当维权，而是意在通过该诉讼拖延灵某公司的上市进程、损害灵某公司权益，应认定其构成恶意诉讼，判决维持原判。本案是为阻挠对方上市而发起恶意诉讼的典型案例。该案二审判决指出：“判断原告提起的知识产权诉讼是否构成恶意诉讼，人民法院可以在审查诉讼是否缺乏权利基础和事实依据的基础上，综合考虑原告的诉讼请求、起诉时机、诉讼风险、诉讼策略、造成当事人之间利益失衡的程度等因素予以判定。金某公司在灵某公司提出上市申请后、审核过程中提起本案诉讼，且提出畸高的索赔金额，使得灵某公司要承担上市审核中的诉讼信息披露义务，灵某公司也因此暂停了上市进程。”可见，认定恶意诉讼时需秉持系统观念，全面考量诉前因素与诉中因素、诉内因素与诉外因素等。
（4）其他可以认定为恶意诉讼的情形。如最高法院审理的中山市某制品厂、李某认为广东某新材料公司涉“导轨”实用新型专利恶意诉讼案【（2022）最高法知民终2586号】。广东某新材料公司向中山市某制品厂提供包含“一种导轨”实用新型专利完整技术方案的图纸，要求其按图生产样品，并购买该样品。随后广东某新材料公司对中山市某制品厂及其投资人李某提起专利侵权诉讼。诉讼中，广东某新材料公司向中山市某制品厂的客户发送侵权警告函，称中山市某制品厂涉嫌侵犯其专利权，提示客户勿购买侵权产品。法院认为，被诉专利侵权行为系经过专利权人的允许实施，不属于未经许可的侵权行为，判决驳回广东某新材料公司的诉讼请求。广东某新材料公司提起上诉，二审驳回上诉。该案结案后，中山市某制品厂、李某认为广东某新材料公司的恶意取证行为构成恶意诉讼和商业诋毁，起诉要求其赔偿诉讼中的合理支出并支付精神损害赔偿金。广州知识产权法院判决广东某新材料公司分别赔偿中山市某制品厂、李某损失30000元及85000元。各方当事人均提起上诉。最高法院认为，广东某新材料公司的行为明显超出了正当维权的合理限度，具有通过诉讼干扰、影响、压制竞争对手的非法目的，主观上具有较为明显的恶意，并且造成中山市某制品厂、李某因此支出律师费的损失，其行为构成恶意诉讼。二审判决维持原判。该案判决指出，于法院而言，“在适用诚信原则判断当事人的行为是否构成滥用起诉权时，应当审慎严格把握适用条件”；于当事人而言，“应当善意、审慎地行使自己的权利，不得损害他人和社会公共利益”。该案二审综合考虑广东某新材料公司“在没有证据表明中山市某制品厂已经侵权或即将侵权的情况下”诱导其制造、销售相关产品并以该产品作为侵权证据提起诉讼，“在该案侵权事实明显难以成立的情况下”主张高额赔偿金并申请财产保全，“在侵权诉讼尚未结案前，明知其取证行为存在重大缺陷、存在较大败诉风险的情况下”仍然向中山市某制品厂的客户发布侵权警告函等情况，认定广东某新材料公司具有恶意。该案源于专利权人的诱导取证行为，其裁判要旨明确：“专利权利人在没有其他证据证明他人已经侵权或者即将侵权的情况下，通过主动提供技术方案诱导实施侵权行为，并据此提起侵权诉讼，干扰、影响他人的正常经营的，可以认定其构成恶意提起知识产权诉讼。” 还有在北京某科技发展有限公司与李某侵害发明专利权纠纷案【（2023）最高法知民终235号】中，最高法院指出：人民法院在保障当事人正当行使专利权的同时，也必须对专利权的行使依法予以引导，以保障有限的司法资源能为专利权人提供必要且充分的司法救济。起诉有合法来源或虽无合法来源证据但明显没有侵权故意的小微零售商而不积极向侵害专利权的制造商主张权利，并非维护专利权的最优方式。对于权利人故意以“诱导侵权”“陷阱取证”“误导性和解”“一事两诉”等方式滥用权利行为，人民法院应依法采取有效措施予以规制。行使知识产权应当遵循诚实信用原则，且不得损害他人合法权益。当知识产权被侵害时，权利人可以依法行使诉权，但诉权的行使也应当遵循诚实信用原则，秉持善意，审慎行事。权利人故意以“诱导侵权”“陷阱取证”“误导性和解”“故意一事两诉”等方式滥用知识产权的，人民法院应当依法采取有效措施予以规制。
五、结语
专利侵权抗辩事由及适用条件是一个复杂而重要的问题。当被告面对原告起诉其专利侵权诉讼时，应充分了解原告的请求权基础，即原告请求其专利的保护范围及被告具体的侵权行为，在运用程序抗辩的同时，提出合理的实体抗辩事由，从而维护自身的合法权益。
作者：姚建军
编辑：Sharon
