中美日欧在人工智能领域发明专利的审查实践、差异和应对
峰会由半天的会前研讨会与两天的专题分享组成。会议主要围绕现有制度体系下如何最大化保护人工智能知识产权，企业商业秘密、著作权、数据保护与合规、专利的保护策略与挑战、人工智能产业标准化与专利池建设、出口管制政策与应对、开源软件、专利运营成果转化等前沿问题，同时就人工智能对知识产权制度带来的冲击、人工智能产业各参与主体的法律诉求、全球主要国家及地区人工智能领域知识产权政策的发展进行深入讨论。
“知产前沿”新媒体将此次小组讨论的要点整理成文以飨读者，仅供参考学习。
（上海弼兴律师事务所 薛琦律师）
薛琦律师以一项不为大家所熟悉的数据引出本次讨论，即 AI领域申请专利族数。在全球范围的多家企业中，在AI领域申请专利族数排名前三的分别是：第三位的微软，约5000件；第二位的三星，约5500件；第一位是IBM公司，约5500-6000件之间。关于这一数据，需要各位与谈人进一步讨论，作更为深入的理解。
一、我国《专利审查指南修改
草案（第二批征求意见稿）》解读
与谈人徐驰总监以其曾多年在IBM公司从业经验，介绍了对本主题的看法。我们了解到，IBM公司的专利知识产权储备非常雄厚。这其中的启示是，不论是传统的AI企业或是互联网公司、微软、IBM这类国际的、大型的涉及研发人工智能的企业，要拓宽AI的发展前景，需要在更广阔的创新层面进行超越，而不可仅仅局限于算法或黑匣子的“创新茧房”。即，企业研发人工智能必须注重AI工具与产品、具体的应用领域相结合，使得产品与应用产生更加智能化的功能、更好的用户体验效果。
（思摩尔国际控股知识产权总监 徐驰）
关于我国专利法保护，国家知识产权局于2020年11月10日公布了《专利审查指南修改草案（第二批征求意见稿）》（以下简称《审查指南征求意见稿》）及其说明，这份征求意见稿与2020年初 “新业态新领域专利审查标准最新修改”版的《专利审查指南》相比有不小的变化，有几个方面值得大家关注：
（一）关于计算机软件实施的专利客体范围
AI领域目前依然以计算机软件创新为主。在新修订的《审查指南征求意见稿》中涉及计算机软件实施的专利客体，如何对《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第二条第二款进行基础性判断的问题。徐驰总监认为，这是修改前期的核心问题。
《审查指南征求意见稿》大大放宽了的计算机软件实施的专利客体范围，即解决方案记载了计算机、网络设备、可编程设备等信息处理设备以及通过上述信息处理设备执行计算机程序实现控制和处理的内容；解决方案未包含计算机、网络设备、可编程设备等信息处理设备，但记载了通过执行计算机程序体现计算机控制和处理的情形，则这种解决方案即属于《专利法》第二条第二款规定的技术方案，属于专利保护的客体。换言之，涉及到算法或其他智力活动的相关发明，只需要权利人在权利要求中阐明，发明系利用计算机或计算机网络设备实施计算机程序所执行的步骤，便可通过客体审查。从权利申请人角度看，提升撰写申请文件技巧、符合形式审查标准即可通过专利客体的审查。
以运用计算机求解圆周率为例。这样的权利要求，根据原来的专利审查指南是无法取得专利权的，根据本次《审查指南征求意见稿》中依然不能被授予专利权。然而，由于本次《审查指南征求意见稿》中拓宽了权利客体范围，仅仅是在文件的前序部分限定了通过计算机程序执行。假设我们在撰写申请书时将每个技术特征都限定了是“利用技术特征去执行的”，也许上述的运用计算机求解圆周率的方法，也能够通过客体的审查。
（二）关于权利要求类型
本次修改的《审查指南征求意见稿》中有一个重大成果，就是允许了计算机程序产品权利要求。该权利要求的重要性在于，它能够使得计算机程序的创新得到更大限度的保护。这对申请人的意义是，无论在存储介质上或是下载程序代码，只需要提供一份方法权的要求，再提供一套计算机程序产品权利要求，至多加一套软件和硬件相结合的权利要求，就能使计算机程序的创新受到保护。
（三）关于创造性的定义和理解
创造性的用词，在《审查指南征求意见稿》中表述为“应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。”然而，关于其中一些构成要件的用词尚不清晰，还需要进一步加以明确限定。例如，何谓“相互存在关系”？何谓“紧密”、“结合”？此外，该条文总体表述也引人质疑：我们只评价技术特征的创造性吗？非技术特征可以被考虑和评价它的创造性吗？相关问题有待官方进一步解答。
徐驰总监总结，确定审查标准的首要考量，是要给权利人或者创新主体一种确定性和稳定性的合理预期，否则会导致不公平的出现。《审查指南征求意见稿》放宽了专利审查的客体范围、权利要求的类型是重大进步，而“创造性”的具体要件还需要进一步的明确。
二、日本AI行业动态与各国制度差异
李英艳所长以其在日本知名事务五年工作经验，为大家分享了与日本AI技术领域相关的内容以及中日技术与制度的对比，为各位同仁进行海外布局提供了一定的参考价值。
（一）AI相关的知识产权行业动态层面
整体看来，日本和中国官方都对AI技术领域的两大分类进行了一定的分析。第一类是AI相关的核心技术领域，第二类是各行各业对核心技术的应用领域。从我国本次修法也可窥见，例如我们申请AI技术专利时一定要将具体技术领域写入说明书。
AI发明可分为三个阶段：
阶段一，训练前阶段。
包括数据的采集、数据的分析、数据结构、数据库结构。针对这一阶段，我们国家的立法，包括美、欧、日、韩这五个处于知识产权前沿的国家，也尚未明确如何保护数据结构、数据库结构。李所长借此机会号召大会各位同仁能够关注到，并向官方提出关于该问题的看法和建议。
阶段二，要件审查阶段。
我国专利局局长曾在2019年首次针对AI领域召开了中美欧日韩知识产权局合作局长会议（以下简称五局会议）。会议上提出，因为中美欧日韩五局（以下简称五局）在制度上差异较大，申请人到各个国家申请专利将会面临审查方面的各种挑战。即，对于同样一项发明创造而言，在不同国家接受适格性、创造性等审查时，其结论是没有可预见性的。
曾有一项涉及智能汽车领域的跟踪调研，包括自动驾驶、自动泊车、智能车灯等的发明创造申请，在美国和欧洲，专利申请往往在第一步的保护主题阶段即受阻；在欧洲、日本或韩国，往往在创造性上要件审查阶段受阻。在2017年，我国对申请人们开放了保护主题的审查通过而进入到创造性审查。面对这样的审查差异，五局会议之后，欧洲、美国法律对审查阶段的抽象性概念做了相应调整和放松，尽管美国专利法的第101条款依旧十分严格。
阶段三，成功申请与核心技术数量统计。
日本走在AI领域的前沿，自2014年以后其AI核心相关技术领域申请量急剧增长，机器学习增长率尤其显著。数据显示，2014年日本涉及到机器学习、深度学习相关联的申请仅50几件，而到2017年则申请成功了2500多件。相比之下，我们国家稍迟，大约在2017、2018年才开始有相关动向，在2019年才真正掀起较大波澜。
在追求总体数量的同时，我们更应该关注的是专利质量、核心技术数量、与国际优势。日本发展AI、包括神经网络等的机器学习的专利发明，其中的核心技术占到了总体增长量的85%。2017年我国在与神经网络相关联的申请数量是名列前茅的，约4900件，但是关于该领域的核心技术申请却较少；自2018、2019年起我国在AI领域内的政策指导、法律规范等官方行动都跟进了，而在核心技术上的优势依然不足。如何兼顾、衡量与取舍专利的质量和数量，如何突破核心技术优势瓶颈，值得我们反思。
（二）中日两国的制度差异层面
李所长介绍，日本的制度是用户友好型，相较于其他四国，其客体保护和创造性等的审查标准要低一些。以日本的某个酒店评价学习模型专利申请为例，将用户对酒店的文本化评价系统通过第一第二神经网络权重化设置，直接得出一个数值，最终以10星、5星或9星作为酒店的评价结果。
就保护客体而言，在日本，保护主题范围十分宽泛，满足保护客体的要件只需要3步判断：第一，运用自然法则；第二，运用硬件；第三，在权利说明书里明确阐释了该评价模型是如何设置并得出结论的。符合这3个要求即被认为属于计算机程序，满足客体保护要件。
在我国，类似于学习模型的权利要求并不满足按照专利保护规则规定的客体保护要件。实际的原因应当是该学习模型中已经包含了计算机、技术特征，以计算机程序为保护主题才符合保护要件。然而，我们官方解释是：申请人仅因文本数据经过了第一第二神经网络得出了一个定量化结果，而在其权利要求说明中没有显示出这一过程是如何实现的。我们内部的规则要求和实践要求显然是有一定的逻辑差异的。
在韩国，即使该学习模型最终并未取得相关技术的专利保护，但类似的专利申请其实满足保护客体和创造性的构成要件的，仅仅是因为请求保护的“模型”概念过于抽象化，只能保守解释。
在欧洲和美国，面对类似抽象化的概念需要先判断是否有技术特征，再判断是否满足保护客体和创造性要件。
除了保护客体范围、创造性审查问题，我们还面临关于说明书撰写要求的具体化难题。根据日本的经验，如何判断说明书是否写清楚，可以参考三种情形进行判断。第一种情形，本领域普通的技术人员可以根据申请人说明书描述能得到相同的内容。第二种，有足够的说明以及信息的统计以便本领域的普通技术人员可以根据说明书推理出权利要求实施的方法。第三种，即可以根据地方现有的模型以及说明书能够制作出来相同的产品。官方可以提供更多案例让申请人进行学习，具体明确说明书撰写的程度。例如，文本数据或者提炼过的数据，通过神经网络的输入层和输出层，如何经过一定的预算得到一个输出的值，个中关系应当具体体现在说明书中。而我国对于撰写内容往往忽略这类要求。总体上，保护客体方面，日本的保护范围较其他四个国家而言较宽。在创造性上，日本的审查标准也同样较其他四个国家宽松许多。
针对李所长提及的学习模型，徐驰总监认为如果本次审查指南修改顺利通过，也许类似的数据模型就能在中国授权了。按照审查意见稿的原文，所有的数据模型、卷积神经网络，在撰写中无需有任何的应用技术领域、实际产品、解决何种的实际问题，只需明确出系一种通过计算机或者计算机设备处理的卷积神经网络而生成的卷积神经网络、在每个步骤都加上一个计算机设备执行，都符合技术性的要求，这需要的仅是撰写上的小技巧。这对于中国来说是一个巨大的制度性的突破，但同时，对于将来的具体把握与审核实践也是一个棘手的问题。
三、美国AI专利审查实践
王奎宇先生表示，在AI相关专利申请中，相较于其他方面包括商业秘密、其他结构类专利、或一般的方法类专利，人工智能的商业方法专利面临着最大挑战。
（百一知识产权执行合伙人 王奎宇）
人工智能的算法和商业方法，都与目前的机器学习或者是通过机器去实现的方法紧密结合，这使得适用机器学习的商业方法超越了商业方法本身。将这类特殊客体纳入保护范围，需要审查指南放宽保护标准，这也符合了我们产业发展的趋势，事实上与其他国家的法律规则亦相同步。
然而，标准的放宽又导致出现了大量知识产权授权、专利诉讼，反而阻碍了创新。所以，开放程度需要考虑整体社会效益的良好平衡，美国在爱丽丝案以及2019年的美国专利法审查规则的修改后，仍持续做一些平衡社会效益平衡的考量；我国亦然，虽然商业方法和计算机发展较晚但速度快，如果适当的扩大保护或者适当给予专利授权，对我国产业发展会有更大的促进。
每个国家在专利权授权过程中，专利审查步骤各有差异。根据我国的审查指南，首先要认定是否为纯粹的商业方法，如果是则落入了《专利法》第25条一款二项不预授权的“智力活动的规则和方法”规定。其次，认定是否能够认定为《专利法》第二条第二款“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”即有技术特征、解决技术问题、达到了相应的技术效果，且在权利申请中明确撰写。上述步骤完成后，方可进入新颖性和创造性审查。
在美国、日本审查规则有一个共同的特征，即不单纯地把技术本身作为考核特征，同时也将商业方法的特征纳入到了保护客体、新颖性和创造性的整体考察过程中，以总体评价作为总原则，这对于非常多的AI企业来说是巨大的利好。但是未来如何维权，以及AI涉及到多主体的问题，这是未来需要面临并解答的。
徐驰总监针对美国专利保护客体进一步提出了自己的看法，回溯到2014年Alice的案子、修改的在两步法基准后，美国USPTO先把步骤分成了2A和2B，后发现适用仍有障碍，又把2A分成第一种倾向和第二种倾向，然而还是没有提供一个非常明确的标准指引。现今美国IP界呼吁，既然目前尚无法判断究竟何种申请是一个抽象的思想、是否有特征把抽象的概念转化成非抽象的技术方案，目前尚无法判断清楚，索性将标准放宽，让后续创造性和新颖性的审查再来具体应对这个问题。美国是一个判例法国家，需要更多的在先判例来逐渐将标准清晰化，在立法上便暂时搁置。
（思摩尔国际控股知识产权总监 徐驰）
薛律师也分享了自己的认识，随着中国的阿里巴巴、小米、京东、腾讯逐渐上道，我国人工智能已经从缓慢发展时期进入了迅速发展时期，特别是在汽车、医疗、家电等各个行业的应用。而商业方法的出现也相应产生了法律保护的需求，相应地官方也对技术指南进行了改变。换言之，我国在国家意志层面上，与国家经济发展、国家创新的程度的匹配上是值得我们肯定的。放眼其他国家现有的《专利法》，日本对客体保护范围的改革是最大的，欧洲仍较为谨慎，但对于某些纯算法模型也有一定放开，我国仍然相对保守。发展AI行业并规制，我们都需要有充足的案例素材，适当放松专利申请入口，对研究AI相关规制问题有非常重要的意义。
四、海外说明书撰写的应对办法
中国的人工智能企业进行海外布局，向多个国家申请专利，为AI企业服务的代理机构应该要注意哪些问题？撰写说明书时如何应对不同国家的不同要求？
王奎宇认为，首先应当了解各个国家在专利保护制度上的侧重点。当然，我国在现有的制度基础上还需要借鉴日本、欧洲的经验。其次应该关注重要的市场方向，以及海外布局策略与重要市场的关系。比如，面对美国这一重要市场，就以美国作为底线准则，撰写的说明书能够符合美国要求，那么基本上也能够符合其他国家的要求。当然也要注意国家的各个审查阶段松弛度的不同，美国的初步标准是严于创造性等后续审查阶段的。
另外，通过PCT申请或是单独申请也值得我们考虑。PCT前期的文本相对固定，进入不同的国家，文本的针对性就相对较弱，导致在各个国家规避问题时就缺少充分性。从另外的方式看，可以通过部分的国家先授权，在另外的国家达到更快、更倾向于授权的目的。
关于说明书撰写，李所长引用了Bryan先生的观点，建议在申请阶段做好充分准备，在说明书撰写上下足功夫。各个国家在AI技术领域、制度层面有所差距，难以保持“以不变应万变”的做法。例如，欧洲对技术特征、技术效果的要求较严格，企业要更有针对性地应对。总之，在海外布局的申请阶段，专利说明书不能一成不变，必须根据不同的国家要求进行灵活应对。知识产权领域的法律程序是单行线，后期无法弥补前期留下的缺陷和遗憾。而徐驰总监对此有不同见解。从整体把握的角度，企业应该关注从申请到授权、维权整套系统的AI相关专利的侵权认定和证据是否能够有机的衔接，不应为了授权而去申请专利，而是为了专利能使用才去申请。从中国实践来看，涉及到AI的专利诉讼数量少，且当事人、司法机关也难以根据我国的证据规则证明侵权与否。如果我们的证据跟规则没有相应的改变，单纯把资源耗费在授权是徒劳的。
薛律师总结，虽然各个国家对的AI专利的申请标准还未明确，保护客体的标准亦难以精准解读。从时间维度上看，目前未纳入保护范围的创造，可能会随着法律规则的修改而被纳入保护范围。所以对于申请人而言，过度关注标准问题无济于事，应当把重心放在自己的先发优势上。
关于撰写文本，形式上，撰写人都应基于发明人所告知的一切关于发明的内容，严格依照每个国家最严格的要求来撰写说明书。内容上，基于申请人在他国的权利保护需求，应当以最宽泛的权利要求进行书写。事先了解，及时修改，灵活调度，是代理机构需要掌握的方法。
五、对中国AI专利保护的期待
本次小组讨论的主持人和各位与谈人从自己的核心观点出发，总结了对我国人工智能保护制度的期许。“我们的AI产业在经济高质量转型中发展速度极快，尽管在技术层面还有待突破、核心原创性发明有待提高，但是行业前景是值得大家期待的。保护知识产权就是保护创新，应对高速发展的科技实践活动，我们需要树立政策导向、具体审查授权制度、权利的司法保护等专利保护的全局观，加快相关法律规则的改革、提高法律的适用能力。整体、及时、有效、具体、可靠的制度保障，对于研发人员的科研欲望和权利人申请专利的欲望具有重要的激励作用。
面对各国专利制度差异的全新挑战，我们更应当做到知己知彼、百战百胜，自强自立、布局未来。中国知识产权的全新局面，需要每个AI专利申请人抓住机遇，利用人工智能的优先审查地位，运用先申请原则、发挥先发优势，为我国其他领域的科技发展带来新的突破口。”嘉宾介绍：
薛琦律师，本科毕业于复旦大学，并在法国让·穆兰里昂第三大学获得管理学硕士学位。从业20多年来，在知识产权服务方面经验丰富，服务过上百家国内外知名企业。薛律师不仅注重实务，也重视学术——带领弼兴团队编写的《专利创造性答辩理论与实务》已于今年由知识产权出版社出版。本书由国家知识产权局原局长田力普、上海大学知识产权学院名誉院长陶鑫良作序，全书130万字，凝结了团队过去20年专利实践的经验与心血。
徐驰，现任思摩尔国际控股(深圳麦克韦尔科技有限公司)知识产权总监，负责公司的全球知识产权战略布局与规划、知识产权的挖掘与保护、全球知识产权维权、纠纷及诉讼。加入思摩尔之前，徐驰拥有在IBM十二年工作经验，担任IBM亚太及大中华区知识产权法律总监，管理IBM亚太及大中华区知识产权法律部门，并负责IBM在中国大陆、香港、澳门、台湾、韩国、印度、东南亚地区、澳大利亚的全部知识产权事务。徐驰曾获得电子工程学士学位、电子与通信工程硕士学位、中国及美国法律硕士学位，并拥有中国专利代理人资格和律师职业资格。
李英艳，北京钲霖知识产权代理有限公司所长、合伙人，。从事知识产权行业十八年，曾就职于全球规模最大的知识产权事务所——日本志贺国际特许事务所,为丰田汽车、尼康、住友集团、三星、LG、爱茉莉太平洋等多家知名全球化企业提供专利代理服务。曾代理、重新改写、撰写过数千件向中国及向海外的专利申请类业务以及无效诉讼类业务，技术领域包括：纯机械相关、光学系统、汽车系统及汽车智能控制、用户控制、手机等领域。 不仅具有丰富的实战业务经验，还对主要国家专利制度进行了深入的对比研究，对日本、韩国、美国、欧洲及中国的诉讼判例具有深入的研究。曾多次受中国专利局、日本专利局、国内外知名知识产权协会、知名全球化企业的邀请，就专利申请、AI专利的五国申请要件、无效、侵权诉讼、诉讼证据、损害赔偿等为主题进行过多次演讲。
王奎宇，百一知识产权的执行合伙人，具备专利代理师、商标代理人、技术经理人、版权经纪人、知识产权贯标外审员以及上市公司独立董事任职资格等专业资质，目前担任上海市商标品牌协会常务理事，中华商标协会、上海市徐汇区知识产权保护协会的理事，受邀成为上海国际贸易知识产权海外维权服务基地特聘专家、上海市技术转移协会技术转移专家、上海市科技咨询服务中心知识产权司法鉴定所咨询专家、上海大学法学院知识产权应用研究中心特邀研究员、 上海大学法学院校外职业导师、上海市闵行区知识产权协会专家委员会成员，获得《上海知识产权》2017年度“服务之星”、2019-2020年度知识产权优秀工作者称号，是中华全国专利代理人协会推荐的诉讼专利代理师，在《世界商标评论》（World Trademark Review）全球商标1000强杂志（WTR 1000）中被评为2020年度“商标确权与策略”领域杰出个人。
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