薛琦：专利创造性答辩思路剖析（摘要）
峰会由半天的会前研讨会与两天的专题分享组成。会议主要围绕现有制度体系下如何最大化保护人工智能知识产权，企业商业秘密、著作权、数据保护与合规、专利的保护策略与挑战、人工智能产业标准化与专利池建设、出口管制政策与应对、开源软件、专利运营成果转化等前沿问题，同时就人工智能对知识产权制度带来的冲击、人工智能产业各参与主体的法律诉求、全球主要国家及地区人工智能领域知识产权政策的发展进行深入讨论。
大会第一天上午以“人工智能专利审查实践”为主题展开讨论，上海弼兴律师事务所主任合伙人、律师、专利代理师、商标代理人薛琦就“专利创造性答辩思路剖析”做了精彩的主题分享。薛律师本科毕业于复旦大学，并在法国让·穆兰里昂第三大学获得管理学硕士学位。从业20多年来，在知识产权服务方面经验丰富，服务过上百家国内外知名企业。薛律师不仅注重实务，也重视学术——带领弼兴团队编写的《专利创造性答辩理论与实务》已于今年由知识产权出版社出版。本书由国家知识产权局原局长田力普、上海大学知识产权学院名誉院长陶鑫良作序，全书130万字，凝结了团队过去20年专利实践的经验与心血。
“知产前沿”新媒体将薛律师的发言要点整理成文以飨读者，供参考学习。
薛琦律师认为一项发明创造的价值很大程度上取决于其能否获得一项专利权、获得专利权的保护范围的大小、稳定性、保护强度力度以及运营前景。因此，获得一个高质量的专利显得至关重要。除了专利技术本身的质量以外，审查员和专利代理师也至关重要。为了获得一项专利权，需要有很多专利法条款的要求、限制和满足，其中关注最多、最核心的就是创造性条款。因此，如何应对审查员在专利审查意见通知书中提出的创造性问题并与其辩驳，需要建立自己的一套逻辑体系。
薛律师本次演讲主要分为三大部分：创造性概述、专利创造性答辩思路剖析和创造性书籍推荐。
发明要获得授权需要具有创造价值，而创造价值要求发明具备新颖性和创造性。申请专利的发明要满足新颖性的标准，首先必须不同于现有技术，同时还不得出现抵触申请或公开使用等情况；要满足创造性的标准必须较现有技术而言具有突出的实质性特点和显著的进步。
薛律师提出三步法判断是否具有突出的实质性特点：
第一步，需要确定比较基础的起点，即确定最接近的现有技术。可以从发明所属技术领域、发明所要解决的技术问题、技术效果、以及技术特征来进行判断是否属于发明最接近的现有技术。
第二步，需要确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题。
其中就效果比较来说，要看发明是否改善了效果、实现了新效果或克服了原现有技术中的缺陷，当技术效果相当的情况下，就从技术方案上进行比较。
第三步，在法律上层面上对非显而易见进行判断。即判断现有技术是否给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。需要强调注意的是应以其所属领域普通技术人员的一般认知水平为判断标准。接着薛律师阐明如何判断是否具有显著的进步：
若是发明较现有技术取得了更好的技术效果、或是提供一种效果与现有相当而技术构思不同的技术方案、或是代表某种新技术发展趋势、或是即使存在某些负面效果但在其他方面存在明显积极的技术效果。（一）对于答复置疑创造性的审查意见的处理，可以分为以下步骤：
1、核实审查员引用的对比文件内容是否属于现有技术
需要注意的是如果引用的是专利文件，需确认其本身是否利用了优先权或部分优先权。
2、准确理解审查员的意见
可以先查看审查意见通知书第2页第7点给予申请人的三种总体意见中审查员对申请授权前景的总体态度，关注其中包含的肯定性意见、不定性意见及否定性意见；再仔细阅读审查意见的正文部分。若遇到审查意见本身表述不清、前后矛盾或其他在理解上不能完全确认的情况应当及时跟审查员沟通。
3、进行初步分析，应当给予申请人尽可能全面的建议
首先需要简要概述审查意见的要点，使申请人准确理解审查员的意思。然后提供经专利代理师分析整理后可行的多种答辩方案。最后告知申请人答辩期限。
4、与申请人和审查员进行沟通
5、确定答辩方案
答辩方案应该综合考虑专利法要求、审查员的审查尺度和申请人需求以确定修改方案；创造性论述应与权利要求相对应；另外要尽可能全面多角度论述该发明的创造性；最后要避免不利证据的使用，保证使用的证据能确凿证明论点。6、撰写意见陈述书
（1）意见陈述书的整体安排，需要针对不同情况酌情考虑。
（2）论述创造性的基本撰写模式要遵循专利法中创造性的定义，要论述出发明具有突出的实质性特点以及显著的进步，具体可以根据上述判断是否具有突出的实质性特点的步骤进行论述。需要注意判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见是关键，首先在动笔前理清思路，提炼总结出准备阐述的论点；其次要尽量采用“帽子-身子-鞋子”即“论点-论证-结论”的行文方式阐述观点；然后论述应对审查意见要有明确的针对性、同时也要合理布局论述中的破与立以及合理安排主次的先后顺序；论述的内容应有理有据，避免空洞无力；最后要善用小标题，合理分段，重视视觉效果上的逻辑清晰性。
（3）意见陈述书的语言表达上要避免过激语言，营造良好沟通氛围，客观论述创造性；需句句斟酌，避免对后续程序带来风险的表述；同时语言应当精准，避免过多重复罗嗦。
（二）关于挖掘论述创造性的突破点
1、以审查员否定创造性所引用的对比文件内容不属于现有技术为突破点
2、从技术角度挖掘三步法论述创造性的突破点
即从技术方案和技术效果上挖掘突破点。从技术方案上挖掘要注意是否因疏忽而找漏区别技术特征、因对技术方案不理解或理解有误而找漏或找错区别技术特征、未以“所属领域的技术人员”的角度理解技术而找漏或找错区别特征。从技术效果上挖掘要注意挖掘说明书中记载但未指明为解决技术问题的技术效果，另外对效果数据进行数据分析以挖掘出更优技术效果，还要提供对比实验数据以体现发明的更优技术效果，同时也可以通过逻辑推导分析出发明的更优技术效果，和依据所属技术领域研发历程阐述发明的更优技术效果。3、从专利法角度挖掘三步法论述创造性的突破点可以有以下情形：只关注技术方案的比较而忽略技术效果的比较；只关注技术效果的比较而忽略技术方案的比较；割裂地评价单个区别技术特征而忽略技术特征之间的组合关系；只抓住对比文件的只言片语，未从现有技术整体上理解所给出的技术启示；未以“所属领域的技术人员”的视角判断“非显而易见”；存在主观上低估发明的创造性，事后诸葛亮的情形；对非显而易见性的判断违背专利法设立的宗旨。
4、从判断创造性的其他考虑因素挖掘突破点——通过判断发明是否解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题、发明是否克服了技术偏见、发明是否取得了预料不到的技术效果以及发明是否在商业上获得成功，从而确定是否具有创造性。
5、可用于创造性论述的其他辅助点总结如下：所要求保护的发明在所属技术领域相关的科技创新类的评选中获得过奖项或得到过所属领域专家的肯定；发明人是发明所属技术领域国际前沿的知名科学家、领军者，对所属领域技术的前沿的发展状况非常熟悉；所要求保护的发明对所属技术领域而言，具有重大的科技创新价值；所要求保护的发明已经处于产业化阶段，涉及重大经济价值。
第三部分：创造性参考书推荐
由上海弼兴律师事务所编写、薛琦主任担任主编的《专利创造性答辩理论与实务》已于今年9月出版，在淘宝、天猫、京东、当当、微店等各大电商平台均可购买。
本书详细介绍链接：https://mp.weixin.qq.com/s/5yDHs1s3sFkjqRI28tn9VQ
