目次

一、侵害专利权的行为必须是专利法明确规定的行为

二、“备而不用”的精细化分析

（一）“含有技术方案”不等于专利法规定的“实施专利”

（二）关于“备而不用”之“备”

（三） 关于“备而不用”之“用”

三、结语

2023年岁末，最高人民法院就高清编解码科技有限公司（Advanced CodecTechnologies, LLC，以下简称“ACT”）诉OPPO广东移动通信有限公司（以下简称“OPPO”）等侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷案作出二审判决[1]。该判决甫一公布，便受到实务界与学术界的好评，有学者评论该判决为标准必要专利诉讼提供了一套全面的审理标准，确立了中国标准必要专利的审判框架。但值得商榷的是，该二审判决中貌似提出了一个比较绝对的分析进路，即：只要产品中“含有”某个技术方案，即属于“备”，即使“备而不用”，也属于“实施”专利，进而认定构成专利侵权。这一观点对产业界具有极大的杀伤力，非常值得从专利法原理层面展开讨论。笔者认为，对于“备而不用”这一情况，必须根据个案事实进行精细化分析，“备而不用”并不必然构成专利侵权。

一、侵害专利权的行为必须是专利法明确规定的行为

我国《专利法》第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”

《专利法》第六十五条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权。”　

根据上述规定，客观层面上，专利侵权行为必然是“实施专利”的行为。何谓“实施专利”？对于发明专利，即专利法规定的“制造、使用、许诺销售、销售、进口”这五种行为。

众所周知，专利权的本质是公开换保护，权利人公开其专利的技术方案，相应地法律赋予权利人基于其公开的技术方案所获得的市场垄断利益，基于此形成权利人的市场竞争优势。而如何保护权利人基于公开了技术方案所获得的法律赋予的、其本应享有的市场竞争优势，法律也对此明确规定任何第三人未经专利权人许可、不得为生产经营目的实施其专利，也就是第三人不能未经许可使用权利人专利公开的技术方案、实现专利的技术效果，从而使使用了专利技术方案、实现了专利技术效果的侵权产品在市场上流通，与权利人非法竞争、从而损害权利人所本应获得的法律赋予的市场竞争优势。也正是基于此，专利法明确规定必须“实施”了专利才侵权，因为实施了、使用了专利的技术方案和效果，侵权人才会因实施、使用专利、基于专利的技术效果而获得非法利益，也如此才会损害法律赋予的专利权人的市场利益，这是专利法规定专利侵权以“实施”专利为前提的逻辑所在。

二、“备而不用”的精细化分析

（一）“含有技术方案”不等于专利法规定的“实施专利”

上述最高院二审判决逻辑为：只要产品中“含有”技术方案=实施专利=备而不用=侵权，实质上，最高院将“含有”技术方案=“实施”专利，笔者认为，此种认定有待商榷。

首先，根据专利法第十一条的规定，“实施”专利包括了五种情形，制造、使用、销售、许诺销售、进口，也就是说，“实施”是五种侵权行为的上位概念。

其次，关于五种侵权行为之一的“使用”行为，《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》101明确规定：“使用发明或者实用新型专利产品，是指权利要求所记载的产品技术方案的技术功能得到了应用或者效果得以实现”，司法实践中也是如此认定的[2]。显然，“使用”这一侵权行为必然是要求应用了专利技术方案、专利技术效果得以实现，按照专利法第十一条的逻辑，涵盖“使用”行为的上位概念--“实施”专利，则至少必须包括应用专利技术方案、实现专利技术效果，而不能等于“含有”专利技术方案、但是不应用，也就是“备而不用”。所以，从专利法第十一条的逻辑来看，实施专利不等于含有专利。

（二）关于“备而不用”之“备”

再回到最高院ACT与OPPO的案件，首先来看，OPPO有没有“备”的行为？因笔者并非该案的代理人，从公开判决来看，最高院本院认为部分写明：“OPPO公司将能够支持VoLTE功能的芯片作为零部件用于组装相关型号的被诉侵权手机”，从该表述可知，被控技术方案存在于芯片中，假设该技术方案侵权的话，那么，“备”的主体应该是芯片制造商、而非OPPO。之后，OPPO将已经“备”了被控技术方案的芯片组装到了手机中，OPPO的此种行为是否还是“备”？根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定[3]，此种行为应为“使用”行为。从“备而不用”字词来看，“备”不是使用行为，否则就与“用”重复了。所以，OPPO没有“备”。假如“备”是制造行为的话，那么如最高院二审判决显示的内容，制造行为的主体应为芯片制造商，也不是OPPO。所以，就该判决而言，就被控技术方案，OPPO是否存在“备”这一行为，貌似亦值得探讨。

（三） 关于“备而不用”之“用”

“备而不用”之“用”大致可以分为两种情况：（1）事实上能用；（2）事实上不能用。

（1）事实上能用

在西电捷通诉索尼发明专利侵权案中，索尼的手机产品中含有能够使用的“WAPI”功能模块，即便是手机的用户不使用该“WAPI”功能，仍可归于“备而可用”。这种表面上“备而不用”的情况，才属于二审判决中所称的“专利技术方案客观上在产品中已经实施，即便该专利技术方案基于各种主观、客观原因对于最终用户而言尚处于‘备而不用’的状态，”才可得出“亦不妨碍将该产品认定为属于‘实施专利’的产品”的结论。

如果OPPO公司的手机产品虽然事实上未使用VoLTE功能，但其提供了相关软件，使任何第三人可以自行下载相关软件之后就可以在OPPO手机产品使用VoLTE功能，此种情况下，事实上对VoLTE这一功能“使能”，就是使OPPO手机产品具备支持VoLTE的功能，此种情况下，虽然表面上看“备而不用”，但实际上却是“备而能用”或“备而可用”，那么，OPPO公司作为手机制造商也可能构成侵权。

（2）事实上不能用

根据二审判决披露的内容可知，首先，涉及“备而不用”的技术方案（芯片）不是OPPO公司制造的，而是第三方提供的，显然，OPPO公司没有“实施”专利法规定的制造行为。

其次，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条的规定，“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为。”那么，“OPPO公司将能够支持VoLTE功能的芯片作为零部件用于组装相关型号的被诉侵权手机”的行为，充其量涉嫌 “属于专利法第十一条规定的使用行为”。因此，法院需要查明是否存在“OPPO公司将能够支持VoLTE功能的芯片作为零部件用于组装相关型号的被诉侵权手机”的在案证据。“对于诉讼中事实的认定，应依据有关的证据作出，没证据，不得认定事实”[4]。由于中国运营商网络未开通相应的功能进而不支持“VoLTE功能”，且有证据证明OPPO公司已采取措施保证在其手机产品关闭（不支持）相应的专利技术功能，即便该专利技术方案客观上仍存在于手机中（实际上是芯片中），不管是终端制造商，还是最终用户，均无法从相应的“备而不用”功能中获益。黄武双教授对此做出中肯的评论：“从终端制造商视角，若其已采取措施保证在其手机产品关闭（不支持）相应的专利技术功能，即便该专利技术方案客观上仍存在于手机中（实际上是芯片中），不管是终端制造商，还是最终用户都无法从相应的“备而不用”功能中获益，若中国运营商网络未开通相应的功能，该等‘备而不用’实际上对终端设备商和最终用户而言就是明确‘不可用’，对于‘不可用’的标准技术方案，相关产品可认为实际上不构成对该标准技术方案对应专利的侵害。”[5]

三、结语

笔者认为，在判断某一行为是否构成专利侵权行为时，我们一方面必须精准理解和把握专利、专利侵权行为、专利制度的本质，另一方面，也要时刻分清楚区分实施主体与实施行为的性质，行为和主体必须同时予以考虑，对于第三方提供的芯片，手机制造商将其组装到手机产品中，其“实施”行为在性质上为专利法意义上的“使用”行为，如果有证据证明其“使用”了芯片的某些功能不属于标准必要专利的权利要求保护范围，就不存在“备而不用”，就不存在“实施专利”的行为。因此，尽管黄武双教授婉转地指出该二审判决关于“备而不用”的观点不具有“普适性”，但从专利法原理上，我们必须要意识到对被控侵权主体及行为做出精细化分析之必要性，不能照搬该二审判决的观点，当然，该观点的可取之处仍在于“备而不用”。

注释

【1】案号为（2022）最高法民知终907、911、916、917、918号

【2】广州知识产权法院，(2021)粤73知民初692号案。

【3】《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条

【4】将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。

【5】将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

【6】对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定为共同侵权。

【7】参见 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。

【8】黄武双：《中国标准必要专利审判实践的创新与发展——评高清公司诉OPPO案》，载《知产力》，https://mp.weixin.qq.com/s/fqtCb7QPsYfIuvqIncQg-g.

作者：林烨

编辑：Eleven