罗睿 | 我国标准必要专利纠纷动态及发展趋势

春意盎然,智慧同行。在众多信息通信知识产权界专家、IPR、律师朋友的关心与支持下,第二届知产前沿信息通信论坛(IFIF 2024)于2024313日在上海龙之梦大酒店圆满闭幕。

此次活动由 YIP Events & 知产前沿新媒体 & 合规Plus 联合主办,两天的大会及半天的会前研讨会以“通信领域SEP治理的实践及探索”为主题。

313日的论坛上,北京市汉坤律师事务所合伙人罗睿为本次大会带来“我国标准必要专利纠纷动态及发展趋势”主题演讲。知产前沿现将罗律师的现场主题发言内容整理成文,供知识产权业内人士参考学习。


目次

一、我国近年标准必要专利纠纷动态及趋势概览

二、近期中国SEP诉讼判决要点分享

三、我国SEP诉讼程序的趋势与比较


一、我国近年标准必要专利纠纷动态及趋势概览

(一)智能终端——从纷争激烈到走向和解

1.近年来我国SEP费率之诉频发

近年来,我国标准必要专利在智能终端领域有许多纠纷。下文为近年来较为重要的案件,中国偏向于实施方市场,因此提起诉讼的主体一般为实施方。

2.近年来我国SEP侵权诉讼纠纷也持续涌现

此外,传统侵权案件也常常出现。下图为近年来的主要的案件,其中华为与小米之间的专利行政纠纷以和解结案。

3.头部权利人加快许可进程

通过上述一系列案件的处理方式可见,越来越多的专利人达成了许可协议。在中国,头部的许可方华为在近几年也与许多厂商达成了协议,如亚马逊、vivo。当然,由于许可周期有限,该种“和解”只是暂时性的。

(二)网联汽车——百舸争流新战场

近年来的SEP领域的纠纷与谈判已开始蔓延到物联网领域,特别是较为热门的车企。在新能源进入市场后,车上的通讯设备越来越多。Avanci在与戴姆勒的诉讼后加速许可计划推进,目前海外主流车厂均已加入Avanci。通过下图可以发现,全球范围内主要厂商在2022年前都与Avanci达成协议,稍晚的亚洲地区在2022年下半年左右也进入Avanci许可范围。


二、近期中国SEP诉讼判决要点分享

(一)OPPO v. Nokia

1.判决概述

20231128日,重庆一中院(“重庆法院”)对OPPONokia全球许可费率作出判决,首次确定了5G费率。下图为本案中的基本计算标准,其基于基础NSP进行计算,得出特定许可费。本案的创新之处在于首次确定了5G单模累积费率。

2.以专利声明数评价专利实力

该案另一值得关注之处为其在计算专利实力时的所采取的计算基础。法院采纳原告以专利声明数占比评判诺基亚2G-5G专利实力占比的分析方法与统计计算结果,综合ConcurIP报告、墨丘报告、IPLytics报告和科睿唯安报告统计的声明数据,确定了诺基亚2G-5G专利实力占比。该种做法具有其必要性,因为现实中权利人在声明SEP时往往有过分声明的趋势,会导致被声明专利实际上是一个非标准必要专利,或其有效性存疑。

以专利声明数评价专利实力符合谈判实际,涵盖了专利申请的价值,在大样本的情况下具备可行性并且具备调整空间,在本案中体现为如果有充分证据证明诺基亚声明SEP质量明显高于或低于平均行业声明SEP质量,或有重要基础性专利需要单独评估,则有可调整的空间。此外,本案无法根据无效情况评判Nokia专利实力。以华为三星案为例,“从双方各自拿出的八件标准必要专利互诉和无效情况来看,三星涉案专利有四件被宣告无效;华为涉案专利有一个被宣告无效。三星涉案专利被宣告无效的比例,明显高于华为,这说明华为的涉案专利的质量明显高于三星。”

3.中国法院判决的许可费率较英国法院判决的许可费率更高

将中国法院认定的2G-5GARB和技术价值占比,结合英国InterDigitalv.Lenovo案中的相关数据,采用自上而下法,可估算出Lenovo应向InterDigital支付的5G多模手机单台许可费为$0.645-$0.825,高于InterDigitalv.Lenovo案认定的$0.175

相似地,将中国法院认定的2G-4GARB及技术价值占比,结合英国Optisv.Apple案中的相关数据,采用自上而下法,可估算出Apple应向Optis支付的4G多模手机年度许可费也达到了$9.12m-$12.16m,高于Optisv.Apple案认定的$5.13m

(二)ACT v. OPPO

1.判决概述

20231212日,最高院针对ACT v. OPPO一案作出了判决。该判决认定了对ACT六件音频SEP的单位许可费率为$0.008/台,并明确SEP侵权案件的损害赔偿为许可人应获得的许可费及相应利息损失,其中利息损失应按照当事人在谈判中的过错程度分配。本案的判决要点在于:首先,选取可比协议的考虑因素;其次,SEP侵权案件的损害赔偿的计算方式;最后,SEP许可谈判中行为过错的评判因素。

2.选取可比协议的考虑因素

就许可费的计算方法,最高院认为,具体个案中选取何种方法(可比协议法/自上而下法/……),更多取决于当事人的举证情况。“可比协议法”的突出优点在于其能够反映市场定价,基本能够相对客观、公允、合理地反映被许可的专利技术在签约时的市场价值。

在确定可比协议的考量因素时,最高院认为应当重点考虑以下因素:第一,许可谈判的环境,应在不存在心理强制的情境下基于自愿协商达成一致的结果;第二,许可主体的相似性,包括许可方的相似性,也包括被许可方的相似性;第三,许可专利的相似性;第四,许可条款的相似性。

具体到该案中,法院重点考虑了以下因素:第一,许可标的,例如是否仅包括涉案六件专利;第二,被许可方情况,例如是否与OPPO公司同属在中国通信行业领域内的知名企业;第三,许可的地域范围,例如是否仅限于中国范围还是全球范围;第四,许可谈判的环境,例如是否在许可谈判过程中双方之间存在相关诉讼;第五,专利实施规模。

3.SEP侵权案件的损害赔偿的计算方式

在本案中,最高院首次明确SEP侵权案件的损害赔偿应按照权利人的实际损失(即“许可费+利息”)确定,不存在需要退而求其次地参照专利许可使用费的倍数确定的必要和前提。而与此不同的是另外两个案件。在202212月的西电捷通v.苹果案中,最高院认定赔偿额可以是许可费的合理倍数,“原审法院以专利许可使用费的3倍确定赔偿数额,具有法律依据”。但在202312ACTv.OPPO案中,最高院则认为权利人的实际损失=许可人应获得的许可费+利息损失,“标准必要专利的权利人最终从专利实施人获得的赔偿金额:一是其应获得的许可使用费本金;二是利息损失”,“本六案中高清公司的实际损失能够确定,故不存在需要退而求其次地参照专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额的必要与前提”。

本案中,最高院还明确了利息损失的具体计算方式,以及利息损失应按照当事人在谈判中的过错程度分配。

4.SEP许可谈判中行为过错的评判因素

本案虽不涉及禁令,但涉及利息,因此也对过错的评判问题进行了讨论。


三、我国SEP诉讼程序的趋势与比较

(一)较多费率之诉在判决前当事人即已和解

对于SEP涉及费率的争端大多以和解结案,原因在于费率之诉往往时间跨度长。

(二)费率之诉通常审理耗时较长

我国费率之诉的审理通常耗时较长,如OPPO v. ACT案及OPPO v. Nokia案的一审/二审均花费了2年左右的时间。

域外费率之诉的审理同样需要花费较长的时间。如20198月,InterDigital向英国高等法院起诉联想侵犯其3G4G标准相关专利,该案FRAND庭审于20221月至2月进行,最终法院于20233月作出FRAND费率判决−2019Optis向英国高等法院起诉Apple侵犯其4G标准相关专利,该案FRAND庭审于20226月至7月进行,最终法院于20235月作出FRAND费率判决

(三)侵权程序仍相对推进较慢

如前文所述,中国与美国审理时间慢,因此欧洲成为了专利侵权诉讼主战场。德国法院及UPC正在因为其相对较短的诉讼周期成为专利侵权之诉的主战场。以华为为例,其于2022年至2023年期间,分别在中国、德国及UPC对亚马逊、Netgear提起多件侵权诉讼,其中德国法院的案件审理进程明显快于中国法院。

1.华为VS亚马逊

该案近期已和解,最早在中国起诉,但直到202312月才有初步结果。

2.华为VS Netgear

华为分别于20223月和5月在德国和中国对Netgear提起多件专利侵权诉讼,德国法院于20235月对其中一件专利作出了驳回判决,中国法院尚未作出一审判决。20237月,华为在UPCNetgear提起新的侵权诉讼。

由于欧洲法院较短的诉讼周期以及对对手施加压力的良好效果,越来越多权利人选择在欧洲提起专利侵权诉讼。如Nokia v.OPPO案,其在20217月提起诉讼,2022年法院便作出判决。

再如松下v.小米&OPPO案,20237月,松下请求英格兰和威尔士高等法院确定SEP全球FRAND费率。与此同时,松下还在UPC和德国启动了13个专利侵权的平行诉讼。

此外,也有一些遗留问题值得思考。首先,中国车企应当如何应对专利许可?加入Avanci?与权利人双边谈判?其次,以专利声明数评价专利实力是否合理?如何算有充分证据证明SEP质量明显高于或低于平均行业水平?再次,如何计算地域折扣?销售分布?专利分布?最后?如何加速/延缓SEP诉讼推进?诉讼牵制?不要求损害赔偿?


作者:罗睿

编辑:Eleven

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