目次

1、跨独立权利要求进行进一步限定修改是否接受

2、修改前后保护范围大小比对基准是独权还是从权

3、不修改独权只改从属权利要求是否接受

4、权利要求修改是否必须作为一个整体接受或否决

5、进一步限定修改是否必须保留原表达方式

6、一项权利要求补入/被补入技术特征后，该独立权利要求及其从权是否视为存在

7、即使形式上满足“进一步限定”，也需重视修改后超范围的问题

8、“进一步限定”式修改规则体系演进体现效率与公正的价值冲突

最高院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）针对专利确权程序中“进一步限定”式修改的审查问题，列举了多个案例裁判要旨，使“进一步限定”式修改的规则更加明确，但是仍然有一些模糊空间。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。本文结合2017年以来若干案例体现的裁判思路，对“进一步限定”式修改的规则体系的进行探讨。

1、跨独立权利要求进行进一步限定修改是否接受

跨独立权利要求的修改是指，将属于独权A或者其从属权利要求的技术特征，限定到独权B或者其从属权利要求中，形成新的技术方案。对于这种修改方式是否属于进一步限定修改，虽然在无效中许多当事方（主要是请求方）进行质疑，但是目前行政和司法机关的主流观点还是接受这种修改方式的。

例如，37563号无效决定的裁判要旨：“权利要求的进一步限定”并没有要求所补入的技术特征必须来自于从属于同一个独立权利要求的从属权利要求，其可以来自权利要求书中的任一项权利要求，只要修改后的权利要求所限定的技术方案符合专利法第33条即可。

2、修改前后保护范围大小比对基准是独权还是从权

由于专利法实施原细则69条1款（新细则73条1款）及审查指南要求，无效审查阶段修改权利要求不能扩大原专利的保护范围，但是进一步限定修改中原专利的保护范围到底是独立权利要求还是从属权利要求并不明确，而无效审查部门的标准要更为严格，这对于专利权人是一大困扰，必须在修改不被接受或者过度缩小保护范围两难境地中权衡。

最高院通过 (2019)最高法知行终19号和（2020）最高法知行终246号判决明确了进一步限定修改的比对基准是独立权利要求而不是从属权利要求。

(2019)最高法知行终19号判决认定：专利无效宣告程序中，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。即，应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。这是因为，专利授权后对社会公众具有公示作用，社会公众的信赖利益通常建立在保护范围最大的独立权利要求上，并据此预测和评价自身行为的合法性。将从属权利要求的附加技术特征加入到独立权利要求中，系对独立权利要求的进一步限定，并未扩大原独立权利要求的保护范围，相反还会缩小原独立权利要求的保护范围。在此基础上，不会损害原专利的公示效力，也不会损害社会公众基于原专利而产生的信赖利益。

（2020）最高法知行终246号再次强调了权利要求修改的对比基准是原独立权利要求，并在判决中要求：对于实践中新出现的修改方式，司法与行政部门及社会公众理应保持适度容忍，对于增加任何新的法律原则以跨越修改实质而直接限制或禁止某种具体修改方式的司法理念则应保持足够审慎与克制。

3、不修改独权只改从属权利要求是否接受

（2021）最高法知行终548号指出：专利确权程序中，当事人主张专利权人仅修改从属权利要求而未修改独立权利要求的修改方式不应予以接受的，人民法院不予支持。

这一点实际上改变了一段时间内的固有认识，2017年审查指南修改增加进一步限定式修改后，社会公众对于进一步修改的规则尚不能准确把握。为此，专利复审委相关领导多次撰文，比较代表性的《对“权利要求得进一步限定”得理解与适用》一文中，认为：下列情形，通常不符合“权利要求进一步限定”的要求：（一）在未对独立权利要求进行修改的情况下，仅增加新的从属权利要求。（二）同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求。（三）对原权利要求的特征进行重新组合，增加一组或多组新的权利要求。

对于第（一）项，理由是专利权人未对原独立权利要求或从属权利要求做出任何限定，因为原权利要求在修改行为之后仍还保留，没有体现“以缩小保护范围”的要求。应该说针对不修改独权，仅增加从属权利要求是存在相应问题的，但是针对不修改独权，但是仅修改（并非单纯增加）从属权利要求的情况并没有明确，而在实践中，上述限制被类推执行，导致一些“未进一步限定独权，仅进一步限定从权的修改方式”被认定为不可接受“进一步限定”修改，例如案涉的第34493号无效决定。

最高院（2021）最高法知行终548号中针对涉案决定，从立法目的出发阐述了理由：将“权利要求的合并”改为对“权利要求的进一步限定”，则使专利权人的选择余地更大，这是国家知识产权局作为国务院专利行政部门积极回应专利权人的呼声和加强审查程序精细化的一项重要举措，既可以尽可能地保留专利权人认为的其对现有技术作出改进的具有价值的技术特征，又不致损害社会公众对专利公开文本的信赖利益。发明或者实用新型权利要求书中记载的无论是独立权利要求，还是从属权利要求，每一项权利要求均是一个完整的技术方案，拥有各自大小不同的保护范围。在2017年修订的《专利审查指南》中，并未规定专利权人采用进一步限定的修改方式时，必须对独立权利要求作出限定。一方面，专利权人和社会公众从相关规定中无从预期，采用进一步限定的修改方式修改权利要求时必须要修改独立权利要求；另一方面，在无效程序中，专利权人既要针对无效请求作出抗辩，又要考虑如何更好地凸显和保护诉争专利作出的技术贡献，即使不修改独立权利要求，而仅修改从属权利要求，也可能属于“缩小保护范围”的情形，而不发生损害社会公众信赖利益的后果。

4、权利要求修改是否必须作为一个整体接受或否决

对于是否要将权利要求作为一个整体考虑，审查指南中并没有明确，实际上主要是复审委部分工作人员文章中体现的观点。复审委李婉婷 何炜在网站中撰文：在审查修改文本能否被接受时，原则上，应当将权利要求书作为一个整体考虑，以权利要求书整体文本的内容来判断修改是否符合相关规定。相应地，专利权人对于权利要求的修改也应提交整个权利要求书。如果有一部分权利要求的修改不符合规定，应当对整个权利要求书不予接受。将“权利要求书作为一个整体考虑’的逻辑基础实际上是认为权利要求书视为一个不可分割的整体而不是一个个松散的权利要求的集合，由于复审委工作人员在文章中认为权利要求以整体内容呈现的，如果将合规性审查单元仅仅局限在权利要求，容易”只见树木不见森林”，另外会造成答复期限的虚置。

由于“进一步限定”及“明显错误的更正”修改在实践操作用均有一定模糊之处，而且修改时机窗口短，严格按照“修改对照页+替换页”进行整体性评价，如果修改的权利要求任何一个局部小修改不被接受，则整个权利要求修改文本都不予接受，这对于专利权人的修改难度是很大的。专利权人可能会准备多个版本，例如在口审阶段提交删去可能被否定的“进一步限定”及“明显错误的更正”的相应权利要求，进行补救，但合议组可能会根据最后一次修改来认定是否符合要求而不去评价其他的修改版本是否可接受，因此，多版本能否发挥作用存在不确定性。

例如，(2018)京73行初7914号案件中，专利权人修改除对原权利要求1作出进一步限定外，又分别加入四个不同的技术特征到原权利要求1中，形成了新的独立权利要求16和28。合议组和法院认为此种修改实质上是对权利要求书进行了重新撰写，构建了新的权利要求保护体系，不符合专利审查指南关于“权利要求的进一步限定”的要求。原告所称其在口头审理当庭删除了新增加的权利要求，仅保留新的权利要求1-15应该被接受。但该项主张并无在案证据予以支持，且即便考虑原告的新权利要求1-15，其在口头审理当庭提出，而对权利要求的修改包括了删除以外的方式，不属于专利审查指南第4.6.3节规定的三种情形答复期限内，故也不应被接受。

在实践中，审查部门针对“同一项权利要求分别补入不同技术特征，形成多项新的权利要求“的修改方式，部分合议组可以接受部分修改对象，将居于首位的新权利要求作为审查对象，不接受其他的新权利要求。

5、进一步限定修改是否必须保留原表达方式

通常来说，进一步限定就是将权利要求中已经记载的一个或多个技术特征补入其他权利要求中，为了避免不必要的合议组疑问，通常不会修改文字表述方式，但是有些情况为了语句的通顺，在不改变含义情况下，有些案例也体现了合议组在这个问题上也具有一定的灵活性。

59830号无效决定，权利要求的进一步限定，是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围。除少数情况之下，为符合中文表达习惯或语句通顺的要求，对个别语句稍作调整之外，通常情况下专利权人直接摘录其他权利要求中的技术特征作为所补入的技术特征，对所补入的技术特征不另做修改。但在某些情况下，例如采用简洁的方式记载了多个并列的技术特征，当选择其中一部分并列特征补入在前的权利要求时，可能会导致修改前后语言表述上发生一定变化，此时，需要判断修改后的内容是否实质上记载于其他权利要求中，而不仅仅因语言表述不同就得出不符合进一步限定式修改的结论。

本案原权利要求：

“1. 一种电极片，其特征在于，包括：集流体；电极膜片，所述电极膜片含有电极活性物质；绝缘层，所述绝缘层中含有莫氏硬度不超过5的固体绝缘填料；所述绝缘层至少覆盖于集流体表面未被电极膜片覆盖的区域。

4. 根据权利要求1所述的电极片，其特征在于，所述绝缘层中的固体绝缘填料的质量百分含量为10％～98％。

6. 根据权利要求1所述的电极片，其特征在于，所述固体绝缘材料选自BaSO4、CaSiO3、γ-AlOOH、CaSiO4、聚四氟乙烯中的至少一种。

本案修改后：

1. 一种电极片，其特征在于，包括：集流体；电极膜片，所述电极膜片含有电极活性物质；绝缘层，所述绝缘层中含有固体绝缘填料，所述固体绝缘填料的莫氏硬度不超过5；所述固体绝缘填料为γ-AlOOH，或者为γ-AlOOH与选自BaSO4、CaSiO3、γ-AlOOH、CaSiO4、聚四氟乙烯中的至少一种的组合；所述绝缘层中的固体绝缘填料的质量百分含量为10％～98％；所述绝缘层至少覆盖于集流体表面未被电极膜片覆盖的区域。

本案中，原权利要求6记载了技术特征“所述固体绝缘材料选自BaSO4、CaSiO3、γ-AlOOH、CaSiO4、聚四氟乙烯中的至少一种”，包括了从上述5种材料中分别选择1至5五种进行组合的多个并列技术特征，通过排列组合公式计算可得共31个组合（C51+C52+C53+C54+C55）。专利权人删除了其中不包含γ-AlOOH的15个并列技术特征（C51+C52+C53+C54），选择了其余包含γ-AlOOH的共16种并列技术特征对权利要求1进行进一步限定。

可见，补入权利要求1的上述并列技术特征，实质上已经记载于原权利要求6中，只是修改前后均采用了较为简洁的表述方式，而不是将31或16种组合一一表示出来。因此，上述修改是将从属权利要求中的多个技术特征进一步限定至权利要求1中，限定后的多种并列技术方案并未超出本专利权利要求书及说明书记载的范围，因此，上述修改符合审查指南对于权利要求进一步限定式修改的规定。

6、一项权利要求补入/被补入技术特征后，该独立权利要求及其从权是否视为存在

《对“权利要求得进一步限定”得理解与适用》一文中，认为：通过“限定”式的修改，该权利要求的原保护范围已经不复存在，只留下“缩小后的保护范围”。在无效审理的实践中，无效审理部门不接受“同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求”的行为，在38353号、53055号、57812号无效决定等得到体现。但是，另外两种情况，无效审查部门没有明确的规则指引，一是通过“限定”式的修改该独立权利要求的从属权利要求是否还存在，二是将某从属权利要求的附加技术特征补入独立权利要求后，该从属权利要求是否还存在。

笔者认为根据最高院（2021）最高法知行终548号判决的裁判精神，对于以上修改方式是否属于“进一步限定”在形式上的审核应当适当放宽，审查的侧重应该是实质上是否违反专利法33条和原细则69条1款（新细则73条1款）。即使不修改独立权利要求，而仅修改从属权利要求，也可能属于“缩小保护范围”的情形，实际上是将权利要求视为可拆分的技术方案的集合，任何一个权利要求保护范围的缩小都可视为符合。

同样的，对于“权利要求仅能进行一次限定就必然认为该权利要求已经消失，而不能同时进行两次以上的限定”的这种理论认识并没有任何专利法或者细则上的明文规定，而属于无效审理部门内部的审查理论，建议在最高院回归立法本意的判决后进行调整和澄清。

7、即使形式上满足“进一步限定”，也需重视修改后超范围的问题

无效程序中的“进一步限定式”修改不仅涉及修改本身是否被认定为是否属于“进一步限定”，还涉及修改是否超出原说明书和权利要求记载的范围从而违反专利法33条及细则第69条第1款。由于“进一步限定式”经常是分属不同技术方案的重新组合，而重新组合的技术方案是否超出原申请文件记载的范围，应遵循以下原则：对于将原权利要求书中不同技术方案重新组合而形成修改后的权利要求，应当考虑不同技术方案中技术特征的关联性，如果原申请文件没有表明某些特征之间必须以某种特定的方式组合，并且所属领域的技术人员在阅读申请文件之后，基于技术上的联系能够确定修改后的技术方案是实质存在的，则该修改后的权利要求是根据原说明书和权利要求书能够直接、毫无疑义地确定的。

48465号无效决定，(2019)最高法行申8797号

用修订模式体现涉案权利要求的修改（红字部分为授权文本相对于申请文本修改之处）：一种自平衡式两轮电动车，它是由如下部件所构成：第一车轮与第二车轮，它们是彼此基本对称地左右设置的，它们没有共同的车轴，能独立地转动；第一轮架与第二轮架，第一轮架连接所述的第一车轮，第二轮架连接所述的第二车轮，并且第一轮架与第二轮架是可转动地互相连接起来的之间连接且独立转动；第一电动机与第二电动机，第一电动机驱动所述的第一车轮，第二电动机驱动所述的第二车轮；至少一个自平衡电子控制系统，操控所述的第一电动机与所述的第二电动机；至少一个踏脚板，供操作者站立。控制所述第一轮架与第二轮架各自独立地实现自平衡；第一踏脚板与第二踏脚板，第一踏脚板连接所述的第一轮架、第二踏脚板连接所述的第二轮架，供操作者两脚分别站立；骑行时，操作者站立在所述踏脚板上，通过所述踏脚板分别改变轮架的前后倾斜度，…从而操控两轮电动车的向前、朝后与转向。

法院经审查认为，认定权利要求书的修改是否符合专利法第三十三条的规定，应当从原权利要求书和说明书的整体出发，判断修改后的技术方案是否能够从原权利要求书和说明书中直接地、毫无疑义地得出。

本案中，首先，说明书段背景技术中记载的是自平衡独轮电动车，与权利要求2限定的自平衡式两轮电动车不同。其次，结合说明书文字记载及附图3可见，说明书两轮电动车300在一个轮架上设置了一根手控杆350，供操作者使用，可以有效地操控车子的方向，与权利要求2限定的操作者通过踏脚板操控两轮电动车的向前、朝后与转向不同。再次，结合说明书及附图6可见，两轮电动车600在两个车轮之间的连杆660上，设置了一根手控杆650，手控杆650用于操控车子的运行方向，与权利要求2限定的操作者通过踏脚板操控两轮电动车的向前、朝后与转向不同。最后，结合说明书可见，图4所示实施例中，在轮架上专门设置了供腿接触的靠腿板470。靠腿板470位于每个轮架上踏脚板的上方，使操作者能用腿来操控轮架的前倾或后倾，驱动两轮电动车向前或朝后。操作者的重心左右倾侧，可驱使车子转向，与权利要求2限定的操作者通过踏脚板操控两轮电动车的向前、朝后与转向不同。

另外，关于踏脚板，原权利要求4仅提到“至少一个踏脚板，供操作者站立”，并未限定操作者如何操作踏脚板，故关于权利要求2由原权利要求4修改而来的主张不能成立。综上，权利要求2限定的技术方案无法从原权利要求书和说明书中直接地、毫无疑义地得出，超出了原权利要求书和说明书记载的范围。

二审法院从本专利原说明书和权利要求书公开的内容出发，认定本专利所有的操控都不是通过踏脚板直接控制两轮电动车的转向，权利要求2中靠腿板是不可缺少的技术特征，其修改超出了原权利要求书和说明书记载的范围，不符合专利法第三十三条规定正确。

8、“进一步限定”式修改规则体系演进体现效率与公正的价值冲突

(1)“进一步限定”式修改系列案体现的效率与公平兼顾思想

实际上，虽然“进一步限定”式修改是《专利审查指南》在2017年4月1日修改才引入的概念。但是，最高院在(2019)最高法知行终19号案件中针对2016年8月作出的29765号无效决定也参考《专利审查指南》2017年修改的目的，对2010年《专利审查指南》的相关规定进行了解读，对该案中专利权人进一步限定修改方式进行了认可。

最高院判决认为：无效宣告程序中，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。

《对“权利要求得进一步限定”得理解与适用》一文体现无效审理部门在价值追求上与法院并无分别，文中强调：不同的价值目标之间有时存在明确的主次之分，例如，对审查效率的追求应当位于合法、合理审查原则之下，即不得以牺牲当事人实体或程序性权利为代价去提高程序效率。

(2)《专利审查指南》经过多次修改已提升了无效审查程序效率

对于进一步限定修改方式是否接受考虑，有些情况是处于实体权利上的考量，例如修改前后保护范围的比对基准；有些情况则主要是因为对于审理效率的考量，例如将权利要求作为一个整体进行考虑。但，笔者认为无效审理效率的提升，实际上是通过《专利审查指南》的多次修改提升的，完全交予某一条款则难堪重负，也不利于该条款自身发挥作用。

无效中对于审理机关和当事人而言，过多证据组合方式是典型的时间浪费行为，过多的证据组合导致意义不大的证据也占据了审理时间。但这已经通过2019年的指南修改得到了解决。2019年9月24日，国家知识产权局发布了“关于修改《专利审查指南》的决定”（国家知识产权局第328号公告）。将“如果是结合对比，存在两种或者两种以上结合方式的，应当指明具体结合方式。”修改为“如果是结合对比，存在两种或者两种以上结合方式的，应当首先将最主要的结合方式进行比较分析。未明确最主要结合方式的，则默认第一组对比文件的结合方式为最主要结合方式。”在实务中，专利复审和无效审理部已经普遍在口审中要求请求人明确多组结合方式中最主要的结合方式并予以详述，这使得争议点比较集中，效率得到了有效提升。此外，2023《专利审查指南》中新修改的“简单案件，可以独任审查”等更具灵活性的审查方式也能有效提升专利无效审查效率。

(3)公平保护专利权贡献才能发挥专利制度服务创新的价值

首先，对于“进一步限定”修改进行限制的最有力理由实际上是信赖利益受损影响相关公众的经营活动稳定。但是如前所述，无论无效阶段的修改是否符合“进一步限定”，均需进行专利法33条和原细则69条1款（新细则73条1款）的审查，即在（2020）最高法知行终246号中的终极之问，在于修改后的权利要求所请求保护的技术方案：（1）是否超出原专利独立权利要求所框定的最大保护范围，以及（2）是否属于本领域技术人员在阅读原专利权利要求书及其说明书与附图后可“直接、明确推导出”的技术方案。“进一步修改”能否接受应当关注其实质，而不是纠缠于其修改的具体形式细节。专利法33条的审查可以筛查出表面上符合“进一步限定”但实际违反先申请制度的权利要求修改行为，将说明书中不能组合的技术方案通过“进一步限定”组合成新的技术方案的修改行为，原细则69条1款（新细则73条1款）的审查可以筛出那些未缩小任何权利要求保护范围的“进一步限定”修改行为。

其次， “进一步限定”修改对于公众信赖利益的折损可以通过侵权程序进行合理的弥补， (2019)最高法知民终369号已经给出解决方案，最高人民法院经审理认为，专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担赔偿责任。但是，由于修改后权利要求的技术方案在原专利权利要求书中并未出现过，基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。

最后，依靠作为社会规范的法律，规则本身的明确性要比权利要求的明确性意义更为重大，如果审查标准处于一种过于模糊的状态，那么最容易出现的局面是每个当事人都想试探一下更高司法层级对该问题的态度，从而无效程序之后还要把行政一审二审全部程序走完，这样审查规则的模糊性导致相当比例被发回重审，导致反而没有审查效率从而阻碍了专利无效制度作用的发挥，因此，公平保护专利权贡献才能发挥专利制度服务创新的价值。

作者：王素远

编辑：Eleven