星瀚律所黄璞虑：四大维度探析知产内控风险排摸
8月27日，“知产前沿”直播分享活动邀请到星瀚律师事务所合伙人黄璞虑律师，以“知识产权内控风险排摸”为主题，结合生动有趣的案例与企业法务工作实际，分别从商业秘密、版权、商标、专利保护等方面展开分享。
黄璞虑律师从事了近十年知识产权法律服务工作，在商业秘密、专利保护、商标战略布局、版权诉讼、竞争与信息合规等方面具有丰富的争议解决成功经验，并为文化娱乐业、教育培训业等行业知名企业担任常年法律顾问。
企业内控是指企业的内部控制制度和流程，主要用于防止员工泄露信息、行贿受贿、侵害公司利益等公司内部的舞弊行为。本次分享着重讨论知识产权内控实操策略。
“老实人”代运营公司是一家提供电商代运营服务的公司，“大忽悠”是“老实人”代运营公司聘请的电商经理。“大忽悠”利用职务之便掌握了“老实人”公司的电子商务运营经验之后，私下秘密注册“新势力”电商运营公司，业务范围与“老实人”公司重合。
客户A是“老实人”公司的长期客户，在合同快到期时找到“老实人”公司的经理大忽悠商谈电商代运营的续约问题，得到的答复是“老实人”公司业务调整不再做电商代运营，故无法再续约。
但基于长期的合作友谊，“大忽悠”把“新势力”电商代运营公司介绍给了客户A，并答应A由“老实人”公司免费多提供一个月的代运营服务以保证A公司顺利过渡。另一边，大忽悠向“老实人”公司“打报告”称， 一是，客户A不满意“老实人”公司的服务，不再续约；二是，客户A要求多提供一个月的服务。不满意还要求多提供一个月的服务，这样的要求应该是自相矛盾的，可是“老实人”公司没有进行审核便相信了大忽悠的报告并同意第二条要求。至此，客户A已成功被大忽悠从“老实人”公司骗到了自己实际掌控的“新势力”公司。
客户B是“大忽悠”入职“老实人”公司一段时间后主动上门的客户，“大忽悠”与其约定了两个月的免费体验期。到期后，客户B很是满意，遂要求正式签订合同。此时，“大忽悠”却说：因为公司内部调整请您直接和我们的关联公司“新势力”公司签约，“新势力”和“老实人”是同一套班子，提供的服务质量不变。客户B听后表示同意，“大忽悠”对“老实人”公司说客户B试用期到期后不愿意和我们续约。
客户C是“大忽悠”的粉丝，已经与“老实人”公司签订合作协议，过了一段时间客户C联系大忽悠表示有空一起吃顿饭。饭局上大忽悠告诉客户C他要创业同样做电商代运营业务，客户C当即表示愿意和大忽悠的创业公司“新势力”合作。于是，“老实人”公司又失去了个客户。本案焦点问题评析：
（一）大忽悠的做法属于法律范畴还是道德范畴？
大忽悠拉走这三个客户的行为属于“飞单行为”，侵害了“老实人”公司的商业秘密。2019年新修订的反不正当竞争法第9条第4款规定：本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。商业秘密包含三个构成要件：
1、不为公众所知悉(秘密性)秘密性，这是商业秘密的核心特征，也是认定商业秘密的难点和争议的焦点。2、实用性 实用性是指商业秘密的客观有用性，即通过运用商业秘密可以为所有人创造出经济上的价值，具有确定的实用性，是实现商业秘密价值性的必然要求。一项商业秘密必须能够用于制造或者使用才能为其持有人带来经济利益。
3、采取了保密措施(保密性)商业秘密的保密性是指商业秘密经权利人采取了一定的保密措施，从而使一般人不易从公开渠道直接获取，该要件强调的权利人的保密行为，而不是保密的结果。
商业秘密包含两部分，分别是技术信息和经营信息，技术信息，例如可口可乐的配方就是技术信息，一种药品的生产工艺流程，这也是技术信息。经营信息，比如客户名单、交易机会也都是经营信息。
值得注意的是，专利技术在通过国家知识产权局申请了专利保护后，由知识产权局将相关技术公开，用公开换取对该专利技术的保护，这个时候该专利不满足商业秘密三要件中的第一条：不为公众所知悉，因此不属于商业秘密。（二）“大忽悠”对客户A、B、C的行为是否构成商业秘密侵权？
客户A:
基于多年的缔约关系，客户A属于具有长期稳定交易关系的交易对象，属于客户名单的组成部分.客户名单组成部分包括联系人、不为外人所知悉的邮箱、不为外人所知悉的电话，而大忽悠用这些信息和客户A进行缔约，侵害了“老实人”公司的商业秘密。而“新势力”公司在明知这是别人泄露商业秘密的情况下，依然去与客户A缔约，同样构成对“老实人”公司的商业秘密的侵犯。
客户B：
首先，客户B与“老实人”公司没有长期稳定的交易关系，不属于客户名单。但是，“老实人”公司用自己的资源和劳动为客户B提供了两个月的免费服务，客户B对“老实人”公司的服务表示认同且愿意续约，此时形成了一个特属于“老实人”公司的交易机会。而大忽悠利用自己的内部信息将客户B骗至“新势力”公司，侵害了“老实人”代运营公司关于客户B的交易机会，交易机会是商业秘密中经营信息的一种,因此“大忽悠”构成对“老实人”公司的商业秘密的侵犯。
客户C:
客户C基于对大忽悠的认可，属于主动变换合作方，这种情况一般不构成商业秘密侵权。针对这一点的法律依据为反不正当竞争法解释第13条第二款，客户基于对职工个人信赖，而与单位进行交易，职工离职后，能证明客户自愿选择与自己或新单位交易，应当认定没有采用不正当手段，没有采用不正当手段便不构成侵犯商业秘密。但是公司与员工另有约定的除外，换句话说就是，没有约定就不构成侵权，有约定就构成侵权。基于风险管控的考虑，建议公司与员工协议约定。员工在职期间与其对接的一切客户，属于本单位资源，离职之后不能以任何方式和理由将客户带走，否则构成违约。
（三）面对商业秘密侵权，应当注重事后取证，还是注重事前防范？
实践中，应对商业秘密侵权，事后取证与事前防范同等重要。企业法务人员应当思考的是，如何在二者之间达成平衡。如果过于追求事前的谨慎防范，会严重影响工作效率。相反，轻视防范，一味事后救济会产生很多的麻烦，而且不能保证损失能被完全追回。因此，这个平衡点要在不过度影响工作效率和保密性之间做出恰当选择。
建议企业尽早建立起完善的商业秘密控制系统，从事前防范的角度可以采取以下措施：
1. 建立档案调阅制度、记载客户的客户名册、交易记录，放在保密室并由专人负责看管，保密室配有人脸识别、指纹识别更好。
2. 针对截屏和录屏，安装侦测软件，有人使用录屏功能时弹幕提醒。
3. 对员工进行法律培训，提高员工法律意识。比如让员工知道如果侵害商业秘密，给权利人造成50万损失，或者获益50万的，判处三年以下有期徒刑；数额达到250万的，处3~7年有期徒刑。从事后取证的角度可以采取以下措施：
1. 员工提出离职时，及时将其电脑收上来复刻硬盘内容。
2. 如果发现有文件被员工删除，可以请技术公司进行文件恢复。
3. 也可以使用电脑使用留痕技术软件，当电脑检测到某员工经常浏览离职、违约责任、竞业限制保护等方面内容时，可以判定该员工可能在准备离职，此时公司的IT和内控人员就需要及时介入。
4. 特别需要注意的是，此种技术防范手段要和制度防范相结合，即在劳动合同里约定，公司的硬盘和电脑是公司财产，原则上不允许用其处理私人事务，防止相关人员以其他理由不予交还或推迟交还硬盘。
“学得好”公司课件视频泄露的故事
由于“学得好”公司的视频和讲义需要学员输入自己的学号和密码才可以下载，并且系统会在讲义里植入隐形标记。正常阅读的时候看不到，但是将其放到二进制解码器解码后便会出现一段学员的学号的二进制形式符号。基于该技术，“学得好”公司锁定了两位学员，并在公证处对于解码过程进行了公证，确实结果显示解码出来的讲义能够读取两位学员学号的二进制形式符号。
本案焦点问题评析：
（一）法院是否可依据代码结果判定视频和讲义由两位涉案学员泄露？
第一，首先“学得好”公司只对讲义加了代码，视频则没有；第二，虽然“学得好”公司对解码过程进行了公证，但没有对加入代码的过程进行公证；第三，不能排除“学得好”公司后期或者前期在讲义里的代码都显示结果为这两位同学的可能；第四，不能排除这两名学员的账号被盗。基于此，法院不能仅依据代码判定是两位学员泄漏的视频。
（二）针对本案，“学得好”公司的正确内控做法是什么？
“学得好”公司的内控做法欠妥。应该通过后台程序自动把代码加到学员的讲义里，全程进行证据保全。其中，相应的下载系统也应当进行证据保全，并且应在在系统运行一段时间之内进行证据保全，以证明该程序确实可以达到只要学员下载视频及讲义时自己的代码会出现在讲义里。实践中，已有相应的技术公司可以提供实时证据保全服务，此类证据保全与公证具有同等的证明力，相较于后者更为完备，并且节约成本。“好厉害”公司实际使用“好厉害”商标一段时间后，想要注册“好厉害”商标时却发现该商标早在三个月前就被竞争对手注册。面对这种情况，“好厉害”公司法务将“好厉害”图标做了版权登记。可过了一段时间，“好厉害”公司却因使用“好厉害”商标被竞争对手起诉，“好厉害”公司老板认为他有版权，可以用版权对抗商标。
需要注意的是，“好厉害”商标依照我国商标法不能够获准注册，本文使用该名是为了防止案例中的名字与现实生活中的公司重名而引发误解。本案焦点问题评析：
（一）“好厉害”公司对“好厉害”进行版权登记能否对抗竞争公司的商标侵权之诉？
这个问题的答案是否定的。版权登记只能表明“好厉害”公司可以禁止其他人复制登记版权的 “好厉害”作品， 而“好厉害”公司把“好厉害”三个字在自己的产品上使用，是商标性使用的行为，当该商标权属于竞争对手时，则对竞争对手的商标构成侵权。
如果“好厉害”公司登记好厉害作品在先，对手申请注册的“好厉害”商标在公示阶段时，“好厉害”公司是可以侵犯在先作品权为由提出异议的，如果对方没有证据证明其公司的 logo（即图形的部分）设计在先，商标局就会驳回商标注册申请。
建议企业尽早做好相关作品的版权登记工作，可以基于著作权在一定程度上对抗对手的商标权。
以本案为例，著作权保护的是“好厉害”三个字的艺术表现形式，而不是“好厉害”三个字本身。（二）从“好厉害”公司的角度看，解决该问题的根本方法是什么？
一是， 尽早申请相关商标权，这是事前预防的一种手段；
二是，发现商标被竞争对手抢注时，迅速聘请律师通过诉讼夺回商标权属，若该尝试失败，尽早更换品牌也不失为一种策略。
三是，提前布置，预防商标被撤,即商标因连续三年不使用而被撤销，这里需要注意的是，“象征性使用”不能成为阻止商标撤三程序的防火墙。
四是，不建议对商标进行全类别注册。实践中，全类别注册给企业认定为驰名商标设置了障碍，因为驰名商标的前提是企业商标至少有一类没有被注册。
四、专利保护
多种措施结合 构筑专利“护城河”
分享的最后，黄璞虑律师结合企业经营实际，着重介绍了专利保护需要注意的几个方面。
一是，切忌将企业所有的技术全部申请为专利，比如工艺流程、药物制备方法等。黄律师认为，申请注册专利应秉持这样一个原则：凡是反向工程容易破解的、技术迭代比较快的、竞争对手很容易自行研发的，建议申请专利保护。二是，建议企业主动与员工签知识产权保护协议，约定员工在劳动合同期间，创造的一切知识产权都归公司所有。虽然此种约定在某些情况下并不能完全有效，但能在将来跟员工出现类似于某一技术是不是职务发明等纠纷时解决许多问题，规避诸多不利因素。
三是，为了更好的防患于未然，建议企业聘请律师起草专业的知识产权保护协议，包括商业秘密保护协议、竞业限制协议。亦可起草一份“三合一”的知识产权商业秘密与竞业限制协议，协议中必须既有原则性抽象性的规定，又要有具体的禁止事项约定。
互动讨论环节，黄律师围绕防范离职员工泄露技术秘密、如何防范商业间谍、商标侵权案件中的在先权利抗辩问题等企业法务普遍关心的实操性问题，逐一耐心地解答了听众的疑问。
本次直播分享，黄律师用条理清晰、逻辑缜密的梳理与生动有趣的案例分享与精妙的点评，并时不时展开互动，让大家在愉悦的气氛中受益匪浅。
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“知产前沿”编辑：肖晋
