许可人如何应对被许可人商标侵权

商标是企业产品区别于同类其他产品的标志,需要经商标局批准。使用他人商标的企业,需要签订商标许可合同。这就导致商标被许可人在商标侵权中存在特殊的地位。在日前举办的企业商标侵权和不正当竞争的应当策略研讨活动上,上海知识产权法院法官范静波对商标被许可人生产的产品侵犯他人权利情形及企业商标权保护进行了讲解。

实践中,被许可人生产的产品侵犯他人权利主要存在以下两种情形。第一种情形是A公司将其注册商标许可给B公司使用,B公司生产的产品存在产品质量问题,对第三人造成损害,第三人同时将A公司与B公司作为共同被告主张损害赔偿。

范静波介绍说,《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》中强调,任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表示其为产品制造者的企业或个人,均属于《民法典》规定的“产品制造者”和《产品质量法》规定的“生产者”。《商标法》第四十三条规定,商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

第二种情形是A公司将其注册商标许可给B公司使用,B公司生产的产品侵权了他人的专利权,专利权人将A公司与B公司作为共同被告。

范静波举例说,南极公司将其商标许可给赞御公司使用,赞御公司将侵权产品放在其拼多多店铺“南极人赞御专卖店”销售,产品实物标签上印有“南极人:商标授权方”字样,生产厂家为案外人。该案法院审理认为,南极公司将涉案商标许可给赞御公司,已尽到事先提醒义务。商标中标注南极人为商标的授权人,不会导致相关公众认为其为产品的生产商或销售商。南极公司并无过错,无须承担侵权责任。

而在上海安越咨询公司与盱眙安越财税公司侵害商标权纠纷案中,上海安越公司从事有关财税领域的教育培训活动,是“安越”商标的商标权人,该商标已经具有一定的知名度。盱眙安越财税公司实际从事的业务为代为记账、报税等服务,其在微信公众号上使用了“安越财税”等含有安越字样的表述,被上海安越咨询公司认定为侵权。

范静波表示,盱眙财税公司使用被控侵权标识的类别与注册商标核定使用服务类别属于类似服务。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于其他侵害注册商标专用权的行为。因此,盱眙财税公司在微信公众号中单独使用的“安越财税”属于对其字号的突出使用,且该标识中包含有上海安越咨询公司的注册商标“安越”,显然容易导致相关公众产生误认,故认定构成商标侵权。

对此,范静波建议企业,实际经营业务属于交叉类别的,应在相关类别上均申请注册商标。同时,在类似商品或服务上应尽可能地申请注册商标。作为商标许可人,应对被许可企业的商标使用和经营行为进行监督,避免相应风险。

来源:中国贸易报

编辑:梵高先生

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