王卫彬 | 新形势下的医药专利保护若干注意点

9月15日-17日,由YIP Events及旗下新媒体“知产前沿”举办的“第六届中国医药知识产权峰会”在上海盛大召开,本次大会吸引了500余位医药IP人报名参与,同时有350余人线上参与直播观看。

9月16号,上海弼兴律师事务所高级合伙人王卫彬律师围绕“新形势下的医药专利保护若干注意点”做了精彩的主题分享。

知产前沿新媒体将此次主题分享整理成文供医药企业知识产权从业人员参考学习。

一、近几年和医药知识产权相关的大形势

近年来,医药知识产权相关的背景与趋势可以总结为以下几点:

(1)中美贸易谈判促进中国加强知识产权保护;

(2)新冠疫情让公共健康意识空前提升;

(3)2015年开始的医保改革,一致性评价、带量采购政策出台并逐步完善;

(4)近年,国内创新药研发逐步崛起,从“me too”、“me better”发展为“fast follow”,再进一步发展为抢占FIC(first in class,同类第一)和BIC(best in class,同类最优);

(5)新技术、新靶点、新疗法不断涌现,包括基因编辑、免疫治疗、小分子核酸、ADC、protac、现在较为热门的AI制药方法等等;

(6)《专利法》第四次修改落地,新增了专利期限补偿,药品专利链接等内容;

(7)《专利审查指南》多次修改,新增了申请后的实验数据补充等内容;

(8)正处于热议中的试行版药品专利链接制度;

(9)正在征求意见中的《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改。

二、新形势下的医药专利保护特点

在上述新形势下,基于我们这些年积累的的医药专利保护实践经验,可以总结出以下几方面的特点以供大家参考:

(1)国内创新药企业愈来愈重视专利保护,同时也愈发重视全球专利布局;

(2)融资、并购、上市、License in/out下的知识产权问题凸显,越来越多的主体开始关注IP相关问题和风险;

(3)专利制度链条的前端,从上而下愈发强调申请质量,国家层面开始规范申请行为,打击虚构、编造等不以创新为目的的专利申请;后端加强对权利人的司法、行政保护;

(4)一些专利申请类型,如杂质、晶形等授权审查尺度趋严;

(5)知识产权纠纷案件增多,例如专利无效挑战、专利侵权纠纷、专利权属纠纷、商业秘密侵权纠纷明显增多;

(6)专利无效挑战难度增大,但也愈发重要,尤其是国家知识产权局的无效程序;

(7)根据我们自己代理的案例和已公开的案例来看,专利无效挑战的请求人不仅限于仿制药企业,也出现了一些创新药企业。例如一些创新药产品,由于可能落入某些专利的相同或等同保护范围,也会面临一些潜在的不能自由实施的风险,从而需要考虑专利无效挑战。

三、新形势下医药专利布局的一些思考

(一)关于专利申请后的实验数据补交问题(2021年1月15日施行的专利审查指南)

这个问题始终是医药专利领域讨论的一个热点、重点以及难点。因为这两天的论坛中还会有其他同仁详细讨论这个问题,此处我这边简单提几个点。

我们都了解,经过一段时间的热烈讨论,针对该问题,国知局在今年1月15日施行的专利审查指南中列出了如下两个可以在后补充数据的示例。

坦白说,如果单纯从这两个例子直接表达的意思来看,我认为这是我国专利审查制度和尺度的一次非常大的突破。

【例1】

权利要求请求保护化合物A,说明书记载了化合物A的制备实施例、降血压作用及测定降血压活性的实验方法,但未记载实验结果数据。为证明说明书充分公开,申请人补交了化合物A的降血压效果数据。对于所属技术领域的技术人员来说,根据原始申请文件的记载,化合物A的降血压作用已经公开,补交实验数据所要证明的技术效果能够从专利申请文件公开的内容中得到。应该注意的是,该补交实验数据在审查创造性时也应当予以审查。

针对例1,需要注意的是,该例子适用的前提是申请文件中务必明确记载具体化合物、制备方法、效果描述以及效果测试方法。[1]

【例2】

权利要求请求保护通式I化合物,说明书记载了通式I及其制备方法,通式I中多个具体化合物A、B等的制备实施例,也记载了通式I的抗肿瘤作用、测定抗肿瘤活性的实验方法和实验结果数据,实验结果数据记载为实施例化合物对肿瘤细胞IC50值在10-100nM范围内。为证明权利要求具备创造性,申请人补交了对比实验数据,显示化合物A的IC50值为15nM,而对比文件1化合物为87nM。对于所属技术领域的技术人员来说,根据原始申请文件的记载,化合物A及其抗肿瘤作用已经公开,补交实验数据所要证明的技术效果能够从专利申请文件公开的内容中得到。应该注意的是,此时,审查员还需要结合补交实验数据进一步分析权利要求请求保护的技术方案是否满足创造性的要求。

针对例2,需要特别注意专利申请文件中需记载权利要求要保护的化合物的活性数据的范围,在此基础上,为了和现有技术更加清晰的比较,可以通过后续补交更加精确的效果数据来证明创造性。

从这两个例子文字表达的意思可以总结并引申:

1)本质上是对先申请原则的进一步丰富,一定条件下在后补充的数据可以享受原始申请日;

2)对优先权是否成立的影响:

大家都清楚,在中国专利法下的医药专利领域,在需要核实某一技术方案(例如化合物)的优先权是否成立时,如果在先申请中的说明书中该技术方案公开不充分,例如缺少必要的效果数据,那么有可能会导致在后申请中的该技术方案的优先权不能成立。虽然这种情形下的优先权是否成立始终有一些争议,但始终是医药领域中需要注意的一个很重要的问题。

而根据上述专利审查指南中新增加的例1,可能能得出这样的推论:首次申请仅记载产品结构、制备方法、效果和效果测试方法,而在后申请可以补充具体效果数据,按例1的精神,是否补充具体效果数据可能都不会影响该产品的优先权的成立。

因为从逻辑上讲,如果在后申请中新增加了具体效果数据,那么按照例1的精神,可以视为对在先申请的效果数据的补交,补交了效果数据的在先申请的产品的技术方案的申请日是可以成立的,那么其作为优先权基础也是可以成立的;如果在后申请中不增加具体效果数据,虽然在先申请和在后申请都没有效果数据,但在后申请可以在申请之后补交具体效果数据,该补交可以针对在后申请,也可以针对在先申请,来证明在先申请和在后申请都是公开充分的,从而使得优先权成立。

需要强调的是,鉴于专利审查指南这两个例子的增加,步子迈得似乎太大了些,建议大家仍然要慎重对待和再进行一段时间的观望,等待进一步更多的案例或国知局的操作指引。在策略上,第一,专利已申请的情况下,可以尽量利用这两个例子来实现补交实验数据的目的;第二,在专利还未申请的情况,以这两个例子为前提来布局专利申请需要慎重。除非在竞争非常激烈的靶点上,申请时间差一点都可能被对手抢先的情况下,那么可以考虑利用这两个例子,但尽可能在最大程度上和这两个例子所描述的情况相当。

基于此,也可以进一步引申出一种有可能行之有效的专利布局策略:针对竞争激烈的靶点,即使仅设想出一些结构分子,可以在不提供活性数据的前提下进行专利申请;一年内,可以进一步补充更多的结构分子,以及更多的活性数据来提出在后申请,并要求在先申请的优先权。鉴于这样的策略仍然有一定不能享受优先权的风险,可以通过以下方式平衡该风险:如果一年时间不足以通过在后申请来补充这些实验数据,可以多次提交内容相同的在先申请,可选择其中一个较晚的在先申请作为优先权基础,撤回其他的申请,这样进行在后申请补充实验数据并要求优先权的时间会更加宽松。按照巴黎公约关于优先权的规定,这些撤回的申请只要没有公开,或被要求优先权,也不会被认为是首次申请来影响优先权的成立。

但是,鉴于这两个例子对应的案例还很少,国知局进一步的操作指引也未出台,我们仍然建议大家,只要不是那种竞争白热化的靶点,尽量还是采用传统的方式,争抢优先权的首次申请尽量满足说明书公开充分的要求,即记载基本的产品信息、制备过程、活性测试方法和效果数据,确保优先权成立。

(二)专利布局中要注意分案策略的变化

大家都知道,在中国专利申请实践中,针对母案的第一分案再提出第二分案需要满足一定条件:要么是该母案处于可提出分案的期限内,要么是该第一分案被审查员指出单一性问题或发出分案通知书。比较有趣的是,在19年审查指南修改之前,假设第一分案被指出单一性问题或发出分案通知书,申请人进行第二分案的期限没有在指南中规定,这就出现了一些很有趣的案例,其中一个有名的案例中,第一分案提出都已经十年左右,申请人又提出了第二分案,事实上变成了一个类似于“潜水艇”专利的策略。这对于经常做FTO分析的同仁来说,是一个具有很大不确定性的事情。

而这个问题,或者说“漏洞”在19年修改后的指南中被解决和堵上了。2019年11月1日起施行的《专利审查指南》(修改版)规定:针对分案再提出的分案期限,要基于第一个分案进行审查。

这个请大家要注意一下。

(三)专利无效中的修改方式

2017年4月1日施行的审查指南修改中,将无效中专利权人的修改方式规定为:修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。其中,权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。

其中,最有意思的是“权利要求的进一步限定”。我们在自己处理的一个专利无效案例中作了一个这样的尝试:

举例:

权利要求1:通式化合物A在制备用于抑制C物质诱导的组胺释放的药物中的应用。

权利要求5:通式化合物A在制备用于治疗过敏反应的药物中的应用。

根据上述提及的修改方式,我们代理专利权人将权利要求5修改为“通式化合物A在制备用于治疗C物质诱导的过敏反应的药物中的应用。”也就是说,专利权人将权利要求1中的一个技术特征“C物质诱导”加入到权利要求5中,对权利要求5作了进一步的限定,并缩小了其保护范围。该修改被合议组接受。

这样的修改在实审中,有可能都会被认为不是基于原始申请文件直接毫无疑义的确定的,因此修改超范围,但在专利无效程序中却似乎有了一些突破。

但不管怎样,我们认为,即使在专利无效案中可以做这样的修改,这样的修改仍然应满足专利法33条关于修改不能超出原始申请文件记载的范围的要求。这应当是底线。因此,虽然可以从其他权利要求中可以找出某特征,并将其并入要修改的权利要求中,进行进一步限定,但仍然可能会出现全新组合出的技术方案。这样的技术方案应当是记载于说明书之中,或能够从说明书中直接且毫无疑义地确认的。

从上述例子也可以得到启示,即专利申请的权利要求中应尽量记载多种不同的技术特征,并且专利申请的说明书中应当尽量记载多种不同组合的技术方案,从而可以在无效中进行“权利要求的进一步限定”这样的修改,并提供修改不超范围的依据。

(四)杂质和晶型专利

1.杂质和晶形的创造性判断

近些年,杂质和晶型专利的审查尺度趋严,尤其是在创造性的审查上。

对于杂质来说,不同情况下的杂质创造性的判断会有所不同,例如与新药物一同出现的新杂质,与新工艺一同出现的新杂质,或者在对现有的药物分析或质量控制中出现的新杂质,其创造性的判断过程也会不同。其中,在对现有的药物分析或质量控制中出现的新杂质的创造性的挖掘相对较有难度,往往需要证明预料不到的技术效果。

对于晶型来说,在其对应的活性化合物结构已经公开的情况下的创造性挖掘相对较有难度,往往需要在活性,或者晶体的综合性能,包括生物利用度,稳定性,吸湿性,溶解性等整体上证明筛选晶型的相对优势。

总之,这两类专利申请中,预料不到的技术效果的证明往往是授权的关键。如果较难证明预料不到的技术效果,可以尝试从杂质或晶型的难以发现或获得上入手。

2.晶形专利的优先权核实

例如,“三唑并[4,5-D]嘧啶化合物的新晶形和非晶形”专利无效案(决定号:33975)。本案中,涉案专利权利要求1是保护“一种结晶态形式为晶型II的式(I)化合物:其特征在于,X-射线粉末衍射图基本上如图1.2所示。”然而,优先权文件记载的晶型II的XPRD图谱和涉案专利图1.2并非完全一致。

专利复审与无效审理部认为,在本专利与优先权文件的制备方法,包括原料、实验条件和操作完全相同的情况下,应当认为二者获得了相同的晶体。本专利和优先权文件对应的图谱从整体上来看,二者的峰位置和强度也是基本一致的,DSC测定结果的一致性也从另一方面印证了上述观点。综上,优先权成立。

这个案子还是比较有趣和值得关注的。大家都知道,在专利审查指南的规定中,以及中国专利审查实践中,对于优先权的核实、相同主题的判断,事实上采用的是和修改超范围同样的判断标准,即在后申请中的技术方案应当是可由在先申请中记载的内容直接、毫无疑义的确定的。从这个案子来看,严格来讲,在后申请的中晶型技术方案(用晶型图谱限定),并没有记载于在先申请中,也很难说可由在先申请的图谱直接、毫无疑义的确定,但从事实上,应该是可以看出前后表示的是同一个晶型,在这种情况下,优先权获得了认可。

(五)各国专利布局中应注意的几点

在各国专利布局中,应注意考虑新颖性宽限期、保密审查的协调问题,以及合理利用延迟审查。

例如,美国的新颖性宽限期是绝对的宽限期(35 USC.102 under AIA),在发明人公开后的一年内申请专利,这一年内发明人自己的公开以及其他人的公开都不会成为现有技术。日本、韩国、澳大利亚等国都有新颖性宽限期的规定,虽然没有美国法的规定的力度大,但针对发明人一年内自己的某些公开是不会被认定为现有技术的。

再例如,中国有保密审查的规定,但美国也有,如果涉及在中国和美国都有发明人参与研发的发明,要注意都满足两国的保密审查要求。

这都是申请人根据自己的情况需要在专利布局中注意的情况。

中国这次专利法修改中引入了延迟审查的规定,这对于申请人控制申请时间和审查节奏是新的可以利用的策略。

(六)涉及多步骤制备方法的权利要求撰写问题

假设某产品a的制备方法,包含步骤1至2至3,其中具备新创性的为步骤1至2,制得中间体b。那么推荐的权利要求写法为:“一独立权利要求保护b的制备方法,包含步骤1至2;另一独立权利要求保护a的制备方法,包含步骤1至2至3。”

这里需要注意的是两点:

(1)要保护最小技术单元的技术方案,也就是上面第一个独立权利要求。这个基本大家都比较清楚了,虽然时不时还会看到很多专利的写法,在一独立步骤具备新创性的前提下,仍把很多其他步骤也一起写到这个独立权利要求中去,关键是还没有把具备新创性的单一步骤进行另外的独立权利要求的保护。这个后果大家都很清楚,基于侵权判定的全面覆盖原则,这种专利就算授权几乎也没有什么价值,很容易进行规避,可以说是无偿贡献给了公众。

(2)很多代理人已经可以很好的关注第(1)点,进行了单一步骤的保护,但是可能还会忽视另外一点,即不重视多步骤的组合技术方案,理由往往是除了有新创性的单一步骤外,其他步骤都是现有技术或不具备新创性。根据专利法第十一条,方法专利的保护是延及到由其直接获得的产品的,如果是新产品,还可以举证责任倒置。在这种情况下,如果仅保护具备新创性的单一步骤,该方法权利要求只能延及保护到该单一步骤制得的产品,而无法延及到之后步骤制得的产品。因此,从这个角度考虑,多步骤的保护仍然有意义。

(七)申请时手性化合物的绝对构型对活性有影响而无法确认时的处理策略

在当前fast follow,me too策略下的创新中,这种情形越来越多。要明确的是,如果绝对构型无法确认,但事实上是某种绝对构型的结构才可以获得较好的活性,解决发明的技术问题,那么这就会涉及可能的公开不充分或不支持等问题。

我的建议是,尽量在一年内确认构型,利用优先权补充;如果最后都无法确认,可利用“外消旋结构+手性结构的性能参数(例如核磁数据)定义”,次之用“外消旋结构+制备方法或提纯方法”定义,或结合活性数据定义。

(八)关于医药专利侵权判定的几个问题

1、专为科学实验和研究目的的侵权豁免,核心在于是将专利技术方案作为是研究的对象而非手段,目的是解决专利技术方案的问题或对其进行改进。如果利用专利技术方案,制造实验室级别的产品,或者利用专利技术方案进行其他产品的制造等行为,一般不会被认为满足该豁免要求。

2、间接侵权问题:产品在人体内代谢后形成代谢物,代谢物有专利保护。行为人制造销售了该产品,而非代谢物,该产品在医院由医生开给患者使用。这种情形下,美国联邦地方法院有几个案例,判定为诱导侵权(目前没听说联邦巡回上诉法院或最高法院有这样的案例)。这个在医药领域是要注意的问题,包括针对一些前药专利也有类似的问题。目前中国还没有相关案例,但根据我的个人观点,这种行为,再加上行为人主观上的明确认知,在中国也是有可能被认定为间接侵权的。

四、关于专利法实施细则和专利审查指南

最新修改(均为征求意见稿)中的若干注意点

近期,与新专利法配套的专利法实施细则以及专利审查指南相关的征求意见稿的发布引起广泛关注,其中部分修改内容值得引起各位IP同行的关注:

1.接受援引加入;

2.接受优先权恢复:

这意味着从操作上,优先权期限从12月可以延长到14个月,这对专利布局有较大意义,但我们仍需要注意有些国家不接受或难接受优先权恢复(比如欧专局和日本,都需要用“due care”(即申请人尽到合理注意义务)的条件来恢复,实践中要求很高;而美国的标准是“unintentional”,实践中要求非常宽松)。

3.明确药品专利期限补偿的对象和保护范围

(1)化学药、生物制品和中药新药产品专利、制备方法专利或者医药用途相关专利;

(2)创新药和改良型新药。改良型新药包括已知活性成分成酯、或者对已知活性成分成盐的药品(2.1类),含有已知活性成分的新适应症的药品(2.4类),预防用生物制品2.2类中对疫苗菌毒种改进的疫苗、治疗用生物制品第2.2类中增加新适应症的生物制品、增加功能主治的中药(2.3类);

(3)保护范围(专利审查指南修改的征求意见稿中规定):限于药监局批准上市的新药及该新药经批准的适应症相关技术方案。产品权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品,医药用途权利要求的保护范围仅限于上市新药产品的经批准的适应症,制备方法权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品在国务院药品监管管理部门备案的生产工艺;[2]

(4)程序法问题:针对专利授权期限补偿和药品专利期限补偿的决定,任何单位或个人可以提出无效宣告请求。针对该无效决定不服,可进一步起诉。

这其中有两个需要特别注意的点,或者需要我们关注和思考的是:第一,在司法程序的专利侵权纠纷中,对专利期补偿的保护范围的判定是否可以依据审查指南?因为专利审查指南仅是行政部门规章,而非法律也非行政法规。第二,对专利期补偿的保护范围及侵权判定,是否适用专利侵权判定中的各原则(如全面覆盖原则、等同原则)?这个问题很有意思,在各国都有不同的规定和判例。值得关注。

4.诚实信用原则将成为驳回条款和无效条款

(1)已经生效的《专利法》第20条第1款:申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益;

(2)细则(征求意见稿)中将该条款纳入驳回条款和无效条款。

从细则的修改我们可以意识到,实验及实验数据的真实性将成为某些申请及无效案件中的一个焦点,实验过程的原始记录将愈发重要。

另外,这个条款是一个可以涵盖很大范围的条款,到底哪些行为会触发这个条款的应用,是一个需要持续关注的问题。

5.复审和无效程序中,国知局依职权审查范围变大

(1)在无效宣告程序中,必要时国务院专利行政部门可以按照规定对请求人未提出的理由进行审查,但应当给予当事人陈述意见的机会;

(2)在复审程序中,必要时国务院专利行政部门可以按照规定对驳回决定未指出的缺陷进行审查,但应当给予复审请求人陈述意见的机会。

我认为这也是比较大的修改。尤其在无效程序中,一定程度上是对现有的请求原则的修改。之前,专利权人还可以利用无效程序,主动提出无效请求,目的是在可控范围内对专利进行修改或增加专利的稳定性,但如果国知局可以依职权审查请求人未提出的理由,那么整个无效程序有可能就不会按照专利权人预想的方向发展,这个风险是要注意的。

以上,我针对新形势下医药领域专利保护需要注意的一些点做了一些个人的分享,鉴于时间有限,并不全面和深入,但希望能带给大家一些启发和思考。也希望大家能多批评指正。

谢谢!

注释(上下滑动阅览)

[1]此外,此处可以引发各位同行进行开放性思考:如果制备方法和/或效果测试方法是现有技术甚至公知常识,申请中无记载,是否也可以补交实验数据?能否利用该例子,用于支持问题的解决?是否可以作为一个申请策略使用,用于申请时隐藏一些技术内容?例如,不提供任何具体效果数据,在需要时再补交?

编辑:梵高先生

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