RWS「海外专利运营实践」系列第五期:商业秘密和专利披露的权衡

商业秘密,是指“不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息”。商业秘密作为商标、专利、著作权之外的第四种知识产权,是极其重要的无形资产,也是企业在激烈的市场竞争中赢得先机的核心力量。每一家企业,尤其是科技和医药类企业,都有大量不希望公开分享的信息,专利保护的本质是“以公开换取保护”,而商业秘密权利基础的前提是技术处于保密状态,在技术保护的过程中,如何权衡公开与保密,是知识产权商业价值保护的重中之重。

那么,一项全新的技术,其中哪些要素是可以披露、哪些是需要严格保密的?是采用专利保护还是商业秘密进行保护?采取这两种方式分别有什么优势和短板?是否可能同时使用商业秘密和专利进行保护?10月28日,知产前沿联合RWS邀请到瑞典AWA事务所的高级知识产权战略咨询师 Thomas Ewing 先生从五个方面为读者解答【商业秘密与专利披露的权衡】相关问题。”知产前沿“将本次直播内容整理成文,供各位读者朋友参考学习。

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面对一项全新的发明或技术,通常有两种保护模式。其一,将一件发明视为整体申请专利保护,那么就需要将其核心内容进行披露,此种方法操作比较简单,但某些时候存在一些披露风险,需要在书写权利要求时运用一些专利撰写技巧。其二,也可将发明视为许多分支发明组合而成的发明概念,将这些涉及到产品核心或企业利益方面的内容作为商业秘密进行保护,同时把其他可以公开的内容申请发明专利进行保护,这是一种较为全面的保护方式。

一项发明(或发明的一部分)是否适合作为商业秘密被保护?这需要我们在事前就以下几个问题进行考量

1、首先需要考虑的是该项发明的研发难度。若我们的竞争对手能够轻易地通过逆向工程窥探发明中的核心秘密,鉴于商业秘密的非排他性——通过自行开发研制或者反向工程获得被诉侵权信息的,人民法院应当认定不属于反不正当竞争法第九条规定的侵犯商业秘密行为(《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十四条),那么我们最好使用专利作为主要保护手段。

2、其次需考量当地有没有哪些政策要求强制披露商业秘密,尤其在医药领域,某些政策有强制性披露要求,此种情况只能采用专利进行保护。

3、该项发明属于可能或者将会对技术标准产生重大贡献的发明,则很有可能成为标准必要专利,那么只能通过专利对其进行保护,这一点在信息通信行业尤为明显。

4、公司对于该项发明的许可规划如何?该项发明,是否打算许可给”许多“公司,这些公司也愿意接受我方的许可吗?在战略层面,假如此项发明有较大的许可潜力,且能为公司带来较好的经济收益,那么可以采取专利保护。假如该发明预计许可给“一小部分“其他公司,那么可以采用商业秘密的方式进行保护,在有限的几家授权公司之间,保护商业秘密的成本较低。

在技术保护的过程中,我们的竞争对手也在时刻关注我们的“动向”。当我们专利的核心内容被披露出来,竞争对手既可以立刻着手使用公开的专利学习该技术;即便不通过专利披露,我们的竞争对手也在进行技术研发,他们很可能利用自身研发能力突破了我们的技术,或者通过购买我们的上市产品,对产品进行解构、逆向工程,最终获取了我们的核心技术。这样的情况下,使用商业秘密就不能很好保护我们的技术成果。

专利是具有时效性的,我国的发明专利保护期为20年,不过,对于某些科技领域的企业来说,他们的技术处于行业领先地位,其他的竞争对手即使看到了公开的专利方案,也很难模仿或复制此种技术。在专利保护期到期之后,这些领头企业依然可以将这种技术作为专利秘密持续保持下去。在此种情况下,亦可以采取商业秘密对技术进行保护。

从发明本身考量,如果此项发明属于“关键发明”,在市面上几乎不可替代,重要性犹如制轮楔,则具备作为商业秘密保护的价值。如果发明本身属于可替代性高,或非常容易绕过的技术,就像车轮的镀铬轮觳罩,则采用商业秘密保护意义不大。

发明作为商业秘密保护亦或申请专利是否会提升公司的盈利能力

——以该项发明既可以作为商业秘密被保护并且可以申请为专利为例

不论该公司是打算直接销售该发明相关产品、或将该发明通过技术许可的方式许可给第三方进行变现,还是计划将该发明所涉及的知识产权进行变现,本质上都是一个财务问题——该问题的核心在于,将技术运用于产品进行销售和专利向外许可相比,哪一种方式会为公司带来更多的经济收益。多数情况下,销售产品所带来的潜在收益和利润要高于将发明许可出去所收取的许可费——当然,也不是绝对的。具体情况还需要财务人员进行四种计算及对专利价值的专业估值。

一项发明投入生产后,会给公司在市场竞争中带来怎样的竞争优势,也是一个重要的考量因素,假如该项发明为公司带来的提升较小、而竞争对手通过自身可以很快追赶上这项“进度”,我们建议使用专利对其进行保护;假如该发明可以为公司带来大幅的竞争优势——即在相关技术秘密披露之前,竞争对手需要花费大量时间、精力对我方的技术进行探索,这种情况使用商业秘密对其进行保护是最有效的——得益于商业秘密没有保护期的限制,核心技术保密的时间越长,公司获利就越多

谈到企业的盈利能力,便无法绕开风险控制的话题。在专利布局过程中,专利侵权认定的难度直接影响着专利申请的决策。专利的充分公开原则要求权利人将专利的技术秘密向公众披露,这也导致了有不法分子会复制和使用公开的技术,对权利人的权益造成损害。根据不同领域技术的不同特点,有些侵权行为的成本较低,但侵权认定却很困难,给权利人造成了很大的困扰。此种况,需要企业在前期阶段即做好决策,可以放弃申请专利,转而采用商业秘密的方式进行保护。其中一个非常典型的例子就是各种生产工艺类发明。如果此类技术的特点不能够通过所生产的产品明显的体现出来,则势必意味着即便遭遇侵权,其侵权认定和取证将十分困难。假如能通过简单的调查和取证、不需要太高的成本即可对侵权行为进行打击,建议采用传统申请专利的方式保护企业的合法权益。

一项发明是否可以受专利法保护的同时也能作为商业秘密进行保护?

答案是肯定的,但需要满足两个条件,即需要该发明权利要求的起草上能够规避涉及商业秘密的信息,且规避掉这些信息不会影响该专利的技术披露的充分性(如图示)

我们最好将这一问题置于想要获得专利保护的司法辖区的法律环境下进行考量——不同地区的知识产权保护力度和范围不同,因而不同国家和地区可能适用不同的标准。

例如,在美国申请专利的过程中,公开一项发明的方式有三个基本要求。 首先,必须有发明的“书面说明”。其次,书面说明必须满足“授权要求”,其中书面说明“以完整、清晰、简洁和准确的术语阐述了制造和使用发明的方式和过程,以使本领域的任何技术人员……制造和使用相同的东西。” 第三,书面说明必须“阐明发明人所设想的最佳实施方式”,即“最佳模式”

注:美国于2011年9月16日颁布了《发明法案》(即AIA法案),其中对最佳模式的规定有所更改,虽然“最佳模式”要求仍保留在法规中,但不满足要求的后果已被删除。在专利有效性或侵权诉讼中,未能公开最佳模式不再是专利的任何权利要求可能被取消或被认定为无效或无法执行的依据。

这提醒我们,要时刻关注不同国家和地区的专利法修改动向。

在专利撰写过程中,为尽力保证在书写权利要求时不纳入涉及商业秘密的信息,我们应在起草权利要求时优化专利描述——用“许多元素的组合”取代“该发明整体”,巧妙地规避掉核心商业秘密。例如,“一种机器人稳定系统”是一个不错的描述,它采用拆分保护的思路,限定了技术公开的范围,而“一种机器人”则是一个笼统的、效果不佳的表达,这容易将过多商业秘密隐形披露进去,我们的竞争对手可能会从中挖掘出蛛丝马迹。

两种不同的专利撰写模式

其一:为满足实现发明或最佳模式的要求,采用此种比较垂直的埋藏方式,不足之处是容易被逐渐缩小的权利要求范围暴露商业秘密。

其二:在不用担心最佳模式的前提下,此种模式仅仅披露了一种可用的选择,权利要求1可以涵盖商业秘密但不对其进行披露,是比较理想的选择。

具体行业中的技术保护考量因素——以智能网联汽车与自动驾驶为例

对于一项新技术,究竟选取何种保护方式最为合适,在不同行业和不同种类的技术领域中也不尽相同。不过,我们可以从几个固定方面入手分析,下面分别以智能网联汽车和自动驾驶技术为例对比解读。

智能网联汽车

1、发明将在哪里执行——技术发明的要点是否埋藏在产品(即车辆)之中,竞争对手是否可以通过购买产品进行拆解,从而得出改发明的技术要点?

2、发明对竞争对手“是否可用”——需要对现阶段对竞争对手的竞争态势有一个大致的判断,双方的研发思路是否大致相同?竞争对手的研发水平相比我方如何?

3、本发明是否与某标准技术相关——是否需满足当地政策或合规要求而做某方面披露?若涉及标准必要专利(SEP),则不可避免地要尽到相关披露义务。

假如不涉及以上几方面的风险,则可以考虑采用商业秘密的方式进行保护。

自动驾驶技术

发明在哪执行——需考虑数据的处理和服务器相关问题

发明对竞争对手“是否可用”——自动驾驶技术是否在车辆中有明显的体现?竞争对手是否能通过逆向工程轻易地发掘出来?

本发明是否由于政策原因需要向公众或第三方进行披露?

结语

我们所探讨的问题中有些可以得出明确的“是”或“否”的答案 ,结论直接明了,当然,他们只是具备了相关的探讨可能性,具体情况还需结合行业实际进行选择。

对于那些没有明确结论或答案的问题,则需要在考虑行业现状的同时,基于更多因素作出选择,例如成功的可能性——通过专利撰写技巧,在保证此项技术能够满足披露条件、通过专利审查的同时又不会对商业秘密进行本质披露;或在专利决策层面,从专利保护预算入手,选择最为经济适用的保护方案。

作者:Thomas Ewing、王茗博

编辑:Sharon

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