圆桌讨论|惩罚性赔偿制度的适用范围与赔偿数额的确定问题探讨

9月15日-17日,由YIP Events及旗下新媒体“知产前沿”举办的“第六届中国医药知识产权峰会”在上海盛大召开,本次大会吸引了500余位医药IP人报名参与,同时有350余人线上参与直播观看。

9月15号下午会前研讨会环节,北京隆诺律师事务所许波博士、江苏恩华药业知识产权高级总监刘雷、同济大学张伟君教授在北京务实知识产权发展中心程永顺主任的主持下,围绕“惩罚性赔偿制度的适用范围与赔偿数额的确定问题探讨”为主题,为本次大会带来精彩的经验分享和观点汇聚。

知产前沿新媒体将此次圆桌讨论内容整理成文供医药企业知识产权从业人员参考学习。

一、如何评价我国的惩罚性赔偿制度

同济大学 张伟君

张伟君教授首先介绍了我国惩罚性赔偿制度的设立原因。与英美法系不同,我国惩罚性赔偿制度的设立是为了弥补知识产权侵权案件中赔偿不足的问题。虽然法律规定了实际损失、侵权获利、许可费的倍数等计算方式确定赔偿金额,但现实中由于上述数额难以确定,大量的案件仍是适用法定赔偿。由于法定赔偿有最高金额的限制,尽管法定赔偿的最高数额也大幅度提高,但法官在实际裁判中往往不会再个案中顶格判赔,而是向最低数额靠近,因此知识产权侵权案件中的损害赔偿往往不足以弥补权利人的实际损失。正是为了改善法定赔偿“赔不足”的问题,我国把惩罚性赔偿放在一个很重要的位置上。然而我国的惩罚性赔偿制度可能并不能根本上解决这一困境。根据法律规定,惩罚性赔偿的计算基数仍是实际损失、侵权获利、使用许可费,而正是因为上述数额难以确定在司法实践中才会大量适用法定赔偿,因此现有的惩罚性赔偿不能改变大量案件适用法定赔偿的现状,问题的根源仍不能得到解决。

江苏恩华药业 刘雷

刘总监对惩罚性赔偿制度如何落地表示了关切。美国的惩罚性赔偿制度较为成熟,配套的证据开示等制度也较为完备。企业更多地希望能有一些明确的、有操作性的规则指引帮助企业自身的专利风险排查,通过不断完善配套制度来搭建我国的惩罚性赔偿制度。

北京隆诺律师事务所 许波

许博士将我国当前有关惩罚性赔偿的立法和司法实践总结为两点:大势所趋、不破不立。正因为过往存在着知识产权侵权赔偿不足的问题,国家各个层面都对加大知识产权保护给予了高度重视,通过法律和司法解释可以看出立法者的用心良苦。新出台的《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》尽管只有七条规定,但最高人民法院已经考虑了很多具体的适用情形,包括对故意的认定、情节严重的认定等等。不过,接下来需要我们警惕的是惩罚性赔偿被滥用的风险,如何避免出现矫枉过正的局面,可能是将来大家要思考的主要问题。

二、针对不同的权利类型适用惩罚性赔偿是否应有区别

张教授首先介绍在美国的知识产权法中并不是所有领域都有惩罚性赔偿,例如美国版权法就没有规定惩罚性赔偿。如此看来,不同的知识产权权利类型是否都有必要设立惩罚性赔偿是一个值得考虑的问题。当然这是一个立法论的问题,目前我国已经在著作权法、专利法、商标法及反不正当竞争法中都设立惩罚性赔偿制度,那么更重要的是如何适用的问题。从构成要件的角度来看不同的权利类型应当都是要考虑故意和情节严重这两个核心要件,而在具体判断什么是故意和情节严重时,不同的权利类型可能有不同的考量因素。

许博士对张教授的观点表示赞同,认为从当前立法和司法解释规定看不出我国惩罚性赔偿制度对于知识产权类型进行了区分。同时,许波博士也结合当前司法实践进一步补充指出,现阶段适用惩罚性赔偿最多的仍然是商标侵权案件,侵害著作权案件和侵害技术秘密的案件也有少量涉及,侵害专利权案件尚鲜见有适用惩罚性赔偿。因此从实证分析的角度出发考虑,尽管立法和司法解释未对权利类型作出区分,但惩罚性赔偿在实际案例中的适用应该也是与权利类型及其特点密切相关的。

三、惩罚性赔偿对医药行业有着特殊意义

北京务实知识产权发展中心 程永顺

程主任首先对这一问题进行了进一步阐释。适用惩罚性赔偿最为关键的就是故意的认定问题。假如某一企业的产品是在他人专利的基础上进行研发改进生产出来的,对于这种产品可能构成侵权,也可能不构成侵权或者只构成等同侵权。那么如果构成侵权,这种行为是否能够被认定为故意?另外根据药品链接制度,仿制药企业在上市前如果对药品专利的效力提出挑战,行政机关作出无效宣告后,药监局就可能通过技术审查批准仿制药上市。倘若药品专利权人通过行政诉讼撤销了行政机关的专利无效宣告,药品专利恢复到有效状态,此时对于已经上市的仿制药的仿制行为是否构成故意侵权?对于上述两种情形能否适用惩罚性赔偿?

张教授认为这是两个很好的例子来说明在专利侵权纠纷中是否适用惩罚性赔偿。就第一种情形而言,如果企业能够举证证明其有努力回避他人专利的尝试,即便最后被认定为侵权,也很难说其具有侵权的主观故意。第二种情形则更是如此,对于商标和专利来说存在一个行政确权的程序,那么行为人基于对前置行政程序的信赖所作出了行为应当是正当的。即便前置行政行为的效力被推翻,行为人的行为因而构成专利侵权,也不能据此反推行为人具有故意。

刘总监提出药企很重要的一项日常工作就是技术自由实施(FTO)的专利风险排查,不能说只要知道有他人专利的存在就一定具有侵权故意。在美国的侵权诉讼中,如果原告举证表明被诉侵权人在研发过程中就知道他人拥有专利权,那么在诉讼中的证据开示过程中就会调查被诉侵权人在知晓风险专利时是否采取措施或者采取了什么样的措施来表明自己是善意的,比如是否有善意认定该专利权就是无效或者并没有侵权的情况,这时候由外部律师出具专业的法律意见往往是比较需要的。最高人民法院《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》中也明确规定被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意;被告伪造、毁坏或者隐匿侵权证据的可以被认定为情节严重。这就要求企业建立一个规范的文档管理制度以及当发现风险专利后如何应对的机制。当然,对于什么样的律师函可以构成司法解释中的“通知”,这一问题也需要进一步明确,这样的通知应当附有相应的初步证据。目前一些药企在风险识别和应对方面,可能还希望有更加规范的操作指引来降低风险,这也特别是正在准备国际化、未来将会有产品进入海外市场的企业需要注意的。

许博士指出应当树立的一个基本理念是,侵权赔偿仍应以填平原则为基本原则,惩罚性赔偿是例外,而不应成为主流。对于上述两种情形而言关键还是在于佐证侵权故意和情节严重的证据,尤其是对于第二种情形,还需考虑行政相对人对行政机关所作决定的信赖利益保护问题。另外,尽管司法解释中对适用惩罚性赔偿时的主观要件规定为“故意”,但此处的故意与通常侵权行为中的故意应有所不同,即程度要求会更高,达到恶意的程度。

程主任在最后的总结中提出,在知识产权保护当中赔偿的问题历来就是实体法的一个难点。首先,从我国成立专利制度至今,我们在专利保护上讨论的问题始终是如何认定侵权以及如何赔偿损失,即便现在有了惩罚性赔偿制度赔偿问题仍是一个难题。其次,我们在很短的时间内一下子把惩罚性赔偿提高到五倍,赔偿力度已经居于世界第一,但是在惩罚性赔偿的发源地——英国和美国并没有很多的惩罚性赔偿案例,而与周边国家和地区相比,我国的赔偿标准并不见得很低。我们国家引进惩罚性赔偿更多的是我们政府的一种宣誓,表明我们对知识产权保护的重视程度,而在具体做法上惩罚性赔偿不能普遍地适用。第三,赔偿的前提的侵权成立,然而目前很多案件对侵权认定的尺度标准不一,经常发生判决赔偿很高的案件在后续案件中专利被无效。因此,如果侵权认定不准的话只讲赔偿是很危险的。最后,惩罚性赔偿的前提是故意和情节严重,具体如何认定这两方面实践中仍然有很长的路要走,例如重复侵权具体的认定等问题均需要司法实践的长期摸索。

嘉宾合影

编辑:梵高先生

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