本文由Adam Lacy[1]和 Iven Mueller[2]汇编，Thorsten Bausch[3], Arianna Bartolini[4], Nicolas Mafael[5], Clemens Tobias Steins[6], Sebastian Rennebaum[7], Maximilian Keck[8]和Maximilian Zangs[9]本文亦有贡献。

一、简明扼要：G 1/24案裁决发布

G 1/24裁决现已发布，核心结论是：“在解释权利要求时，始终需要参考说明书和任何附图，而不仅仅是在不清楚或存在歧义的情况下。

通过这项简明扼要的宣告，扩大上诉委员会就近年来在欧洲专利局（EPO）内部争议不断的权利要求解释问题提供了清晰的指导。因此，G 1/24有望成为本十年最具影响力的EPO裁决之一。它可能也是最简短的裁决之一，全文仅12页！

[关于该裁决的一些背景信息，请参见此处[10]。我们此前对初步意见和听证会的讨论，已经预示了上述结论。]

第一个提交的问题是：“在评估一项专利的可专利性时，是否应将《欧洲专利公约》（EPC）第69（1）条第二句和《欧洲专利公约第 69 条解释议定书》第1条应用于解释专利权利要求？”

最终，欧专局扩大上诉委员会在理由6中采取了务实立场，解决了各上诉委员会之间关于EPC第69条第84条哪一项提供了相关法律依据的争议。扩大委员会指出：“二者都不是评估EPC第52条至第57条下可专利性时权利要求解释的完全令人满意的法律依据。”

在此过程中，他们采纳了不同上诉委员会对分别依赖这两个条款所提出的批评：

1. “EPC第69条及其议定书可以说只关注侵权诉讼”（理由7）；

2. EPC第84条“没有提供关于如何解释权利要求的指导。它仅是对起草人提出了权利要求应包含内容的要求，并赋予欧洲专利局检查权利要求是否符合该要求的职责”（理由8）。

随后，扩大上诉委员会在理由9中得出结论，事实上，《欧洲专利公约》中“不存在明确的法律依据……可用于在评估可专利性时进行权利要求解释”。但关键在于，这并未妨碍他们回答第二个问题：在解释权利要求以评估可专利性时，是否可以查阅说明书和附图？如果可以，这是通常做法，还是仅限于本领域技术人员认为单独阅读权利要求书不清楚或存在歧义的情形？

关于这一点，扩大上诉委员会在理由第10段接受了“无论是将EPC第69条还是EPC第84条作为权利要求解释的基础，似乎都不会影响所应用的原则”，并参考各上诉委员会的诸多裁决中提炼出以下两项基本原则（理由12）：

【1】权利要求是根据《欧洲专利公约》第52条至第57条评估发明可专利性的起点和基础；

【2】说明书和附图始终应当被参考，而不仅限于存在不清楚或含糊不清的情况。

他们认为，原则【1】是“既定观点”，而各方在原则【2】上存在分歧，例如，在考虑说明书和附图之前，是否必须先认定权利要求存在歧义？扩大上诉委员会认为，将参考说明书和附图仅限于特殊情况的做法，有悖于EPC第69条的精神。或许考虑到单纯依赖EPC第69条与其前述立场并非完全一致，扩大上诉委员会还援引各国家法院和统一专利法院的司法实践，以及由此体现的“EPC背后的协调理念”（理由16），来进一步证明他们的结论是合理的。正如他们所说：“扩大上诉委员会认为，欧洲专利局刻意采取与其专利的下游审判机构相悖的做法，是最不可取的。”此论堪称精妙！

理由17解释说，认为歧义应影响权利要求解释的观点是本末倒置：“认定权利要求的语言是清晰和明确的，其本身即是一种解释行为，而不是这种解释行为的前置阶段”。

最后，关于第三个问题：“在解释权利要求以评估可专利性时，是否可以忽略说明书中明确给出的关于权利要求术语的定义或类似信息？如果可以，在哪些条件下可以忽略？”，这一问题被认定为不可受理，主要因为它已在对第二个问题的回答中得到解答（理由1）。

总而言之，我们认为这一决定非常合理，其结论也在意料之中，令人信服。倘若做出任何其他结论，都极有可能在欧洲专利局与国家法院及统一专利法院的实践之间造成严重的协调性问题。

然而，这一决定也留下了若干悬而未决的重要问题。首先，它并未对“说明书适应性修改”这一长期争议表明立场（参见此处[11]）。

其次，该决定可能导向一种实践，即依据说明书对宽泛的权利要求进行限缩解释以评估其有效性——这与EPO历来的审查实践相左。上诉委员会将如何在具体案件中执行G 1/24号决定，以及是否会正式调整当前在审查中所遵循的“最宽合理解释”原则，仍有待观察。

最终，一个要求在所有案件中进行解释的规则，必然为律师运用其策略创造了空间——例如著名的“安哥拉猫（angora cat）”问题。尽管在不同机构间实现完全统一的解释结论依然困难，但值得肯定的是，各方如今至少站在了统一的解释原则的起点之上。

二、G 1/24之后，一切如常？

T 1999/23案是⾸批适⽤G 1/24裁决的判决之⼀，其结果表明欧专局的权利要求解释实践可能并未发生预期中的根本性转变。

涉案专利是一项关于光热测量装置的专利，“包括至少一个激发光源（4），用于加热样品（5）、一个红外探测器（6），用于检测来自被加热样品（5）的热辐射以及一个测量头（3）……其中激发面积（12）为 8 至 200 mm²”。

委员会认为，“激发区域”的CGK（公知常识）含义是“激发光在样品上的横截面积，无论样品与光热设备之间的距离如何”。但本案专利说明书第8段将其定义为更窄的“激发光在焦点处的横截面积”。该专利的新颖性即取决于这一点。

乍看之下，G 1/24的第18条理由足以支持采纳第8段中的定义并认定其具有新颖性：“在解释权利要求时，始终需要参考说明书和附图，而不仅仅是在不清楚或存在歧义的情况下”。但委员会并不这样认为，其在第5和第6条理由段中认为：

“扩大上诉委员会澄清，在解释专利权利要求时必须考虑说明书，但在其他方面则参照判例法所发展的原则。

其中一项原则是，说明书中对术语的限制性定义可能不得用于限制权利要求的主题，否则，对于本领域技术⼈员⽽⾔，权利要求的主题将显得更加宽泛（参见《上诉委员会判例法》，第10版，2022年7月 - “RdBK” - II.A.6.3.4）。

5.7即使在G 1/24裁决生效之后，这一原则仍然有效，因为扩大上诉委员会强调，解释始于并基于专利权利要求……”

委员会进一步认为，专利权人在拟定其希望排除使用的客体范围时，不应被允许在缺乏任何明确正当理由的情况下，偏离既定的技术术语，并且仅在说明书中提及这种偏离。若赋予专利权人这样不受限制的权利，将损害法律的确定性。尽管在个别案件中可能存在客观正当理由，但委员会认为本案中并不存在此类理由。

总之，对说明书的审视仅仅揭示了该说明书中存在与通用技术术语的概念偏差，而这种偏差并未在权利要求中得到体现。在缺乏客观必要性的情况下，以不利于专利权人的方式来消除这种不确定性，是完全符合G 1/24 裁决所申明的法律确定性原则和专利权利要求优先性原则的。

这种做法似乎难以与欧洲各国国内法相协调，因此，其他上诉委员会是否会遵循同样的方法是值得关注的焦点。

本案判决还有一些值得注意的地方：其一，本案未举行口头审理，专利权人未能获得就G 1/24裁决发表意见的机会，这实际上赋予了委员会自由裁量权。其二，关于权利要求解释，委员会在理由6.6中指出，按其解释，关键特征"若被正确理解，则不具有限制作用"——这是因为激发区域取决于样品与设备间的距离，而该距离参数并未在权利要求中加以限定。在我们看来，将一项明确记载的技术特征解释为不具备限制作用，这种观点难以令人信服——特别是当专利说明书中已经对该特征给出了明确且具有实质意义的定义时。

但无论如何，该案为希望继续坚持"权利要求优先"方法的当事人提供了有用的先例。

三、期待已久的G 1/25案提交

如我们此前详述，在T 56/21案中，3.3.04委员会几乎要将这一问题提交给扩大上诉委员会，但最终临阵退缩。如今，3.3.02委员会在T 697/22案中接受了挑战，提交了以下待决问题：

1.如果在异议或异议上诉程序中修改了欧洲专利的权利要求，且该修改导致修改后的权利要求与专利说明书之间出现不一致，那么为符合《欧洲专利公约》的要求，是否有必要对说明书进行适应性修改、以保持一致？

2.如果第一个问题答案是肯定的，《欧洲专利公约》的哪（几）项要求必须进行此类修改？

3.如果在审查程序或审查上诉程序中修改了欧洲专利申请的权利要求，且该修改导致修改后的权利要求与专利申请的说明书之间出现不一致，那么对问题1和2的答案是否会有所不同？

在原案（T 697/22）中，异议部门（OD）基于修改后的第一辅助请求（AR1E）和已修改的说明书1E维持了该专利，但说明书修改不当，导致辅助请求1E中的某些必要特征在修改后的说明书1E中仍被表述为可选的（理由10.2–10.5）。委员会认为，在委员会口头审理程序期间提交的正确修改的说明书1E*版本，但委员会根据《上诉委员会程序规则》（RPBA）第13(2)条认定，该新版说明书不予受理（参见理由9.4）。一些读者可能会对委员会采取如此严厉的立场感到惊讶，因为说明书的适应性修改通常要等到委员会程序结束时（或程序结束后）进行。

话虽如此，2020版《上诉委员会程序规则》（RPBA 2020）已正式实施五年，对听证期间提交的新材料采取严格标准实属必然。更重要的是，本案并非单纯的权利要求修改后所需的标准适应性修改——异议方在上诉阶段已明确以缺乏清晰性为由，对说明书内容提出了异议。

委员会随后分析了关于适应性修改的判例法，并在理由14.3和15中指出，EPO判例法主要存在两种不同立场：

1. 要求修改说明书的判例（以T 1024/18案为代表）：这类判决主要依据《欧洲专利公约》第84条中"权利要求应当得到说明书的支持"之规定，认为该条款要求说明书的全部内容都必须与权利要求保持一致。

2. 不要求修改说明书的判例（以T 56/21案为代表，我们的分析报告详见此处）：这类判决的核心立场是："只要权利要求本身清晰且得到说明书的支持，即使说明书中包含了未要求保护的客体，也不影响权利要求的清晰性。"

如今，一份权威的欧洲专利局裁决若不引用统一专利法院的判例似乎就不够完整。理由16中确实提到，统一专利法院汉堡地方法院在AGFA NV诉Gucci Sweden AB案中（参见判决书第23页与24页衔接处）似乎倾向于第一种立场，认为本应删除说明书中存在的矛盾之处。然而，这个案例也清晰地表明：欧洲法院本身通常不要求在修改后对说明书进行适应性调整，它们完全可以通过权利要求解释来妥善处理说明书中的矛盾之处。

当然，理由21.4也引用了G 1/24案：继G 1/24之后，如果修改后的权利要求与说明书存在矛盾，专利申请是否应被授权或专利是否应被维持的问题，已变得更为关键。毋庸置疑，如果扩大上诉委员会对上述问题作出否定回答，这将对欧洲专利局的审查实践产生巨大影响。值得关注的是，欧洲专利局是否会因此中止相关案件的程序？我们推测不会，理由与G 1/24案时期相同——这一问题牵涉案件数量庞大，若一律中止，中止程序将给欧洲专利局带来严重的办案压力。

这项新裁决并未改变我们的一贯立场：我们认为，说明书内容可以包含超出权利要求具体支持范围的技术信息，这种做法具有其合理性。只要权利要求本身界定清晰，且已获得使其能够被充分理解与实施的必要支持，便不应依据《欧洲专利公约》第84条提出异议。无论是社会公众还是审理侵权案件的法院，都能够识别出授权权利要求相较于原始文本已作出修改，并据此理解：说明书中所记载的各个“实施例”，并非自动全部涵盖在修改后权利要求的保护范围之内。

四、当“用途权利要求”无用武之地时

欧洲专利局近期对T 1913/21案作出的决定备受关注，虽然不具备开创性，但它清晰界定了第二非医疗用途权利要求与工艺权利要求之间的区别。

涉案专利要求保护在蛋白质制备过程中"使用丙酮酸盐以减少三硫键形成"的技术方案。异议部门（OD）在审理时，将该权利要求解释为第二非医疗用途权利要求，并认可其新颖性和创造性。然而，上诉委员会却持有截然不同的见解。

上诉委员会发现，涉案的"用途"主张实质上包含了导致产物生成的具体工艺步骤。据此，委员会明确指出：无论权利要求的措辞如何，当主张的"用途"必然涉及产品制造过程时，其法律性质应被认定为制备方法权利要求（参见理由20）。

这种不同的解释导致权利要求缺乏新颖性，因为该特定的“用途”不再是限制权利要求的功能特征，而仅仅是现有技术中包含相同步骤的工艺中固有获得的技术效果。委员会强调，此解释与关于第二非医疗用途权利要求的主导裁决G 2/88和G 6/88是一致的。委员会重申了G 2/88确立的关键标准：“权利要求中所述的效果必须与用途相关，而不是源自EPC第64(2)条所定义的方法步骤直接获得的产品，方能构成有效的限制性特征"（参见 T 1913/21的理由14.1）。

针对专利权人援引的既有判例（T 62/02和T 1011/04），上诉委员会认为，这些判决未能准确适用G 2/88和G 6/88确立的法律标准。委员会特别批评这些判例"既未说明为何不将涉案权利要求定性为产品制备方法权利要求（若认定为方法权利要求，则不能适用G 2/88关于用途权利要求的原则）；也未论证G 2/88确立的原则为何能够延伸适用于方法权利要求，以及这样做的法理依据何在"（参见理由14.1）。不出所料，委员会基于上述理由驳回了提交咨询的请求（理由57）。

五、“死而复生”：一审被拒绝的请求在上诉阶段中被受理

T 1452/22案就"一审阶段被驳回的请求能否在上诉程序中重获受理"这一程序性争议作出了有利于专利权人的裁决。

本案中，辅助请求9仅是通过删除授权权利要求中的从属权利要求6来应对充分性异议。然而异议部门在一审阶段并未受理该请求，主要理由包括：

• 鉴于授权权利要求1缺乏创造性，因此辅助请求9初步看来不相关（值得注意的是，一审程序异常地将创造性和充分性问题置于同一审理环节）；并且
• 该请求与先前提出的请求不一致。

专利权人在上诉中坚持要求审理该辅助请求。上诉委员会在讨论授权权利要求时，虽然维持了对权利要求6的充分公开异议，但认定其他权利要求均满足新颖性和创造性要求。在专利权人撤回所有更高级别请求后，辅助请求9的可受理性成为核心争议。

委员会引用了《上诉委员会程序规则》（RPBA） 第12(6)条，该条款规定：“对于在先前程序中未被受理的请求...除非存在以下情形，否则不得予以受理：

(a) 不予受理的决定在自由裁量权行使方面存在错误；或

(b) 上诉案件的特殊情形证明受理具有正当性。"

关于(a)项，委员会在理由6中认定，异议部门在行使裁量权拒绝受理辅助请求9时不存在程序错误。

关于(b)项，委员会在第8条理由中指出"撤回更高级别请求并未改变该请求缺乏趋同性的客观状况"，但并未详细阐述具体理由。然而在理由9和10中，委员会创造性地认定“随着主请求被确认具有创造性，与辅助请求可受理性相关的情况已发生变化”。委员会认为，其重要性已超过该请求缺乏趋同性的程序考量，最终决定受理并维持了辅助请求9。

这一裁决生动展示了如何利用上诉委员会与异议部门在法律判断上的立场差异，使原本被驳回的请求"起死回生"。虽然《上诉委员会判例法》V.A.4.3.6章节已讨论过这类论证思路，但本案的特殊意义在于首次在实践中成功应用这一论证。

本案同时凸显了一个重要程序问题：异议部门在口头审理程序中采取的特殊审理方式（如本案中将创造性问题和充分公开问题合并讨论）可能对请求的可受理性产生重大影响。试想，如果这两个问题按照常规程序分别在不同阶段审理，最终结果很可能截然不同。

从更宏观的视角看，这一案例反映出欧洲专利局在各级审理程序中都日益注重程序规范性。一个值得关注的细节是：异议部门宁愿花费三页篇幅详细论证不予受理的理由，也没有选择先受理辅助请求9再依据实体理由予以驳回！这一做法表明，即使面对像删除一项从属权利要求这样简单的修改，当事人也难以期待所有异议部门都会采取灵活务实的处理方式。

注释（上下滑动阅览）

【1】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/adam-lacy

【2】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/iven-mueller

【3】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/thorsten-bausch

【4】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/arianna-bartolini

【5】https://upc.hoffmanneitle.com/en/attorney/nicolas-mafael

【6】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/clemens-tobias-steins

【7】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/sebastian-rennebaum

【8】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/maximilian-keck

【9】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/maximilian-zangs

【10】https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/07/02/breaking-news-referral-on-claim-interpretation-at-the-epo/

【11】https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/11/01/la-zizanie-de-loeb-sur-ladaptation-de-la-description/

关于霍夫曼艾特勒

霍夫曼艾特勒（HOFFMANN EITLE）知识产权律师事务所是一家成立于1892年的欧洲知识产权律师事务所。总部设在慕尼黑，另有七个办公室分别位于英国伦敦、德国杜塞尔多夫和德国汉堡、西班牙马德里、巴塞罗那、意大利米兰和荷兰阿姆斯特丹。霍夫曼艾特勒现拥有逾120名具有不同国家法律资质的专业知识产权专业人员。公司拥有五百多名员工，为欧洲规模最大的知识产权事务所之一。

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2）作为表现卓越的律师事务所上榜IAM 1000, 本律所多名律师被评选为表现卓越的律师HOFFMANN EITLE - Patent 1000 - IAM；

3） 2020; 2021; 2022; 2023; 2024;和 2025年被评为“最佳欧洲知识产权律所“；

4) “ 顶级明星知识产权律师事务所”以及“10年以上明星知识产权律师事务所“ Hoffmann Eitle - Germany - Firm Profile | IP STARS；

5) 被德国经济周刊在2020，2021，2022，2023，2024和2025年认证的法律服务机构WiWo。

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编辑：Sharon