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摘 录

不公平进口调查办公室进一步指出，“即便是在提出要约的同一天向美国国际贸易委员会投诉，也不一定意味着标准必要专利权利人违反其FRAND义务，因为善意谈判可能在要约前已经进行，并且在投诉后，善意谈判仍可继续进行。”

本总结的第一部分以近期美国联邦选举对行业标准相关的专利监管的潜在影响作为结尾，包括获得禁令救济的可能性。我们以此为切入点讨论美国国际贸易委员会（ITC），该机构的主要救济措施是排除令。

美国国际贸易委员会

正如我们之前提到的[1]，2013年政策声明[2]（由奥巴马政府在第二任期的总统否决三星针对苹果的排除令后提出）最初的重点是，美国国际贸易委员会根据《美国法典》第19卷第1337条发布的排除令是否因公共利益考量而适用于受许可承诺约束的专利。随着第一部分提到的[3]对立政策声明（最终没有发布任何声明）的出台，此类专利的禁令状态仍不明确。

例如，在2021年政策声明草案被撤销[4]后，联邦贸易委员会（FTC）主席莉娜·M·汗和联邦贸易委员会委员丽贝卡·凯利·斯劳特提交了一份公共利益声明[5]，表达了对标准必要专利的排除令“可能对美国竞争、消费者和创新造成重大损害”的担忧（在拜登政府期间，联邦贸易委员会就标准相关专利做出的更多声明请见此处[6]）。然而，今年，在某些移动电话、其部件以及包含此类移动电话的产品（爱立信和联想之间更广泛的专利战的又一战线）问题上，不公平进口调查办公室（OUII）在一份修正的听证后的初步简报中表示，“若发现违反美国《1930年关税法》第337节的行为，工作人员建议……适当的救济措施将是有限排除令”。

不公平进口调查办公室认为：“大量证据表明爱立信通过善意谈判履行了其FRAND承诺”，“……没有可信证据表明爱立信在与联想的谈判中存在专利劫持行为”，并且“……联想未提供任何具体证据支持其结论，即基于FRAND原则的考量，排他性救济会对任何法定公共利益因素产生不利影响”。针对联想关于爱立信在首次提出要约的同时寻求禁令不当的主张，不公平进口调查办公室简报指出，“联想关于在发出要约的同一天提起诉讼是不当的主张似乎不诚实，因为联想在向爱立信首次发出要约的两个月前已就5G标准必要专利向美国国际贸易委员会投诉”。不公平进口调查办公室简报进一步指出，“即便是在提出要约的同一天向美国国际贸易委员会投诉，也不一定意味着标准必要专利权利人违反其FRAND义务，因为善意谈判可能在要约前已经进行，并且在投诉后，善意谈判仍可继续进行。”联想“有条件地”愿意接受FRAND裁定（即在所有上诉途径用尽后由英国法院作出的裁决），及其对爱立信的不当拖延回复，均无助于其诉求。关于前者，不公平进口调查办公室简报指出，“英国诉讼并非拒绝救济令的理由”，此类行为“不会解决本次调查中的问题，因为该行为未必能促成双方达成许可”。因此，不公平进口调查办公室解释道，延缓排除令“将鼓励实施者拖延谈判，因其知晓可通过在全球任何地方提起费率诉讼来延缓针对其不公平贸易行为的救济令”。不公平进口调查办公室简报进一步指出，“委员会从未因并行未决FRAND诉讼而延缓其救济令或调查。”。

虽然不公平进口调查办公室的观点对行政法官或美国国际贸易委员会本身不具有约束力，但它仍然具有影响力。例如，英格兰和威尔士高等法院在驳回联想关于短期许可声明的请求时，引用了不公平进口调查办公室的简报，正如我们年终总结第一部分所述[7]。近期，本案已作出初裁。根据相关通知，爱立信“已通过优势证据证明被申请人……违反了《1930年关税法》第337节(b)款……”。

在美国国际贸易委员会另一起待审案件（特定电子计算设备及其组件和模块）中，涉及HEVC（H.265）技术相关专利，不公平进口调查办公室再次支持爱立信，主要基于联想陈述的缺陷，特别是指出其不确定“爱立信涉嫌违反任何RAND义务（若存在）的主张如何成立”，或联想的主张如何与公共利益分析相关联。（参见不公平进口调查办公室在听证后的初步简报）

不公平进口调查办公室认为，“即使联邦巡回法院对爱立信ETSI案作出了裁决，也没有明确的规定，如果申请人被指控违反了国际电信联盟（ITU）专利政策下的RAND义务，则不得发出排除令”。此外，不公平进口调查办公室指出，国际电信联盟专利政策的文本并不支持联想的立场，并且“国际电信联盟专利政策的起草者考虑过但并未采纳对禁令救济的禁止。”

最后，不公平进口调查办公室承认，在两案中爱立信均提出仲裁但未被联想接受。

G+ Communications 诉三星案

G+ Communications在德克萨斯州东区法院对三星的诉讼产生了多项有趣的中间裁决。

我们此前已就其中一项裁决涉及的问题进行讨论：原权利人在转让专利前的行为，是否可基于专利的FRAND许可义务而归咎于新权利人。值得注意的是，原权利人中兴通讯保留“G+专利许可所得全部收益的20%净许可费”，并且同意“与G+一起合作去推进许可工作”。罗德尼·吉尔斯特拉普法官认为，无论是三星引用的美国判例或法国法，均不会导致中兴通讯的行为对专利本身产生负担。然而，吉尔斯特拉普法官仍为三星援引中兴通讯既往的其他行为来抗辩留下了空间，比如针对故意侵权的主张进行抗辩。

本案另一项裁决中，地区法院对专利权人向欧洲电信标准协会（ETSI）的承诺进行了解释，但其解读与联邦巡回法院后续在爱立信诉联想案作出的判决不完全一致。正如我们此前所述，三星请求裁定“法国法律不允许标准必要专利声明人单方面解除（并由此规避）其不可撤销的FRAND义务，包括其善意谈判义务以及其按照FRAND条款许可声明专利的义务”。德克萨斯州法院反而裁定“对 FRAND 许可善意谈判的义务可被暂时中⽌”，这多少有点⼉一刀切。但吉尔斯特拉普法官并未在裁决中解释中止该义务的后果。值得注意的是，该裁决还认定，根据法国法律，诉讼费用和律师费属于违反善意谈判义务的应予补偿的损失，且善意谈判义务对专利权人和声称需要获得FRAND许可的实施者均适用。

G+ Communications 诉三星案因法院“严重担心陪审团在该案中对合理判赔许可费的方式存在混淆，即法院原本打算判决一次性支付许可费，而陪审团判决持续性支付许可费”而就损害赔偿重审。在损害赔偿重审前，G+提交了动议要求禁止三星：(1)主张G+的损害赔偿请求违反了FRAND原则；(2)引入G+的和解要约条款；(3)除非三星承认这些专利具有标准必要性，否则主张这些专利受FRAND义务的约束。由于尚不完全清楚的原因，尤其是考虑到在先关于中止善意谈判义务的裁决，吉尔斯特拉普法官从三个方面驳回 G+ Communications的动议，这让我们推测 G+ Communications 在 FRAND 问题上的立场转变可能是一个因素（进一步的分析请见此处[8]）。

诺基亚诉惠普案

今年另一项有趣的中间裁决[9]源自美国特拉华州地区法院的诺基亚诉惠普案。该案涉及H.264和H.265视频编码标准，惠普提起了基于合同和反垄断的反诉。诺基亚请求部分驳回针对合同的反诉，因为惠普并未证明涉案专利具有必要性或存在违约。诺基亚请求驳回针对反垄断的反诉，理由是惠普未指明任何因诺基亚的行为而未纳入标准的具体替代技术，也未指明相关市场的存在。

关于义务是否存在，格雷戈里·B·威廉姆斯法官依据民事诉讼法的明文规定，驳回了诺基亚关于惠普必须“要么主张诺基亚的专利具有标准必要性，要么否认这些专利具有必要性并放弃其基于合同的反诉”的主张。根据《联邦民事诉讼规则》第 8(d)(3) 条，该意见认为惠普“可以提出很多独立的主张或抗辩，无论其是否一致”。

威廉姆斯法官支持惠普关于违约的主张，驳回了诺基亚关于“惠普以诺基亚的禁令救济请求为前提提出的违约反诉（第二项），由于惠普并未援引国际电信联盟电信标准分局《通用专利政策或指南》（简称‘指南’）关于寻求针对侵权产品颁发禁令的专利权人会违反的条款，因此该反诉不成立”的抗辩。尽管惠普并未这样做，但法院认为惠普“充分辩称诺基亚拒绝以合理的条款和条件授予许可，从而违反了其 FRAND 义务，并且诺基亚寻求的禁令是该违约行为的一部分”。

威廉姆斯法官也不认可诺基亚关于根据《谢尔曼法》第2条提起诉讼时必须确定“具体竞争替代技术”的主张，但他认可诺基亚关于惠普未能界定相关市场的主张。法院认为，这是因为“……惠普定义的相关市场包含惠普未证明产品相关性，并且惠普并未限定诺基亚技术被纳入涉案标准时与之竞争的技术可替代的相关市场。”因此，诺基亚的驳回动议在该部分获准，但允许其进行修改。该案现已结案。

飞利浦诉泰雷兹案

今年，在美国特拉华州地区法院审理已久的飞利浦与泰雷兹案（我们曾在之前的总结中对此进行过介绍，请点击此处[10]和此处[11]）也出现了一些有趣的进展。其中，该案采用了一种值得注意的方法，即安排庭审与专利侵权/FRAND违约合并审理。

正如科尔姆·F·康诺利法官在 2024 年 7 月 15 日的备忘录命令[12]中所解释的那样，第一阶段对FRAND问题的审理是先于第二阶段对专利侵权的审理，并且“陪审团在第一阶段审理中唯一需要裁决的问题是，如果双方就2016 年 2 月 16 日至 2028 年 8 月期间协商 FRAND 许可，飞利浦专利的 FRAND 许可条款应该是什么”（原文着重强调）。与该指令相关的是一份于2024年6月25日发布的备忘录命令[13]，康诺利法官据此确定了陪审团作出FRAND裁定的时间期间。飞利浦主张该期限应追溯至泰雷兹的前身公司开始销售实施该标准的产品之时，而泰雷兹则认为，鉴于飞利浦此前处理其他被许可方既往侵权行为的方式，该期限应该缩短很多。康诺利法官选择了飞利浦首次向泰雷兹提出许可的日期，即2016年2月16日，这令双方都有些失望。此裁决后，飞利浦于 2024 年 7 月 8 日发出一封联合信函，正式对法院的命令提出异议，理由包括“选择的日期与以下均不一致或不被支持：ETSI 知识产权政策中的任何内容、任何解释 ETSI 知识产权政策的法国法律……、以及本案专家报告中提出的任何专家意见证词……”。

回顾2024年7月15日的命令，康诺利法官指出，联合信函明确指出对法院在先的命令存在“根本性误解”，因“各方似乎认为他们正在第一阶段审理损害赔偿问题”。鉴于陪审团唯一需要解决的问题，康诺利法官要求双方提交一份修订后的联合信函，其中应考虑如果双方在2016年2月成功协商达成FRAND许可，他们可能会考虑的各种条件。例如：许可费应一次性支付还是持续性支付；对既往侵权行为的免责应如何处理；以及许可条件应该是什么？其中一些问题体现在飞利浦与泰雷兹之间的竞争案件的裁决书中。康诺利法官作出裁决后不久，双方就达成了和解。

英文原文已在IPWatchdog上发布，原文链接参见：

https://ipwatchdog.com/2024/12/26/u-s-frand-rand-licensing-developments-2024-itc-district-courts/id=184199/

注释（上下滑动阅览）

【1】https://ipwatchdog.com/2022/01/06/understanding-latest-draft-policy-statement-seps-subject-voluntary-f-rand-commitments-part/id=142505/

【2】https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/dl

【3】https://ipwatchdog.com/2024/12/26/u-s-frand-rand-licensing-developments-2024-itc-district-courts/id=184199/

【4】https://ipwatchdog.com/2022/06/08/doj-uspto-nist-withdraw-sep-policy-statements/id=149497/

【5】https://s3.documentcloud.org/documents/22023021/22-05-16-ftc-statement-supporting-thales-et-al-against-philips-itc-1240.pdf

【6】https://ipwatchdog.com/2022/12/20/the-top-u-s-frand-rand-licensing-developments-of-2022-policy-statements-patent-pools-and-ieee-changes/id=154040/

【7】https://ipwatchdog.com/2024/12/17/key-u-s-frand-rand-licensing-developments-2024-cafc-uk-high-court-input-post-election-prospects/id=184171/

【8】https://ipwatchdog.com/2024/05/08/g-communications-samsung-perils-half-committed-frand/id=176320/

【9】https://casetext.com/case/nokia-techs-oy-v-hp-inc

【10】https://ipwatchdog.com/2022/12/20/the-top-u-s-frand-rand-licensing-developments-of-2022-policy-statements-patent-pools-and-ieee-changes/id=154040/

【11】https://ipwatchdog.com/2023/12/21/top-us-frand-rand-licensing-developments-2023-part-everybody-pool/id=170883/

【12】https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ded-1_20-cv-01709/pdf/USCOURTS-ded-1_20-cv-01709-3.pdf

【13】https://casetext.com/case/koninklijke-philips-nv-v-thales-dis-ais-us-1

作者：Curtis Dodd & Chris Dubuc, Harfang IP

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编辑：Sharon