李楠 | 关于商标撤三的那些事

商标注册成功后,国家知识产权局会颁发商标注册证书。许多商标权利人拿到商标注册证书后会觉得自己已经取得商标专用权了,可以高枕无忧了,只要每十年按时办理续展,就可以永远拥有这件商标的专用权。但是,事实并非如此,商标注册满三年后就会遭遇撤三的风险。

文 | 汇业律师事务所 李楠

这种风险像不定时炸弹一样,你的商标可以被多家公司或个人同时提出撤三,也可以被一家公司或个人反复无数次提出撤三,只要商标权利人漏掉任何一次答辩或者某一次答辩提供的使用证据没有被官方认可,那么该商标就会直接被撤掉。

既然商标撤三的后果如此严重,那么更应该引起商标权利人的足够重视。关于商标撤三的那些事,您了解多少?

一、什么是商标撤三?

商标撤三,全称是“撤销连续三年停止使用注册商标的申请”。《商标法》第四十九条第二款规定:注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。《商标法实施条例》第六十六条规定:有商标法第四十九条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标,提交申请时应当说明有关情况。商标局受理后应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提交前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。前款所称使用的证据材料,包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的,应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请。

二、如何对他人的商标提出撤三申请?

◆什么样的商标更容易被撤销成功

1.未使用的商标

看商标是否未使用,如果使用了,看是否未使用在核准注册的商品/服务项目上。

2.注册人是自然人的商标

看商标注册人是法人还是自然人,如果是自然人,受自身主观因素影响,商标可能会出现闲置。

3.注册证地址与经营地址不一致的商标

假如商标注册地址与执照经营地址不一致,那他人有可能无法及时接收到商标局下发的通知文件,无法及时答辩维权,从而被撤销。

4.自行改变注册信息的商标

商标注册之后不得自行改变商标图样后使用,假如使用的图样和商标注册证上的图样差异较大,被撤销的可能性较高。

5.核定使用商品的通用名称

假如商标已淡化成商品通用名称,被撤销的可能性较高。

6.企业防御性注册的商标

假如是注册人在非营业范围上注册的防御性商标,则被撤销的可能性较高。

◆提交撤三申请准备哪些材料

1.撤销连续三年停止使用注册商标申请书(应注明撤销理由);

2.主体资格证明文件(申请人盖章或签字);

3.商标代理委托书/经办人身份证复印件(委托商标代理机构的,提交商标代理委托书;直接办理的,提交经办人身份证复印件,原件经比对后退还)。

◆以哪个主体提出撤三

尽量使用与公司主体没有关联的个人名义提出撤三,因为使用个人名义,可以隐藏公司的真实身份,避免被对方打击报复,使自己的商标惹上不必要的麻烦。另外,如果撤三失败了,还可以与对方洽谈商标转让事宜。

三、当自己的商标遭遇撤三如何应对?

◆自己的商标为什么会被提出撤三

一般是因为你的商标作为驳回的引证商标挡住了其他人注册商标的道路。所以,别人想注册与你的商标相同或类似的商标,一定会选择撤三或无效的途径。

◆举证责任

“撤三”制度中实行举证责任倒置,由商标注册人承担举证责任。若举证期限内,商标注册人未提交使用证据或者提交的使用证据无效或无正当理由,注册商标将被撤销。

◆应提交哪些使用证据

1.销售信息证据

带有商标标样的销售合同及对应发票,许可使用的,提供许可使用的合同、发票以及被许可方的销售合同、发票。近三年销售范围、销售额情况说明、纳税申报证明等。

2.广告宣传证据

(1)带有商标标样的电视广告、报纸、期刊、网络、户外等媒体广告及其他宣传活动材料,如广告合同及对应发票等。

(2)带有商标标样的商品参加展览会、博览会的相关材料,如参展合同及对应发票,相关展会宣传材料等。

(3)带有商标标样的产品包装、产品宣传册、产品说明书、价目表、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、奖券、办公文具、信笺等。

3.荣誉和奖项证据

商标品牌及产品的荣誉和获奖情况及相关证据,如荣誉、奖项、证书及相关媒体报道。

4.其他证据

其他能够证明商标在核定使用商品/服务上的使用证据。例如商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上。

备注:上述使用证据必须明确体现以下要素,形成完整的证据链:

同时,销售合同与销售发票、广告合同与广告发票等一一对应。

◆注意事项

如果商标注册人提供使用证据证明其在被撤销的一种商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的被撤销商品上的注册可予以维持。商标注册人提供使用证据证明其在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,不能视为对其注册商标的使用,不能维持该商标的注册。如果实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称,但与该注册商标核定使用的商品仅名称不同,本质上属于同一商品,或实际使用的商品属于核定使用商品的下位概念的,则可以认定构成在核定商品上的使用。

四、如何规避商标撤三风险?

◆《关于提供注册商标使用证据的通知》是直接寄给商标权利人的,请关注商标注册地址是否可以收到这类重要文件,如果地址发生变化,请及时变更商标注册地址。如果没有做变更,可能因为没有接收到文件,导致不知道自己的商标被撤三,进而导致最终商标被撤掉。

◆商标注册成功后,请规范使用商标并保留好使用证据。

◆在规定答辩期限内及时答辩,国家知识产权局规定提供使用证据的答辩期限为2个月,如果超过了期限,该注册商标将面临撤销。

◆提供注册商标有效的使用证据,形成完整的证据链,证据要有力度。

◆将注册商标许可他人使用,建议及时、尽早向国家知识产权局进行商标许可使用备案。进行许可备案至少可以提醒他人注册商标通过许可形式正在使用中,可以在一定程度上降低被提撤三的几率。

◆在注册商标快满三年时,重新提出该商标的注册申请,假如取得注册,其他公司或个人至少近三年内就不会再对其提出撤三了。

◆在提交商标注册申请时,以按需申请为原则。尽量选择目前正在使用的商品/服务或者将来使用的商品/服务,不要贪图扩大保护范围而去选择根本不可能使用的商品或服务,避免日后被提撤三时提供不出使用证据被撤掉。

◆警惕他人多次联系且有意向购买某商标但未达成转让的情形。

结语

商标撤三的风险是双向的,你可以去撤销别人的商标,别人也可以反过来撤销你的商标。因此,不仅要观察别人的商标,更要专注自己的商标,保留有效的使用证据。如果能提供出有效的使用证据,就不会畏惧别人的撤三申请。

商标注册不是一锤子买卖,商标注册成功后也并非万事大吉,要按时监控,及时变更续展。企业如何规划和运营好自己的商标亦是一门高深的学问。在商标江湖这片战场上,希望您能运筹帷幄之中,决胜千里之外。

来源:汇业知识产权

编辑:梵高先生


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