戈晓美 | 专利权评价报告更正实务——以可视化论证突破书面审查局限



目次

一、引言——专利权评价报告是证据,更是博弈起点

二、更正程序介绍——揭示“更正”的现实难题

三、实战复盘——从“负面”到“反转”的专利权评价报告更正

四、结语


一、引言——专利权评价报告是证据,更是博弈起点

尽管专利权评价报告在法律上仅作为专利权稳定性参考,不能替代无效宣告决定或权利有效证明,但在实用新型和外观设计专利的维权实践中,各级法院、地方知识产权局、主流电商平台及海关均普遍要求作为重要参考材料提交,使其成为事实上的‘准入门槛’:

侵权诉讼:评价报告虽非立案条件,但法院在审理中通常要求权利人或利害关系人提交;

行政查处:地方知识产权局处理侵权纠纷时,常将评价报告作为重要参考证据;

电商平台投诉:淘宝/天猫、京东、抖音电商等平台明确要求提供正面评价报告,方可受理侵权投诉;

海关备案:申请实用新型或外观设计专利的海关备案,必须提交专利权评价报告。

对于评价报告,权利人可谓“又爱又恨”。

“爱”在于其权威性高、成本低——由国家知识产权局出具,申请费用仅为2400元,是初步评估专利权稳定性的重要参考。权利人可以在发起侵权指控前先行申请评价报告,根据结论评估是否启动维权程序:报告正面,则可正常推进;报告负面,则可及时止损,避免因轻率发起侵权指控而干扰他人正常生产经营。这正是专利权评价报告制度的立法初衷。

“恨”在于一份负面报告常使权利人陷入被动。绝大多数权利人在收到负面评价报告后的第一反应是放弃维权——却未必甘心。

需要明确的是,负面评价报告不影响侵权诉讼的立案。近年来,最高人民法院通过多个案例和批复反复强调:评价报告仅为证据,不能作为认定专利权有效性的依据(参见(2021)最高法知民终2140号,入库编号:2024-13-2-160-025);不能仅因评价报告作出否定结论,就认定权利人不具有行使诉权的基础(参见(2024)最高法民再244号、《最高人民法院关于审理涉专利权评价报告案件适用法律问题的批复》(法释〔202511号))。

然而,在存在负面评价报告的情况下,法院会向原告释明诉讼风险——如果原告明知专利权缺乏正当性仍以诉讼干扰被告正常经营,可能构成权利滥用,承担败诉反赔的风险;在被告怠于提起无效宣告请求时,法院甚至可能采取延长履行期限、要求权利人作出未来利益补偿承诺等平衡措施(参见(2022)最高法知民终2833号)。

行业普遍认知是:评价报告作出后不存在复议或诉讼程序,只能请求更正;而更正流程虽在纸面上存在,鲜有成功先例。

本文旨在打破这一迷思。笔者将以亲自代理并成功更正的真实案例,拆解其中的决胜策略,为实务界提供一条可复制的路径。


二、更正程序介绍——揭示“更正”的现实难题

《专利审查指南》第五部分第十章规定了专利权评价报告的更正程序。核心规则包括:收到评价报告后两个月内提出更正请求,以意见陈述书形式书面提出。更正程序启动后,成立三人复核组,采取少数服从多数的原则进行合议。认为更正理由不成立的,发出复核意见通知书,说明不予更正的理由;认为更正理由成立的,发出更正的专利权评价报告。针对专利权评价报告,一般只允许提出一次更正请求。

既然法律规定了更正程序,为什么实务中成功更正的案例寥寥无几?笔者结合自身经验和行业观察,认为主要存在四重程序性障碍:

障碍一:两个月期限的仓促压力。从收到评价报告到决定是否更正,再到组织证据、撰写意见陈述书、制作辅助材料,两个月的时间对于多数专利代理机构而言相当紧张。尤其是当涉案专利技术较为复杂、对比文件数量较多时,充分论证往往需要更多时间。

障碍二:沟通渠道的单向性。评价报告程序与专利实质审查程序有一个根本区别——没有审查意见通知书,没有答复机会,更没有口审环节。审查员在作出报告时仅基于专利文件和对比文件进行书面分析,专利权人一方完全没有机会在事前澄清技术理解或指出可能存在的偏差。而更正程序同样缺乏对话机制:请求权人提交《意见陈述书》后,复核组进行书面合议,双方始终处于“背对背”的状态。这意味着,一旦审查员在初次判断中产生了技术理解偏差,纠错的沟通成本极高。

障碍三:书面审查的技术理解偏差风险。这是评价报告程序最核心的痛点。审查员面对的是静止的专利附图和多页文字说明,对于涉及机械运动、力的传递、时序关系、流体路径等动态特征的技术方案,书面材料往往难以完整传达发明的实质创新点。审查员基于有限信息形成的判断与发明人的真实意图之间出现偏差,并非罕见现象。

障碍四:“限一次”规则与复核组的维持倾向。更正程序原则上只允许一次机会,这意味着首次请求必须做到充分准备、一击即中。同时,复核组作为内部合议机构,客观上存在一定的维持倾向——推翻原结论不仅意味着否定同事的工作,也需要更充分的理由。两个因素叠加,进一步提高了更正门槛。

上述四重障碍,解释了为何大多数专利权人在收到负面评价报告后选择放弃而非更正。但障碍的存在,恰恰意味着有机会找到突破的方法——这正是下一部分的核心内容。


三、实战复盘——从“负面”到“反转”的专利权评价报告更正

(一)案件背景

该专利涉及电气化铁路移动接触网系统的关键技术改进,权利要求1请求保护一种重力补偿式移动接触网,其核心在于,通过控制设置于移动接触网两端的第一、第二重力补偿装置的上升、下降运动,带动与之相连的承力索和/或接触线的水平移动,从而带动移动接触网中的旋转摆臂8摆动到铁路上方或铁路侧边。也即,权利要求1中移动接触网的工位状态的切换是由连接于承力索和/或接触线两端的第一重力补偿装置、第二重力补偿装置来完成的,其通过承力索和/或接触线的水平移动带动旋转摆臂绕立柱摆动,从而实现移动接触网工位状态的切换。

专利权人拟以该项专利为权利基础,对涉嫌侵权的第三方提起侵权诉讼。在诉讼准备阶段,为评估权利稳定性,专利权人向国知局申请出具专利权评价报告。

(二)原始评价报告的负面结论及审查员的论证逻辑

202310月,国家知识产权局出具专利权评价报告,结论为:


报告引用的对比文件1涉及一种柔性可移动接触网。该对比文件1公开了如下内容(请参见对比文件1说明书第5):柔性可移动接触网由中央动力驱动柱 4、中间支柱 3、张力补偿柱 2、下锚柱1、接触线5 及牵引绳等组成,各支柱均用铰链 10 固定有活动悬臂 11。主牵引绳 15 的一端固定于绞盘 16上,另一侧作用于下锚柱1上设置的滑轮组18,并通过配重物 17 将主牵引绳 15 张紧。主牵引绳 15 上位于靠近各支柱处位置上固定有辅助牵引绳7的一头,辅助牵引绳7的另一头绕经滑轮89后固定于悬臂11上。

评价报告将对比文件1中的配重物认定为第一、第二重力补偿装置,并指出“结合附图可知,所述的第一重力接触网补偿装置和第二重力接触网补偿装置分别从移动接触网的两端调节移动接触网的工作状态”,进而认定对比文件1公开了权利要求1的所有技术特征,权利要求1不具备新颖性。

评价报告的核心误读在于:将涉案专利的“重力补偿机构”与对比文件中的“配重物”作出等同认定,将涉案专利的“承力索和/或接触线”与对比文件中的“牵引绳”作出对应公开的认定。然而,从技术本质上看,两者的结构设置、移动接触网工作状态的切换方式存在实质性差异——这些差异在说明书文字表述和静态附图中极难体现,但在动态运行过程中具有本质区别。

(三)策略选择:为什么决定启用动画演示

对比文件1与涉案专利均涉及移动接触网工作状态的切换,且移动接触网的两端均设置有坠砣装置,表面看来确实容易被混淆。但本案的特殊之处在于:涉案专利与对比文件的差异恰好在“动态运行过程”中才能凸显。

单纯依靠文字描述和静态附图向复核组解释两者的区别,不仅效率低,而且极有可能再次陷入“书面理解偏差”的困境。笔者决定采用动画演示的方法,将两者的结构设置与动作过程制成动画,以最直观的方式呈现技术差异。

(四)更正过程:两个月内的关键工作

技术方案研究讨论:在接受客户委托后,与客户就涉案专利、对比文件及评价报告的错误进行深入沟通。

动画制作:指导客户制作三维动画演示,将涉案专利“通过两侧重力补偿机构平行拉动承力索/接触线以切换移动接触网工作状态”的方案,与对比文件1“通过主辅牵引绳系统抬升和放下悬臂以切换工作状态”的方案,进行并列演示比对。

意见陈述书撰写:围绕评价报告的核心点展开论证,每一处论证均配合动画截图和分帧说明,形成“截图 + 箭头标注 + 文字解释”的复合论证结构。

提交与跟进:202312月,以光盘形式提交动画文件,配合纸质《意见陈述书》一并递交。

(五)复核结果:从“不具备创造性”到“具备创造性”

20241月,国家知识产权局出具《复核意见通知书》和《实用新型专利权评价报告(更正)》,结论变更为:权利要求1-12具备创造性。

 

(六)后续维权:从更正成功到高额赔偿

更正后的评价报告为后续侵权诉讼扫清了权利稳定性的核心障碍。

被告在诉讼中二度提起无效宣告请求,笔者代理专利权人对权利要求进行了关键性修改,无效宣告请求被驳回,专利权维持有效。法院最终认定侵权成立,判决被告赔偿经济损失204万元及合理维权费用16万余元。


四、结语

专利权评价报告不是专利无效的预审通知书,更不是维权的死亡判决。它是一份技术性证据,而任何证据都存在被质疑、被推翻、被更正的可能。

本文的核心意图,是向行业传递两个信息:

第一,更正程序是真实存在的、可以成功的救济途径,移动接触网案并非孤例;

第二,对于涉及机械运动、时序关系、空间结构的技术方案,“可视化论证”是目前笔者经过实战验证的最有效方法——它能够突破评价报告程序“书面审查”的先天局限,让审查员真正“看见”他们之前没看见的技术差异。

希望本文能够为正在面对负面评价报告的专利权人提供一条可行的路径参考,也为专利代理同行提供一个可复用的方法论工具。

作者:戈晓美

编辑:Sharon

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