孙鑫鑫 | 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(三)(征求意见稿)》核心条款解读与建议(上)


摘 要
2025年12月20日,最高人民法院起草了发布《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(三)(征求意见稿)》(“专利侵权司法解释三征求意见稿”)。全文共31条,主要包括管辖、权利要求解释、侵权比对、诉讼主体、不侵权抗辩、情势变更、恶意诉讼、赔偿等法律问题。笔者认为专利法司法解释三的颁布目的之一是依法正确审理侵犯专利权纠纷案件,积极回应科技创新的司法新需求。
一、关于管辖权的相关条款
(一)第一条
被告以原告通过虚列被告等方式制造管辖连结点为由提出管辖异议的,人民法院应当对据以确定管辖权连结点的被告与诉争事项是否存在实际联系进行审查。被告仅以不构成侵权或者违约、不应当承担责任等实体理由提出管辖异议的,人民法院一般不予审查,但被诉侵权行为明显不属于法律规定的侵权行为的除外。
(二)第二条
当事人对驳回管辖权异议的一审裁定提起上诉的,在第二审人民法院对此作出终审裁定前,第一审人民法院可以组织证据交换、召集庭前会议等,但不得作出判决。第二审人民法院裁定管辖权异议成立的,上述证据交换、庭前会议的笔录应当作为受移送的人民法院审理的依据。
笔者评析:
1.众所周知,在司法实践中常年存在着原告为了“拉管辖”或者其他目的而故意虚列被告或列错被告的情况。对于这种情况,被告通常的做法是提出管辖权异议。但是法院对管辖权异议的审理在司法实践中也未形成相对统一的裁判尺度。因此,在管辖权异议程序中也常年存在着如下两个问题:
(1)法院是否需要对被告是否适格的问题进行审理;
(2)如果审理,审理的标准是否可以细致量化。
2.专利侵权司法解释三征求意见稿第一条就是对上述情况进行的回应,以期尝试对审理标准进行总结。本条款提出的“是否存在实际联系进行审查”的标准,其实早以被最高人民法院的多个管辖案件所确定,例如:(2023)最高法知民辖终35号案件、(2021)最高法知民辖终260号、(2022)最高法知民辖终140号和(2021)最高法知民辖终457号。
此外,最高人民法院还在一些案例中提出了更细化且具有实际操作性的审理标准,即“在管辖权异议程序中应否对被告适格问题进行审查,应当以是否影响法院对案件的管辖权为标准”,例如(2020)最高法知民辖终420号、(2023)最高法知民辖终439号等。
3.根据上述观点,笔者认为可以区分如下两种情形分别考虑:
(1)当部分被告是否适格不影响受诉法院对案件的管辖权时,即案件中有多个被告属于受诉法院管辖的情形,那么有关被告适格的问题可以待进入实体审理阶段再一并审查;
(2)当部分被告成为确定案件管辖的唯一连结点时,该被告是否适格将直接影响受诉法院对案件的管辖权时,法院应当在管辖权异议阶段对该被告是否适格的问题先行审查。
4.笔者认为专利侵权司法解释三征求意见稿的第2条可谓具有一定创新与突破之处,在一定程度上加速了案件的审理进程,解决了多年来原告和法院一直诟病的,被告随意提出管辖权异议试图拖延案件审理周期的问题,具体的创新之处简述如下:
(1)在一审驳回管辖权异议二审上诉过程中,赋予一审法院组织证据交换、召开庭前会议的权利,这种做法充分利用了一审法院在等待管辖权异议二审裁定期间的时间,极大地提高了一审法院审理案件的时间效率。
避免了冗长的等待时间消耗案件实际审理周期,从另一个角度分析,也实际提高了案件的审限。
(2)此外,如果管辖确实存在问题从而使得案件被移送管辖的,本条款还提供了变通的补救办法,即在法律明确规定将案件移送有管辖权的法院的同时,创新性地准许将已经进行的证据交换和庭前会议的文件、内容一并移送。
但是在未来实际操作过程中,可能需要解决两个法院之间的衔接问题,以及在庭前会议中如果对一些实体法律问题进行了审理,而审理法院和被移送的法院之间对法律理解有争议时应如何解决。
(三)第三条
人民法院据以确定管辖侵犯专利权纠纷案件的销售行为地,一般包括销售者主要经营地、被诉侵权产品储藏地或者查封扣押地等,不包括原告可以任意选择的交货地、网络购物收货地等。
笔者评析:
1.笔者认为本条款实际是对销售行为地的界定,是民事诉讼法管辖规则的细化,本条明确了专利侵权诉讼中销售行为地的认定标准。同时本条款也与商标、著作权等法律和司法解释确定的侵权诉讼的管辖认定规则形成了衔接;
2.本条款同时回应了持续多年以来司法实践中,“关于网购收货地是否可以作为销售行为地或者被控侵权行为地从而具有管辖权”的争议。对网购收货地作为管辖连结点的问题,征求意见稿明确给出了否定答案。笔者认为本条规定也比较符合民事诉讼法和专利法关于管辖规定的立法目的,应该予以通过。
二、实体条款
(四)第四条
侵犯实用新型或者外观设计专利权纠纷案件中,人民法院可以依照专利法第六十六条第二款的规定要求原告提交专利权评价报告。原告在合理期限内无正当理由拒不提交的,人民法院应当裁定驳回起诉。
原告提交的专利权评价报告结论为不符合法定的授予专利权条件的,人民法院应当向被告释明是否主张现有技术或者现有设计抗辩以及是否向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效。被告以向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效为由请求中止诉讼的,人民法院应当裁定中止诉讼,但侵权不成立的除外。
笔者评析:
1.本条第一款是多年来司法实践中形成的基本原则,已基本没有争议。只是通过条文的形式再次予以确认。相当于说明了提交评价报告是法院依《专利法》享有的裁量性权利,并非原告起诉的前置条件,但拒不提交的,法院可以裁定驳回起诉。
2. 第二款相当于评价报告负面结论的司法释明义务,即原告提交的评价报告结论为 “不符合法定授予专利权条件”,法院需向被告明确两项权利:(1)实体抗辩权;(2)行政救济权。
(五)第五条
第二审程序的法庭辩论终结前,权利人主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效且确定发生法律效力,权利人请求变更主张的权利要求的,人民法院应予准许;经释明,权利人仍主张该被宣告无效的权利要求的,人民法院不予支持。
第二审程序的法庭辩论终结前,权利人主张的权利要求的修改被国务院专利行政部门接受且确定发生法律效力的,人民法院应当以修改后的权利要求与被诉侵权技术方案进行比对。
笔者评析:
1.本条规定分为两款,分别针对二审程序中专利权利要求被宣告无效和被合法修改两种核心情形作出规制,均以 “第二审程序的法庭辩论终结前” 为时间节点,以行政确权结果 “确定发生法律效力” 为前提,形成清晰的司法处理规则;
2.第1款涉及“权利要求被宣告无效的司法处理规则”,第2款涉及“权利要求被合法修改的司法处理规则”.
(六)第六条
权利人主张的权利要求被宣告全部无效、部分无效或者修改被国务院专利行政部门接受的,权利人应当及时告知正在审理专利侵权诉讼的人民法院。无正当理由未及时告知的,人民法院可以判令其承担相应的不利后果。
笔者评析:
1.本条约定围绕权利人的法定告知义务构建了相对完整的体系,主要包括义务主体、适用情形、履行要求、法律后果等要素,规则设计简洁但逻辑严密,直指实务痛点:
(1)仅限专利侵权诉讼中的权利人(专利权人或利害关系人),被控侵权人无告知义务,法院也无主动调查义务;
(2)该条款适用三种情形:【1】宣告全部无效;【2】宣告部分无效;【3】权利要求修改申请被国知局接受;
(3)核心内容:本条款的核心要求为及时告知义务,即权利人在知道权利要求出现行政确权变动结果的情形后,应当主动告知法院。
(4)法律后果:如无正当理由且未及时告知的,应该承担不利后果,本要件的规定相当于双重规则原则。
2.诚实信用原则是民事诉讼的帝王条款,笔者认为本条规定恰是诚实信用原则在本司法解释的体现,条款的核心价值在于将权利人的道德诚信义务上升为法定诉讼义务,以司法解释的形式明确权利人必须主动披露行政确权变动信息。
(七)第七条
人民法院可以要求当事人提交涉案专利关联案件情况。当事人在合理期限内无正当理由拒不提交的,人民法院可以判令其承担相应的不利后果。
笔者评析:
1.本条款围绕涉案专利关联案件的提交义务构建了简单但相对完整的规则框架。
2.与上述第六条类似,本条款也规定了双重规则原则,即“合理期限内无正当理由拒不提交的+承担法律责任”。
3.专利纠纷的显著特点之一是跨程序、跨法院关联性,而关联案件信息的不透明,是导致不同法院、不同程序作出互相矛盾裁判的核心原因。本条款的主要作用就是在为不同法院搭建了关联案件信息的互通渠道,以便这些法院可以更好地审理关联案件。
(八)第八条
专利法第六十五条规定的利害关系人,包括专利实施许可合同的被许可人、专利权的合法承继人等。
独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼。排他实施许可合同的被许可人可以和专利权人共同起诉,也可以在专利权人不起诉的情况下,单独提起诉讼。普通实施许可合同的被许可人经专利权人明确授权的,可以单独提起诉讼。
独占实施许可合同的被许可人主张的赔偿请求获得支持的,对于专利权人在其他诉讼中就同一行为提出的赔偿请求,人民法院不予支持,但专利权人能够证明该侵权行为对其造成其他损害的除外。
笔者评析:
笔者认为本条款涉及三项核心内容,即 “利害关系人界定” 、“诉权行使规则” 及“赔偿冲突解决” ,前述内容精准回应了此前多年司法实践中的争议和痛点,具体内容简述如下:
1.第1款明确了利害关系人的核心范围,除了常见的专利实施许可合同的被许可人之外,本款还明确提到了“合法承继人”的概念,相当于将司法实践多年确定的“通过继承、转让取得专利权”的主体,通过条文的形式予以明确约定;
2.按照许可人的不同身份,对他们享有的诉权予以明确规定,也和商标、著作权和反不正当竞争法的司法解释,以及司法实践中确定的原则相衔接;
3.规范赔偿请求权的冲突规则。该原则可以避免重复受偿与裁判相矛盾的潜在问题。
此前,独占许可下的赔偿请求权冲突是专利案件审判实务的难点之一,部分专利权人在被许可人获得赔偿后,就同一侵权行为再次起诉主张赔偿,导致侵权人重复承担赔偿责任,也造成司法资源浪费。本条明确的规则可能从根本上会解决前述问题。
(九)第十条
被诉侵权技术方案具有说明书记载的专利所要克服的现有技术缺陷的,人民法院应当认定其未落入专利权的保护范围。
笔者评析:
1.本条款的约定聚焦了“实质创新实现”,核心包含适用前提,并回应了司法实务中的争议问题;
2.众所周知专利侵权判断的基础原则是“全面覆盖原则”,即被控侵权产品或方法需要和权利要求的文字内容完全一致,才有可能构成侵权。但实务中被控侵权人经常机械套用该原则,将形式上符合特征但未实现创新目的的技术方案纳入保护范围,导致 “创新未获保护、模仿却被追责” 的倒挂现象;
3.笔者认为本条款确定了“发明目的导向” 的保护范围界定规则,专利的保护范围不仅取决于权利要求的字面记载,还需结合说明书载明的发明目的与现有技术缺陷进行实质解释。全面覆盖原则重点关注技术特征的比对,本条则侧重技术效果的实质判断。
(十)第十一条
被诉侵权人能够证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述未被明确否定的,权利人在侵犯专利权纠纷案件中主张将上述限缩的部分纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
笔者评析:
本条构成完整、刚性的禁止反悔适用规则,几乎没有给予法院更多的自由裁量空间,具体的内容简述如下:
1.本条款由被诉侵权人承担举证责任,并且本条规定的限缩性修改或陈述发生在专利授权确权的全部程序中,即专利实质审查、复审、无效宣告程序。
2.笔者认为限缩性修改应该主要体现在:通过修改权利要求书、说明书、附图从而导致保护范围缩小;限缩性陈述主要体现在:在意见陈述、答复中对技术特征作出狭义、限制性解释。
3.专利权人在侵权诉讼中主张将本条涉及的限缩部分重新纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
4.笔者认为本条规定还有如下值得解释说明的内容:
(1)最核心的价值应该是基本解决了长期困扰司法实践的适用标准问题。旧规则依赖 “明确放弃”“明确认可”,实践中难以认定。本条规定明确了法院仅需审查专利审查档案即可判断,降低认定难度,尝试实现统一裁判尺度;
(2)本条款从司法角度进一步明确:专利权人需要对其在授权确权程序中作出的意思表示负责,不得前后矛盾,从源头上遏制 “两头得利”;
(3)本条规定的法理基础来自诚实信用原则和信赖保护原则;
(4)遏制不诚信诉讼,提高专利保护范围的确定性与可预期性;
(5)强化审查档案的法律效力。
(十一)第十三条
专利权利要求中的技术特征对功能或者效果进行限定,且限定或者隐含了与该功能或者效果对应的特定结构、组分、步骤、条件或其相互关系等的,人民法院应当认定该技术特征不构成功能性特征。
笔者评析:
本条规定主要涉及司法实践中多年来存在一定争议的“功能性特征”的相关内容,有如下内容和角度值得探讨和关注:
1.本条规定了严格的判断标准,法院几乎没有自由裁量空间:
(1)技术特征在权利要求中包含功能或效果限定表述,例如: “用于 ”“实现功能”;
(2)权利要求文字明确记载具体结构、组分、步骤、条件或相互关系,或虽未直接写明,但结合本领域普通技术人员的通常理解、说明书及附图,可唯一、直接、明确地确定对应的具体实施方式。
(3)满足上述两个要件的,法院应当认定该技术特征不构成功能性特征。
2.本条规定最核心的价值是提供客观、可操作的标准,为法官审理案件及律师代理案件提供了相对明确的操作指引。
3.防止权利要求解释的不当扩张、强化本领域普通技术人员的主体地位。
4.本条内容的引申含义也同时强调了专利法的核心目的和根基,“以公开换保护” ,平衡了专利权人和社会公众的利益。
(十二)第十四条
被诉侵权人为生产经营目的将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,对于再现专利技术方案起到不可替代作用的,人民法院可以认定其实施了该专利方法。
笔者评析:
1.本条约定为授权性裁判规则,明确法院可以而非应当认定,适用需同时满足以下要件:
(1)被诉侵权人通常为产品制造商、销售商;
(2)被诉侵权人实施了固化行为:将专利方法的实质内容,以硬件、固件、软件、集成电路、控制逻辑等形式,永久或半永久地嵌入、写入、集成在被诉侵权产品中;
(3)固化行为或其结果对于再现专利技术方案具有实际作用。
2.本条规定是针对多主体实施方法专利侵权认定难题的突破性规则,核心解决网络通信、软件、自动化控制等领域的方法专利保护困境。确立的核心裁判规则源自“深圳敦骏诉深圳腾达案”。
3.从审判实务角度分析,本条规定还有如下核心价值:
(1)打通追责链条:制造商将方法固化、用户自动实施、认定制造商直接侵权;
(2)法官适用本条审理类似案件时,必须严格遵守 “不可替代” 的要件,要审查被诉侵权产品脱离该固化内容后,是否仍能实现专利方法;
(3)按照 “正常使用自动再现技术方案” 为客观判断标准,排除用户或者人为故意操作模式。
4.从专利代理人和律师实务角度分析,还需注意如下内容:
(1)要实现权利要求的布局优化,撰写方法专利时明确方法与产品的关联;
(2)侵权诉讼的核心主张要体现如下角度和内容:
【1】证明被诉侵权产品固化了专利方法的全部实质内容;
【2】该固化内容对实现专利方法不可替代;
【3】终端用户正常使用即自动、完整再现专利方法。
5.本条规定平衡了专利保护与社会公众自由使用技术,划定清晰边界,填补了司法空白,但笔者认为本条款的如下内容需要进一步探讨:
(1)“不可替代作用” 的认定标准需细化,实践中可能存在较为主观的裁量空间;
(2)“固化” 的边界需进一步明确,临时加载或者云服务是否要纳入固化范围。
结语
本文对专利侵权司法解释三征求意见稿的12条进行了解释和探讨,主要以权利要求解释为核心、以侵权判定规则为构架,同时进一步细化功能性特征、禁止反悔、方法专利固化侵权等关键认定标准。在本着诚实信用与禁止权利滥用原则为导向的目标下,兼顾专利权保护与社会公众信赖利益。笔者认为对统一裁判尺度、规范专利维权行为提供了系统性司法规则。下一篇文章将对剩余条款进行分析,完整呈现本次司法解释在侵权认定、抗辩规则及损害赔偿等方面的内容和体例。
作者:孙鑫鑫
编辑:Sharon



