作者 | 总经理 侯庆辰

运营总监 李信得

华讯知识产权集团

目次

一、Matal v. Tam, 582 U.S. (2017)

二、Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

三、Borinquen Biscuit Corp., , v. M.v. Trading Corp., 443 F.3d 112 (1st Cir. 2006)

四、Elliott v. Google, Inc., 856 F.3d 1225 (9th Cir. 2017)

随着国内政策鼓励与知识产权高质量发展目标确立，涉外知识产权的布局成为各个行业热门议题。在各个国际知识产权的声量中，如果要特别讨论一个海外国家并且进行介绍，笔者相信不论在各个维度进行讨论，美国的知识产权可能是对企业之中最重要的讨论领域。又以美国商标与国内对比，会发现国内对美国知识产权领域的理解常常是以程序面向进行理解，也就是美国商标注册的方式与流程。

然而如果企业单纯以注册的流程的面向理解美国商标，其实并无法全面性的对美国商标制度予以掌控，甚至会出现对于制度理解的失真，导致选取错误的申请策略[1]。又美国作为普通法体系的国家，其司法制度（判决）对于商标的形塑有重要的影响。

在前面因素下，笔者想要通过各个美国司法实务中实际的向中所涉的面向予以开展，让整体美国商标制度的轮廓浮现。

一、Matal v. Tam, 582 U.S. (2017)[2]

商标是一种私人言论表征为核心的制度性质建构。

在该判决中美国最高法院有宣誓了一个重要原则，商标是私人的（商业）言论且不会因为通过美国联邦专利商标局的注册而成为政府性言论（government speech），因此商标的表彰受到美国宪法一般言论自由的保护，且进一步表达，如果因为该商标上所蕴涵的涵义有冒犯到特定族群，而拒绝商被注册这是一种观点上的歧视（viewpoint discrimination）。

而在这个判决中为了论证上述观点，美国最高法院完整解释美国联邦商标制度，其中包含[3]：（1）美国商标的主簿注册 （the principal register）与与副簿注册（the supplemental register. ）的差异在于改商标是否具备显著性；（2）联邦注册并非商标产生效力方式，美国商标的效力起点是商业使用（be used in commerce）并且受到到州与联邦的有限的保护；（3）美国联邦商标注册的优势，其包含：其注册是一种推定的表面证据，除了确认该商标完成注册与注册权利人归属外、更明确确认权利人该注册商标在所连接商品服务上有专用权利；（4）商标通过联邦注册，该注册商标的商标权利人可以针对该注册商标进行无可争议的使用宣誓。

通过这个判决我们可以很清楚的了解美国商标制度，美国商标联邦注册包含主簿注册与副簿注册，而且两者区别在于申请商标是否存在显著性。美国商标是使用主义国家，他的商标效力来源不是注册而是使用，但通过美国联邦注册，该注册商标将会赋予（confer）特殊的联邦法律权利。

二、Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

商标的显著性是光谱（spectrum）性质的建构：

上面提及到美国联邦商标注册分为主簿注册与副簿注册，而两者差异就在于商标的显著性。而对于识别性的判定美国第二上诉巡回法院（United States Court of Appeals, Second Circuit）提出一个顺序类别并给与各个不同分类不同的显著性强度并提供不同的层级的法律保护，其分类为：

一般性（generic），被划分为一般性的标识（terms），它通常是在表示产品物种的统称，由于该标识无法指出商品服务的来源，通常被归类这类型的标识，被判定不具备识别性质。

描述性（descriptive），该判决中并未提及描述性标识的具体含义，但明确表示描述性虽然与一般性标识不同，但如果赋予独占的权利，那将会有可能产生市场独占使得其他竞争对手无法使用该标识进行贩售，换言之，就是该类型的标识，竞争对手有商标使用的需求，通常被归类这类型的标识，被判定不具备识别性质。

暗示性（suggestive），该判决提及暗示性的标识，这类型的标识存在不是仅仅描述，但又非申请人原创的标识，换言之，这类型的标识运用现存的词汇，非直接性的描述商品或服务，以间接暗示性的方式，表彰自己的商品或是服务，以相关消费者的立场而言，他借由该标识的传达可以间接知道商品或服务内容，但由于不是直接且需要一定的联想，通常被归类这类型的标识，被判定具备识别性质。

原创性与任意性标识（fanciful or arbitrary terms），该判决提及两者标识时，并无正面描述而是认为创性与任意性标识享有暗示性标识权利，能具备显著性且无需质疑他是否有描述性标识的情况。但在美国专利商标局的实例中，多数实务在判定原创性与任意性标识事实上从是否是否为现有的词汇以及该词汇与所指定（关联的）产品或是服务之间，是否具有直接描述或是暗示性质的关系。

该判决统整分类与层级保护说明,认为商标显著性（识别性）的判定是一种光谱，从左到右从右到左其有强弱之分，在相同的商标识于不同的产品服务时候，他所呈现的是一种层级效果的差异，而非全有全无但判断。搭配我们一开始提及的，显著性强弱的差异影响的是在于是否取得美国联邦的主簿注册，其并不影响副簿注册登记。

三、Borinquen Biscuit Corp., , v. M.v. Trading Corp., 443 F.3d 112 (1st Cir. 2006)[4]

经过无可争议宣誓的联邦注册商标，任何人不的在对于该商标为是否为描述性标识进行挑战。

笔者一开始提及到的一个通过联邦主簿注册的商标可以进行无可争议的使用宣誓，而这个不可争议的范围究竟为何？又什么样情况之下会产生具体的效果？

在该判决中，美国第一上诉巡回法院将无可争议使用宣誓说明，无可争议在美国商标侵权诉讼具有特殊的优势，前面提及通过联邦注册的商标其中其具有推定效力（presumption），而在这基础上所为的无可争议使用宣誓，则是针对商标的显著性，赋予绝对效力，换言之，任何人不得在针对该商标为直接描述其所指定的商品或是服务内容予以争执。

该效果在商标侵权诉讼的优势特别，及当原告主张被告商标侵权时候，被告（侵权行为之人）将不得以该商标为描述性标识为基础而为不侵权抗辩。相反，如果商标权利人只完成一般的使用宣誓并未连同进行无可争议使用宣誓，那被告（侵权行为人）就可以进一步主张该商标为直接描述其所指定的商品或是服务内容至抗辩，只要，被告（侵权行为人）可以达到举证责任（burden of proof ）的要求，那即可排除该侵权事实。

四、Elliott v. Google, Inc., 856 F.3d 1225 (9th Cir. 2017)

商标商业行为的传递与相关消费者内心判定。

从上述判决中不断强调商标显著性为主簿注册的前提，但美国商标实务也赋予任何人可以针对第三人对于在市场中使用的商标已经成为一般性标识（generic），得予以撤销[5]。笔者最后的判决，清楚的描绘什么样的标识与市场使用情况下，会认为该商标已经成为一般性的标识。

本案被撤销商标Google常被美国相关公众作为搜寻引擎的代名词，在一般的生活情况中，也常常会将该商标作为动词使用，例如Google it ! 本案申请人认为该使用情况，已经说明被申请商标在一般消费者的观念中成为搜寻引擎的统称，而为一般性标识，因此申请该撤销。

对此美国上诉第九巡回法院则认为：（1）要指摘一个已经注册商标已经成为一般性的标识，必须要是能够清楚的说明该注册商标成为哪一个商品或是服务的统称；（2）商标作为动词使用，并不会使得该商标自动的成为一般性标识，因为该商标为原创（fanciful），其具体两面功能（a dual function），即该商标是商品或服务所表彰的商标之外，同时因为该商标特殊显著特性，使得该商标也同时被作为区别该产品的统称，换句话而言，该产品或是服务与该商标的指示来源形成合一。[6]因此，消费者在使用该标识作为动词或是名词的时候，消费者脑海中也即有可能是在指该商标背后所提供的商品或是服务。据此，本案法院不认为被撤销商标已经成为一般性标识。

结论：

从这四篇判决中，笔者初步从制度出发，在不同实务见解中描述美国司法实务下的初探画像，希望抛砖引玉，以添加蓬勃发展的涉外知识产权风貌，以达成建构高质量的知识产权的发展。

注释（上下滑动阅览）

【1】从2022年开始美国商标开始进行大规模改革，导致国内的企业在不合规以及不理解美国实务情况下面临重挫。可参考https://zhuanlan.zhihu.com/p/1941898292523934920

【2】https://supreme.justia.com/cases/federal/us/582/15-1293/

【3】https://www.wipo.int/wipolex/en/text/581586

【4】https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/443/112/515885/

【5】see§ 1064 - Cancellation of registration

【6】Id. at 10.

作者：侯庆辰 李信得

编辑：Sharon