在2017年修改《专利审查指南》时，对在专利无效过程中权利要求的修改方式作了增加，“权利要求的进一步限定”修改方式就是此次修改增加的，“权利要求的进一步限定”是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。[1]进一步限定修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的，法院对于在涉案专利公告日到无效决定发文日这段期间[2]的行为应作如何认定？审理程序应作何种安排？对这种情形，最高人民法院在（2019）最高法知民终369号案（下称369号案）中有过判决，即认为构成专利侵权，应当停止侵权并赔偿经济损失，但赔偿应当酌减，后这个案件还被入选人民法院案例库（编号为2023-13-2-160-061）。但对于这类案件的审理实务中仍然存在不少争议，本文拟作相关探讨并提出相关审理规则的建议。

一、问题的产生：公众信赖利益的损害与专利权人利益的冲突

（一）进一步限定修改损害了公众的信赖利益

法律给专利权人垄断权，专利权人给的对价就是要公开其专利内容，这也是公开换保护原则的内涵。

专利经公告授权后，公众会根据授权内容，特别是根据授权专利权利要求的内容，通过合理的规避设计避免专利侵权，因此公众对授权专利具有信赖利益。  

但如果授权公告后，专利权人还可以对权利要求进一步限定修改，这种修改本质上是产生了一个新专利，而这个新专利公开的时间并不是原专利的公告日，至少是无效决定发文日之后。而被控侵权行为显然是在无效决定发文日之前发生的，主张在前的行为侵害在后公开的专利显然违反公开换保护的原则，也即这种修改方式对公众的信赖利益有损害。

此外，专利申请到授权是件很复杂的事情，整个过程也需要付出较高的经济成本和时间成本，故专利申请人对专利申请会更谨慎。因此有观点认为，专利权人的权利要求布局是其经过深思熟虑的，修改后的权利要求之所以没有出现在授权公告文本中，专利权人可能有自己的考虑，因此修改后的权利要求可认为是专利权人对社会的捐献。在此情况下，如社会公众在前的行为还要对修改后的权利要求承担侵权责任显然是不公平的。

（二）进一步限定修改相对比较简单，被控侵权人不排除是参考了专利权人原专利而并非自己原创被控侵权技术方案

进一步限定修改方式仅限于增加授权公告中其它权利要求的一个或多个技术特征，相比发明专利公布到公告期间权利要求可以从说明书补充相关技术特征的修改，进一步限定修改条件苛刻很多，因此这种修改相对比较简单。当然，专利权利要求的撰写确实是件技术活，由于申请人或者专利代理师水平的问题，甚至是人类对技术本身客观规律认识的差异，会存在技术理解不准确而导致权利要求出现范围过大等情况，因此专利权人保护范围不当也存在并非专利权人主观故意的情形。在专利授权公告日之后，如果社会公众通过简单的技术特征补入就能够规避侵权，这对专利权人也不公平。

因此，进一步限定修改产生了公众信赖利益受损和专利权人利益受损的冲突。如何平衡两者之间的冲突成为司法急需解决的问题。

二、争议的焦点

由于前述冲突，在这类案件中出现以下几个争议问题，一是如权利要求的修改出现在二审中，是否应发回重审。二是是否构成专利侵权?如是要承担何种侵权责任。

（一）审级争议

如果进一步限定修改发生在一审判决之前，在实务中不管是否已过一审辩论终结时间，一审法院均会接受专利权人变更权利要求的请求，同时也再给被控侵权人重新答辩和举证时间。因此，进一步限定修改发生在一审过程中，目前实务做法已较为成熟，也争议较少。争议较大的是如果进一步限定修改发生在二审过程中，二审法院是接受专利权人权利要求的修改，还是要发回重审。

最高人民法院认为专利权人在二审中主张的权利要求的内容发生变化是因专利权人在与本案审理过程中同步进行的无效宣告程序中依法修改权利要求而导致的，其在二审中并未新增诉讼请求，人民法院可以基于上述变更后的权利要求的内容审理，无需征得其他当事人的同意。[3]诉讼请求未发生变化也不存在发回重审的前提，从此可推定最高人民法院认为这类情形无需发回重审。

坚持应发回重审的观点认为，修改后的权利要求增加了技术特征，本质是一个新专利，不发回重审不符合目前我国二审终审制的司法制度。

（二）是否构成专利侵权及相关责任的认定争议

1．是否属于专利侵权行为

(1)构成专利侵权

在369号案中，最高人民法院认为未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，也即还是按一般专利侵权逻辑来论证的，对新专利的保护期限具体从何时开始并未进行论证。(2)参照美国中权用制度视为不侵权

我国专利法第七十五条 第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。这就是先用权制度。由于我国专利采用在先申请制度，先用权制度就是用来解决先用权抗辩人实施在先研发的技术还构成专利侵权导致不公平的情形。

美国的中用权(intervening rights)制度是借鉴先用权（prior use rights）的概念而提出的。在以进一步限定方式修改权利要求的，被告一方如果有权以其涉嫌侵权行为发生在专利申请日之后、新的权利要求修改日之前为由进行抗辩，则比照先用权的概念，称之为中用权。可见，中用权其中的“中”字，是指在专利申请日之后到专利无效程序权利要求修改提出前[4]之间的“中”。[5]陕西省西安市中级人民法院副院长姚建军法官认为，目前对这类案件引入中用权抗辩正当时。故认为应视为不侵权。

(3)不构成专利侵权

按现行法律规定，专利的保护期限是从授权公告日开始计算。如前所述，进一步限定修改本质是新造了一个专利，而这个新造专利公开的时间最早是国家知识产权局无效决定发文日。显然修改临时期内的行为不属于专利侵权。

2．应当承担何种责任

在369号案中最高人民法院认为构成专利侵权，相应的责任就是停止侵权和赔偿经济损失。对于赔偿是参照发明专利临时使用费制度来处理，但由于修改后权利要求的技术方案在原专利权利要求书中并未出现过，基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。

如是参照美国中用权制度，则可在原有范围内继续使用。如果不侵权当然就不存在侵权责任的问题。

三、现行审理规则的评析与建议

之所以产生修改临时期的问题，原因在于现行的专利侵权法律规范没有与专利审查指南同步修改，或者说现行的专利侵权法律规范无法满足专利审查指南的修改。由于前述争议，因此必须要对现行的专利侵权法律规范作相应的调整，这个调整的原则应当尽可能小，以保持法律规范的稳定性以及社会公众的可预期性。基于以上，笔者就修改临时期现行审理规则作如下评析并提出相关修改建议：

（一）不发回重审是现行制度下更为适宜的做法

1．法理上应当发回重审

最高人民法院认为以进一步限定修改没有增加诉讼请求，故不应发回重审。

但笔者认为修改前后的权利要求保护范围虽然存在包含与被包含的关系，但法律上仍属于两个完全独立的权利要求，因此这种权利要求的变化本质上是诉讼标的的变化，诉讼标的发生变化了就不是同一个诉，因此应当另行起诉。

举个例子，如果主张的专利有两个权利要求，且权利要求2引用权利要求1。专利权人在一审中仅主张权利要求1，如果在二审中，专利权人将权利要求1变更为权利要求2，显然这不会得到法院的支持，法院会让专利权人另案起诉主张权利要求2，因为两者不是同一个诉。进一步限定修改和这种情况相似，均会导致诉讼标的变化。因此法理上应发回重审。

基于以上分析，如不发回重审，还会进一步导致是否侵权、现有技术抗辩等重要审查事项仅有一次司法审查机会，不符合我国二审终审制的司法制度。

2．不发回重审是现行制度下较为适宜的做法

虽然不发回重审牺牲了二审终审的制度价值，但这对双方来说都是少一个审级，故对双方来说都是公平的。如果不侵权或现有技术抗辩成功，专利权人没有二审的救济。如果侵权认定成功或者现有技术抗辩不成功，被控侵权方也没有二审的救济。

如果都要发回重审，将出现案件多次发回重审、审结时间非常长的情况。举个极端的例子，如某一个专利正在经过多个专利无效程序，每次专利无效都是分开审理，且每次无效程序专利权人都进行了进一步限定修改。在这种情况下，也即可能刚发回重审的案件重审完后到二审法院，在第二次二审法院审理期间，第二次无效出结果了，二审法院又得发回重审，这样一来可能存在多个来回，这会导致程序空转以及案件审理时间过长的情况，显然不合适。

因此笔者认为这类案件不发回重审是更适宜。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（三）（征求意见稿）》第五条第二款规定：第二审程序的法庭辩论终结前，权利人主张的权利要求的修改被国务院专利行政部门接受且确定发生法律效力的，人民法院应当以修改后的权利要求与被诉侵权技术方案进行比对。虽然这一司法解释还未正式生效，但该征求意见稿体现了当前司法政策的倾向，不发回重审更符合目前整体制度设计。

（二）优先考虑专利公示的信赖利益，参照发明专利临时保护期使用费确定规则并在该基础上按一定比例酌减确定使用费金额

1．中用权的法理决定其不适用修改临时期的情形

如前所述，中用权其本质与先用权是一样的。先用权抗辩人是自己先研发了被控侵权技术，故不存在抄袭专利权人专利的可能。

而进一步限定修改，因实施被控侵权技术方案时，涉案专利修改前文本已公开，因此并不能完全排除被控侵权人是通过研究涉案专利内容来获得其实施方案，故本案情形与先用权的法理并不相同，不适用中用权抗辩。

2．修改临时期与发明专利临时保护期使用费制度法理相同

发明专利申请公布之后，第三人通过阅读公布的申请文件就可以了解发明的内容，因而就有可能实施该发明。[6]因此对于发明公布之后到公告期间有必要给予适当保护，这就是发明专利临时保护期使用费制度。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十八条规定，发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。

通过前述规定可知，要提起发明专利临时保护期使用费纠纷案件，必须要满足两个条件，一是发明专利申请被授权，二是被控侵权的技术方案同时落入公布时和公告时的权利要求保护范围。

笔者认为修改临时期可以参照发明专利临时保护期使用费制度，理由为：一是进一步限定修改后的权利要求必须维持有效（对应发明专利临时保护期使用费情形下发明专利申请必须授权），二是被控侵权产品必须同时落入涉案专利修改前后的保护范围（对应被控侵权的技术方案同时落入公布时和公告时的权利要求保护范围）。因此本文讨论的情形与发明专利临时保护期使用费制度在法理上相同。369号案例的经办法官也作了相同论述。[7]

3．参照发明专利临时保护期使用费制度不应认定侵犯专利权

现行专利法对发明专利临时保护并未定义为侵犯专利权，因此其对应的法律责任不是停止侵权及赔偿损失，而仅仅是支持适当费用。

对比到修改临时期情况，进一步限定修改本质上是新造了一个专利，只不过这个新造的权利要求是在原来专利的基础上形成的，而且只能增加从其它权利要求中出现过的一个或多个技术特征，这个新造有比较大的限制。专利的保护期是从公告日开始起算，也即新权利要求至少为国家知识产权局作出无效决定发文日后才公开。因此修改临时期不应认定专利侵权。

4．参照发明专利临时保护期使用费确定规则并在该基础上按一定比例酌减确定使用费金额

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十八条规定，权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。

现行发明专利临时保护期使用费数额的确定是参照专利许可使用费合理确定。在人民法院案例库入库编号为2023-09-2-160-048的案例中，最高人民法院明确如果没有专利许可费可以参照，可以综合考虑专利权的类型、实施发明的行为性质和情节以及查明的事实等，参照专利法第六十五条（现行专利法第七十一条）规定处理。通过前述司法解释及入库案例可知，发明专利临时期保护使用费数额的确定可认为和专利侵权案件是一样的。

最高人民法院在369号案中指出，按照“权利要求的进一步限定”的修改方式，在一定程度上是牺牲了专利信息公开的稳定性以图保障其有效性，对专利信息公开的既往公信力有一定程度的减损进而需要弥补。这种弥补落实在确定赔偿金额时就是酌减。但这是个二审案件，一审法院是根据法定赔偿来确定，即是酌定来确定赔偿金额的，这种情况下在二审中进行酌减是容易处理的。

如果案件是一审，其无法在一审的基础上进行酌减。如前所述修改临时期应当优先保护公众对授权权利要求的信赖利益，同时考虑原专利权利要求布局不排除是专利权人自己的本意选择，且进一步修改仍让专利权人保留了专利权等情形，进一步限定修改的专利权人比发明专利临时保护期的专利权人获得了更多利益。根据举重明轻原则，即相同情况下，进一步限定修改使用费要比发明专利临时保护期使用费低。故针对这类案件的使用费金额，笔者建议：参照发明专利临时保护期使用费确定规则并在该基础上按一定比例酌减。具体的酌减比例法院可以根据侵权情节确定。

在前述规则下，一审已酌减的，二审如权利要求以及其它事实均没有发生变化的，二审赔偿也不存在酌减问题，而应是维持一审判决金额。

当然因修改临时期不属于专利侵权，故专利权人的维权合理支出也不能支持。

5．修改临时期截止日以无效决定发文日更适宜

根据《专利审查指南》第四部分第三章第2.2节的规定，在无效宣告程序中专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应的修改已被合议组接受的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关要求。

通过前述规定可知，权利要求的修改自合议组接受时就已生效。因此合议组接受修改时就是准确的修改后专利保护起始日。如果涉案专利的修改刚好是因被控侵权人提起无效而来的，被控侵权人当然知道专利权人何时修改了权利要求且被合议组接受。但如果是案外人提起的，被控侵权人比较难知道权利要求修改且被合议组接受的时间，同时合议组接受修改时涉案专利修改文本也还没有公开。因此这个日期不宜作为修改后专利保护期起始时间。

此外，由于无效决定（仅限全部及部分无效的无效决定）生效后才会公告，无效决定生效至少是无效决定送达给当事人后三个月，如果涉及行政诉讼的则更长，因此无效决定的公告具有非常长的滞后性。无效决定公告日也不宜作为修改后专利保护期起始时间。

无效决定作出日时一般也不是无效决定公布时间，无效决定作出日要早于无效决定公布日，因此无效决定作出日也不宜作为修改后专利保护期起始时间。

在实务中专利无效决定对当事人送达了一般就会对外公布，且送达日一般公众也可以查询到，考虑专利公开换保护的基本原则，以及在进一步限定修改情况下专利权人已获利，应当对专利权人权利作更严格的限定，故在目前整体制度下，建议修改后的专利权以无效决定发文日更适宜，也即修改临时期截止日期为无效决定发文日。

6．针对修改临时期纠纷新增一个案由

如前所述，笔者认为修改临时期不属于专利侵权，故建议参照发明专利临时保护期使用费纠纷一样，新设一个修改临时期使用费纠纷案由，以区别专利侵权纠纷。

四、结语

进一步限定修改最高人民法院虽然已有实务案例，且其中一个也已进入人民法院案例库，但其仍然存在巨大争议。笔者认同入库案例的一些观点，在保持法律规范稳定和稳定社会公众预期的原则下，笔者认为进一步限定修改如发生在二审过程中无需发回重审。参照发明专利临时保护期使用费制度，进一步限定修改应当认为不侵犯专利权，使用费金额应当在发明专利临时保护期使用费确定规则的基础上按一定比例酌减，且专利权人的维权合理支出不能支持。修改临时期间为从专利公告日到无效决定发文日。同时应为这类纠纷新设一个案由，以区分专利侵权纠纷。

注释（上下滑动阅览）

【1】为方便论述，这种修改方式下文称为进一步限定修改。

【2】为方便论述，这个期间下文称为修改临时期。

【3】（2023）最高法知民终2985号案。

【4】这里与本文所说的无效决定发文日并不是同一个日期，但逻辑相通，后文将论述笔者为何主张这个日期为专利无效决定发文日更合适。

【5】姚建军：《专利侵权抗辩之中用权问题探析》，https://www.ipeconomy.cn/index.php/index/news/magazine_details/id/3317.html?sessionid=，2026年3月3日访问。

【6】尹新天，《中国专利法详解》（缩编版），2016年7月第10次印刷，126页。

【7】邓卓，《以进一限定方式修改的权利要求的侵权判断》，https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-2134.html，2026年3月4日访问。

作者：胡厚财

编辑：Sharon