李响 | 专利法就是一场名为权利要求和说明书的游戏——读最高法院知产法庭五人大合议庭的判决有感
研习专利法最好的办法,就是研究最高法院的判例。二〇二五年九月末,最高法院知产法庭以罕见的五人大合议庭作出(2023)最高法知行终1164号行政判决(以下称1164号判决),该判决的裁判要旨对说明书的作用,如何运用说明书中关于对发明目的、应用场景、作用机理的阐述来解释权利要求,即说明书与权利要求的关系,提出了精准、严谨的裁判观点,令人耳目一新。尽管早在2011年,最高人民法院就在“墨盒案”[1]中明确指出“在专利授权确权程序中,说明书记载的内容对于理解权利要求的含义不可或缺,通常情况下,仅仅通过阅读权利要求书而不参考说明书及其附图,不可能正确理解权利要求及其用语的含义。权利要求的解释就是理解和确定权利要求含义的过程。在这个过程中,必须结合说明书及其附图才能正确解释权利要求。”但是,对于如何权利要求解释,业内还是存在各种观点与争论,并未将“墨盒案”的裁判观点当作共识。各种打着“以权利要求的内容为准”的旗号,孤立地将权利要求与说明书当做是两个独立文件,认为说明书对权利要求的解释作用是可有可无的观点,还时常出现,甚至这种人为地割裂两者的做法,一度大行其道。而本文所称的五人大合议庭的判决,恰恰起到了拨乱反正的作用。本文下面以1164号判决所涉的案例为例,展开说明权利要求解释中的重要概念及底层逻辑。
一、案情概述
1164号判决涉及上诉人国家知识产权局、上诉人日本制铁株式会社与被上诉人沙士基达曼内斯曼不锈钢管意大利公司发明专利权无效行政纠纷二审案。专利权人为日本制铁株式会社、其拥有名称为“耐水蒸汽氧化性优良的奥氏体系不锈钢管及其制造方法”的发明专利(以下称本专利)。
针对沙士基达曼内斯曼不锈钢管意大利公司就本专利权提出的无效宣告请求,国家知识产权局作出第54147号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定),在日本制铁株式会社于2021年11月18日提交的修改后的权利要求1-10的基础上,继续维持本专利权有效。其中,独立权利要求1、5、6的主题为“一种耐水蒸汽氧化性优良的奥氏体系不锈钢管”;独立权利要求7请求保护“一种耐水蒸汽氧化性优良的奥氏体系不锈钢管的制造方法”。权利要求1如下:
“1.一种耐水蒸汽氧化性优良的奥氏体系不锈钢管,其特征在于,该钢管含有,按质量%计,
C:0.03-0.12%、
Si:0.1-0.9%、
Mn:0.1-2%、
Cr:15-22%、
Ni(镍):8-15%、
Ti(钛):0.002-0.05%、
Nb(铌):0.3-1.5%、
sol.Al:0.0005-0.03%、
N:0.005-0.2%和
O(氧):0.001%以上,不足0.005%,
其余部分由Fe和杂质构成,并且是奥氏体结晶粒度级号为7以上的细晶组织。”
被诉决定认定证据1-3中均未同时公开本专利中Ti、Nb、O元素的含量配比,也未提及通过上述三种元素的特定含量配比以生成复合析出物来改善不锈钢性能,进而认定修改前的权利要求1-10具备创造性。
一审北京知识产权法院判决撤销被诉决定,其认为:
(1)“本专利权利要求中仅限定了奥氏体系不锈钢管中按质量%计的C、Si、Mn、Cr、Ni、Ti、Nb、sol.Al、N、O元素的含量,并未对Ti、Nb、O三种元素的含量配比关系作特别说明,亦未限定通过上述三种元素的特定含量配比来生成复合析出物;
(2)即使如本专利说明书中的记载,本专利通过生成复合析出物来改善不锈钢性能,但本专利说明书还记载冷却速度亦是能否产生复合析出物的因素之一,据此可知被诉决定关于“通过Ti、Nb、O三种元素的特定含量配比获得复合析出物,并获得相应技术效果”的认定结论有误。”
从权1的撰写方式可以看出,其将“奥氏体系不锈钢管中按质量%计的C、Si、Mn、Cr、Ni、Ti、Nb、sol.Al、N、O元素的含量”以清单式列出,并没有直接限定“Ti、Nb、O三种元素”之间具有的特定含量配比关系,但在说明书的具体实施方式部分,对“Ti、Nb、O三种元素的特定含量配比”关系,则有详细的说明。
那么,二审程序要回应的焦点问题就在于:是否能将“Ti、Nb、O三种元素的特定含量配比”解释到权利要求中?答案如果为“YES”,则被诉决定的结论就是正确的;答案如果为“NO”,则一审判决的结论就是正确的。二审中,最高法院给出的答案是“YES”。
二、1164号判决的论证亮点
在1164号判决中,针对权利要求1是否有创造性的问题,二审的五人大合议庭先论述了理解权利要求的“方法论”。
首先,论述专利说明书在专利文件的基础地位。
判决书写道:“专利说明书提供了发明或者实用新型的所属技术领域、背景技术、要解决的技术问题、解决技术问题采用的技术方案、技术方案所能产生的技术效果等方面的详细信息,其作用在于将发明或者实用新型的技术方案清楚、完整地公开出来,使所属领域的技术人员能够理解并实施该发明或者实用新型,从而为社会公众提供新的有用的技术信息。”
接着,论述说明书的内容对权利要求的支撑作用。
判决书写道:“在权利要求书中未作记载而是在说明书中基于对发明目的、应用场景、作用机理的阐述,属于对权利要求的说明,不属于对权利要求保护范围的限定。”
这段论述的亮点在于,权利要求不需要“全盘拷贝”说明书的内容,特别是“说明书中基于对发明目的、应用场景、作用机理的阐述”,本身就“对权利要求的说明”。因此,在理解权利要求时,不应脱离说明书的相关内容。
针对本案涉及的“材料产品权利要求”,判决书写道:“这一类权利要求往往仅限定材料的化学组分和/或物理结构而不在权利要求中对其生产工艺、作用机理等进行详细的描述,如果仅阅读权利要求书,本领域技术人员并不能完全理解对相关化学组分和/或物理结构进行限定的目的是什么,此时还需要进一步阅读说明书后,得出对权利要求保护范围的正确理解。”
从上述论述中可以看出,最高法院认可材料产品权利要求的撰写特点是“往往仅限定材料的化学组分和/或物理结构而不在权利要求中对其生产工艺、作用机理等进行详细的描述”。换言之,说明书的撰写要满足充分公开,故需要详细展开,对“其生产工艺、作用机理等进行详细的描述”,而权利要求只需要写明“是什么”,具体到本案,就是限定包括哪些元素及其含量。相当于给出“配方”。至于为什么要这样搭配,请参见说明书中“基于对发明目的、应用场景、作用机理的阐述”。
最高法院的上述观点,恰恰体现了“公开换保护”原理,这就是专利法的底层逻辑。其逻辑递进关系为:先有发明人作出的发明创造----再将其发明创造用文字写出来(说明书)---再根据发明创造的实质,写出请求保护的内容(权利要求书)。从表达形式上,说明书要求充分公开,对现有技术作出贡献的部分,要重点详细展开说明,包括不限于“其生产工艺、作用机理等进行详细的描述”,而对于请求保护的内容,则要求清楚、简要。只需要说明是什么即可。
三、讨论
1164号判决提出了一个重要的问题是:权利要求解释的目的、作用到底是什么?
该判决中特别指出:“在说明书中基于对发明目的、应用场景、作用机理的阐述,属于对权利要求的说明,不属于对权利要求保护范围的限定。”
(1)关于“属于对权利要求的说明”
说明书中基于对发明目的、应用场景、作用机理的阐述,是针对技术方案本身进行充分公开的必然要求。任何一个技术方案,都需要适合其发明目的,而且,技术方案的发明目的与应用场景密切相关,而作用机理是用来证明技术方案本身的技术可行性的。特别要注意的是,请求保护的内容本质上就必须是“技术方案”,而权利要求的作用就是表明申请人请求保护的技术方案是什么?“如果仅阅读权利要求书,本领域技术人员并不能完全理解对相关化学组分和/或物理结构进行限定的目的是什么,此时还需要进一步阅读说明书后,得出对权利要求保护范围的正确理解”。因此,说明书中基于对发明目的、应用场景、作用机理的阐述,就自然而然地“属于对权利要求的说明”。
(2)关于“不属于对权利要求保护范围的限定”
如上分析,说明书中基于对发明目的、应用场景、作用机理的阐述,既是说明书文件必须要充分表达的内容, 也是对权利要求请求保护内容的说明,用来准确理解权利要求保护的内容实质是什么。而由于权利要求书具有简明扼要的特点,需要通过阅读说明书来正确理解权利要求,这个过程,就是权利要求解释的过程。而限定权利要求保护范围的是“权利要求的内容”,说明书中的内容是为了理解权利要求而存在的,其“不属于对权利要求保护范围的限定”。
(3)关于五人大合议庭判决的法律效力
作出1164号判决的五人大合议庭成员中,审判长为主持最高法院知产法庭工作的郃中林法官,承办本案的岑宏宇法官,是从事知识产权审判业务近30年的专家型法官,其余三位审判员都是资深法官。组成“豪华阵容”五人大合议庭审理一起专利行政纠纷案件,这可是最高法院知识产权法庭成立后的专利行政案件的第一例[2]。充分说明权利要求与说明书之间的关系是一个重大的法律问题。我们期待在今后的司法实践中,最高法院在该案中所明确的裁判观点能够起到凝聚共识和指引专利审查和司法实践的作用。但展望未来,也不可过于乐观。毕竟我国不是判例法国家。虽然本案中最高法院最终支持被诉决定,但不可避免是,国家知识产权局长期形成的巨大惯性,今后还可能会出现一些将权利要求与说明书割裂开来的案例。
四、结语
美国1952年《专利法》的缔造者之一、被称为“现代专利法之父”的联邦巡回上诉法院的首席法官Giles S. Rich有一句名言:专利法就是一场名为权利要求的游戏[3]。而1164号判决的裁判观点则更明确地告诉我们:“专利法就是一场名为权利要求和说明书的游戏”。因此,无论是在专利撰写阶段,还是专利审查或者专利无效阶段,搞清楚发明到底公开了什么,其发明实质是什么,才能更好地理解权利要求。在本案中,国知局就是基于“Ti、Nb、O三种元素的特定含量配比”关系,敏锐地抓住了发明实质,才维持本专利有效。但纵观本专利的说明书,虽然在具体实施方式中分段论述了“Ti、Nb、O三种元素”的重要作用,但就是缺少“临门一脚”,没有写明这三种元素之间所具有的“特定含量配比”关系。在这一点上,等于将本专利的“命门”交给了审查员或法官,这无疑是有风险的[4]。难怪国家知识产权局在2025年《专利审查指南》修改内容解读中明确指南修改的目的之一就是“引导申请人在撰写申请文件时更加注重对发明实质的阐释,促使真正的发明创造能够更好、更及时地获得保护,进一步激发创新活力。”
注释(上下滑动阅览)
【1】参见最高人民法院(2010)知行字第53-1号行政裁定书。
【2】2019年3月27日,最高人民法院公开开庭审理了上诉人厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司与被上诉人法国瓦莱奥清洗系统公司、原审被告陈少强侵害发明专利权纠纷一案。这也是最高法院知识产权法庭 2019年1月1日成立以来开庭审理的第一起案件。最高法院组成了五人合议庭,由时任最高法院副院长兼知识产权法庭庭长罗东川大法官任审判长。合议庭成员包括王闯、朱理、徐卓斌、任晓兰四位法官。
【3】转引自:魏征,论权利要求的撰写原理,知产前沿,2024年12月25日。
【4】如果审查员没有关注到说明书中关于“Ti、Nb、O三种元素的特定含量配比”关系,该专利大概率就被宣告无效。
作者:李响
编辑:Sharon



