作者 | 辛筱斑

美国翰宇(Squire Patton Boggs)律师事务所 专利律师

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专利申请中对于新颖性和创造性要求的应对，在各个地区总体上的策略经常比较相似。但是中美专利法关于现有技术(prior art) 的一些规定不尽相同，使得一些具体的策略上也有所差别。这里讨论一下美国专利法对于现有技术文献的一些特有的规则。

“抵触申请”

有一类文献，申请日在在当前申请日之前，但是公开在当前申请日之后。根据美国AIA专利法102(a)(2)条款，这类文献可以作为现有技术文献。

这类文献在一些地区被称为”抵触申请”。但是，在美国没有抵触申请这个概念。和其他地区的规定有一点关键不同，就是这类102(a)(2)现有技术文献，和其它现有技术文献一样，不仅可以针对新颖性，也可以针对创造性。这一点和一些地区的抵触申请只能用来针对新颖性，而不影响创造性的情况不同。

另外，这类102(a)(2)现有技术文献只能是”其他”发明人的专利或专利申请。也就是说，对于发明人自己的之前的专利或申请，如果这个文献的公开日期在当前申请日之后，则不属于102(a)(2)范畴内的现有技术文献。

对于这类文献，有一点需要注意的是，在2013年美国专利法AIA改革之后，对于这种申请日在前、公开日在后的现有技术文献，如果有美国以外的外国优先日期，这个外国优先日期是可以作为这个现有文献的优先日期的。这个和AIA之前102e文献的Hilmer Doctrine不同，在AIA之前102e文献外国优先日期是不作为分析新颖性和创新性时候的优先日期的。

取消文献的现有技术资格（disqualify a reference as prior art）

在美国专利审查员的驳回意见里，一些引用的文献，按规定是不能作为现有技术文献的。对于这些文献，申请人回复时可以要求取消它们现有技术的资格，或者说要求审查员不能用使用这些文献来针对当前申请。这也是回复驳回的常用策略。

一种情况，是根据美国专利法里面对于发明人自己的披露或者公开，有一年的缓冲期的规定。一般来说，美国这个缓冲期的长度和适用范围要比其他国家类似的缓冲期要宽松。最常见的情况是，发明人自己发表的文章或是在学术会议上的摘要。在这种公开之后1年以内递交专利申请，之前这个文章或者摘要有可能不具有作为现有技术文献的资格。需要注意的一点是，这个缓冲期的适用，要求在之前公开的文献上面所有的作者或者发明人都是当前申请的发明人。理论上只能和当前发明人数一样或者比当前申请的发明人数少，不能多。但是，对于文章比专利多出了的作者的情况，如果能说明多出的作者是在当前发明人指导下从事技术操作性质的工作，对发明概念提出没有贡献，也有可能适用这个缓冲期。

一年缓冲期适用的另一种情况，是这个文献作者或发明人不是当前申请发明人，但是文献里用来驳回当前申请相关的内容是从当前发明人那里获得的。这个其实和上一种情况本质上是一样的。

利用1年缓冲期适用的两种情况，要求取消这个文献的现有技术资格，需要申请人递交一个声明书(1.130 declaration)，里面解释是具体况是怎么样适用这个缓冲期的。

可以取消现有技术资格的另一种常见情况是对上面讨论的102(a)(2)范畴内的文献的(申请日在当前申请日之前，公开日在后)。对于这种文献，如果引用的专利或者申请，和当前申请的”所有人（ownership）”相同，比如都是同一个公司的申请。或者引用的相关内容是基于同一个合作研究协议的，比如都是两个公司同一个合作项目的成果。如果共同所有状态或者协议在当前申请日或者之前就存在了，那么申请人也可以要求取消这个文献作为现有技术文献的资格。

要取消这种专利文献的现有技术资格，申请人不需要交声明书，只需要在回复里明确说明共同所有或者合作协议的情况就可以。

对于这类文献，在2013年AIA改革之前，只能被取消针对创造性的现有技术资格，仍然可以影响新颖性。但是AIA之后，一旦取消现有技术资格，这个文献就对新颖性和创造性都不会有影响。

避免主动承认某篇文献是prior art

虽然对于有些文献，申请人可以取消它们作为prior art的资格，但是，如果申请人在专利说明书里或者和审查员的交流中，自己”不打自招”，主动承认某篇文献是”prior art”，那么即使这篇文献符合上面讨论的情况，也不能被取消作为现有技术的资格，而仍可以用来驳回或者挑战可专利性。

要避免主动承认谋篇文献是prior art，在专利申请过程中提到文献的时候需要谨慎。一是在专利说明书和与专利局的交流文书中，不要把任何文献称作”prior art”。二是在美国专利法下，如果申请人在专利说明书中”背景”部分讨论了具体的文献，那么这些讨论可能被认为是申请人自己承认了这些文献是prior art。所以在撰写时，专利说明书中背景部分应该尽量简单，尽量不要提及具体文献。

结语

基于上面这些比较特别的规定，一些专利申请在进入美国的之后，面对的现有技术文献范围有可能和其他地区不同。所以如果一件申请计划进入美国，那么在做专利布局，撰写说明书，以及后续的申请过程中，应该考虑到这些规定，有可能避免面对一些在其他地区不能作为prior art的文献。

本文仅供交流之用，不能作为法律意见，或者法律依据。本文仅代表作者个人观点，不代表任何律师事务所和组织的意见。

作者：辛筱斑

编辑：Sharon