一、欧盟专利侵权初步禁令制度初步探析

二、欧盟专利侵权初步禁令制度法律适用

三、欧盟专利侵权初步禁令构成要件分析

四、申请和反驳专利侵权初步禁令的实务建议

2024年2月26日，欧洲统一专利法院（Unified Patent Court ，以下简称“UPC”）上诉法院做出终局判决，撤销了一审法院（欧洲统一专利法院慕尼黑地方分院）依申请人10x Genomics公司（以下简称“10x公司”）和哈佛大学校长的请求对被申请人NanoString公司（以下简称“Nano公司”）的CosMx产品下达的初步禁令，这是欧洲统一专利法院撤销初步禁令的第一案（以下简称“初步禁令撤销首案”）。本案的基本情况是，2023年6月1日，在UPC正式运作当天，10x公司和哈佛大学校长作为第一、二申请人向UPC一审法院提交了禁令请求，要求对被申请人Nano公司的CosMx产品（以下简称“被诉侵权产品”）下达初步禁令，理由是该款产品直接或间接侵犯了两申请人拥有的EP 4108782号欧洲专利（以下简称“涉案专利”）。2023年9月19日一审法院颁发初步禁令。Nano公司提起上诉，2024年2月26日，欧洲统一专利法院上诉法院于作出二审判决，撤销了一审法院颁布的初步禁令。二审判决对一审判决的诸多观点进行了反驳，一、二审法院对禁令要件的分析认定存在诸多观点差异。本文从初步禁令撤销首案切入，首先解读初步禁令的构成要件，然后对UPC一、二审法院在焦点问题的观点异同进行对比分析，进一步结合《统一专利法院协议》（Agreement on a Unified Patent Court ，以下简称“UPCA”）和《统一专利法院程序规则》（Rules of Procedure of the Unified Patent Court，以下简称“RoP”）中有关颁发初步禁令的规定，总结UPC颁发初步禁令和撤销初步禁令的构成要件，以期对我国企业应对欧洲统一专利法院专利侵权诉讼有所帮助。

一、欧盟专利侵权初步禁令制度初步探析

欧盟专利侵权“初步禁令”，是UCPA中规定的临时措施的之一，UPC颁发的初步禁令在其17个缔约国中同时生效。初步禁令是专利权人遭受侵权时的重要救济途径，将对被申请方造成巨大的打击，故研究分析UPC颁发初步禁令的要件对欧洲企业在专利侵权打击、专利保护方面具有重要意义。UPCA与RoP对颁发临时禁令的程序和条件进行了详细的规定，相关规定根据其涉及事项可以大致划分为五个部分：其一，对法院在临时禁令上的相关权限进行了规定；其二，对当事人提交证据和申请书的事项进行了规定；其三，对法院在决定是否作出颁发临时禁令的命令时应考量的因素进行了规定；其四，对申请人未事先告知被申请人即提交申请进行了特殊规定；其五，对临时禁令的撤销条件及撤销后果进行了规定。在这五个部分中，最重要的为第二和第三部分，这两部分的规定是法院决定是否颁发禁令的主要考量。具体的法律规定如下表格所示。

表1 欧盟专利侵权初步禁令规定综述表

对上表所列法条进行分析，可总结出UPC颁发禁令所要考量的要件并为申请人与被申请人应对禁令案件提供指引。

二、欧盟专利侵权初步禁令制度法律适用

本部分以初步禁令撤销首案为起点，分析一二审法院在焦点问题上的不同观点，探讨欧盟专利侵权初步禁令制度的具体法律适用。

表2 欧盟专利侵权初步禁令规定综述表

根据上述表格可知，一审法院在判断是否颁发禁令时，综合考虑了较多因素，包括临时禁令的申请程序是否符合规定？专利是否具有新颖性、创造性，以及技术方案是否充分公开？临时措施是否必要？是否符合相称性？以及临时措施的颁发是否需要申请人提供担保？而二审法院则着重分析了专利的新颖性和创造性，并得出与一审法院截然不同的结论，在其他方面却没有分析。可见，UPC在作出是否颁发临时禁令的决定时，会将专利的有效性作为前提条件，只有当专利被法院确信为有效，才会进一步考虑其他因素。

值得注意的是在对专利创造性进行认定的标准上，UPC上诉法院与UPC慕尼黑分院存在较大差异。对同样的对比文件组合，UPC慕尼黑分院认为基于两份对比文件所要解决的技术问题不同、技术背景不同，申请人不会有动机将两份对比文件的技术方案相结合进而得到涉案专利的技术方案，因此涉案专利具备创造性，而UPC上诉法院则认定在申请人提供数份对比文件中，有其中的一份对比文件除了与涉案专利所要解决的技术问题不同以外，其他技术特征均相符，且该对比文件所解决的技术问题与涉案专利所述领域技术人员在涉案专利申请前所欲解决的技术难题具有相似性，两相结合，该对比文件足以给出技术启示，使本领域技术人员可以在该对比文件给出的技术启示的基础上，结合本领域公知常识，将该对比文件公开的技术方案应用到涉案专利所欲解决的技术问题上，从而得出涉案专利所要保护的技术方案，因此，涉案专利不具有创造性，被认定为无效的可能性很高。

三、欧盟专利侵权初步禁令构成要件分析

根据UPCA和RoP的有关规定，法院受理临时禁令申请后可从以下几个方面考虑是否颁发临时禁令：

（1）专利权的有效性：即法院是否能足够确信（with a sufficient degree of certainty）涉案专利是有效的，且申请人拥有该涉案专利的专利权；

（2）有侵权行为的存在：即法院是否能足够确信被申请方侵犯了申请方的专利权，或者存在侵犯其专利权的潜在威胁；

（3）颁发临时禁令的必要性：即采取临时措施是否防止可能发生的侵权行为，或禁止侵权行为的继续所必要的；

（4）颁发临时禁令的紧迫性：即是否存在任何拖延都可能对申请人造成无法弥补的损害或证据有可能被销毁的情况；

（5）颁发禁令是否符合相称性：法院在颁发禁令时需要权衡各方利益，尤其是考虑到颁发或拒绝颁发禁令对任何一方当事人可能带来的潜在损害；

（6）时间因素：申请方是否在遭受侵权时及时地、毫不迟延地申请临时措施，而不存在不合理的延迟；

（7）侵权行为所涉其他情况：法院会考虑与涉案专利相关的一系列情况，包括专利是否曾进行过或正在进行异议程序，是否曾作为或正在作为其他法院的诉讼标的，申请人是否在过去尝试过申请临时措施救济？申请人与被申请人是否就专利授权许可事项进行过谈判？

（8）未提前告知被申请人相关事宜的情况下：申请人提供的未提前告知申请人即申请临时措施的理由是否充分；

（9）关于担保：除特殊情况外，申请人是否提供了充足的担保；

在上述几个方面中，申请人对涉案专利享有专利权，以及专利权的有效性是法院颁发临时禁令最根本的前提条件。如果申请人不享有涉案专利的专利权或涉案专利无效，则没有签发禁令的可能，需要注意的是，即使专利尚未实际被无效，只要法院足够确信涉案专利极有可能是无效的，就可以拒绝签发禁令。进一步，被申请方是否侵犯了申请方的专利权，或存在侵犯其专利权的潜在威胁是法院签发禁令的首要标准，只有法院足够确信被申请人的行为侵犯了涉案专利或者即将侵犯涉案专利，法院才有签发禁令的可能。即使上述两基本条件均得到满足，法院也不当然就会签发禁令，还会综合考虑签发禁令是否具有必要性、紧迫性、是否符合相称性、请申请人在提交临时禁令申请上是否存在不合理迟延，以及考虑双方当事人先前的交流情况、欧洲专利局异议程序的情况、其他法院的诉讼情况；最后，法院还会考虑申请人是否需要提交担保，一般而言，在无特殊情况时，只有提交了充足的担保临禁令才生效。需要注意的是，根据RoP第213.1的规定，在获得临时禁令的救济后，专利权人要尽快向UPC提起相应的专利侵权诉讼，否则临时禁令至多将在31个日历后被视为撤销，同时被申请方将获得主张赔偿的权利。

四、申请和反驳专利侵权初步禁令的实务建议

根据UPCA和RoP的有关规定，建议申请人在申请书中尽可能详尽地阐明下列事项，这将更助于法院作出颁发临时禁令的命令：

（1）提供涉案专利受到被申请人直接或间接地侵犯，或者即将受到侵犯（存在被侵犯的潜在危险）的尽可能多的证据；

（2）说明为何采取临时措施是防止可能发生的侵权行为或禁止所称侵权行为的继续所必要的，或在提供担保的前提下，才能允许其继续实施侵权行为是合理的；

（3）说明己方的利益可能因被申请人的侵权行为或潜在的侵权行为可能遭受难以补救的损害，因此颁发临时禁令是紧迫的；

（4）从颁发临时禁令将给被申请人带来的不利影响和不颁发临时禁令将给申请人带来的不利影响这两方面出发，论证临时禁令的颁发是符合对称性的；

（5）简要说明将向法院提起的诉讼，包括说明将依据哪些事实和证据来支持案件的主要诉求；

（6）披露其已知的、可能影响法院决定是否在不听取被申请人陈述的情况下下达命令的任何重要事实，包括任何未决诉讼和/或过去任何试图获得临时措施但未获成功的尝试。

因此，申请人若想成功获得禁令，首先应在保证其专利有效的前提下，提供充足的证据证明被申请人侵犯了其专利或具有侵犯其专利的潜在可能性，同时为了提高法院作出颁发禁令决定的可能性，临时禁令的申请应该在发现侵权行为后及时提出，不应有过分的迟延，此外，在申请书中需要充分论证颁发临时禁令对制止该种侵权行为的必要性，对保护专利权人利益的紧迫性，并且临时禁令的颁发符合对称性，如果存在先前的诉讼程序、欧洲专利局的异议程序、与被申请人试图解决该问题的尝试等与该纠纷有关的事实，在论证时向法庭披露也会增加获得法院支持的概率，最后，如果在临时措施提出之后有就该侵权行为另行提起单独诉讼的计划，可以向法院说明其将在之后的诉讼中提出哪些证据来支持自己的诉讼请求。

根据UPCA和RoP的有关规定，被申请人就以下几方面进行抗辩将更有助于法院作出驳回申请人请求的判决：

（1）主张己方不存在侵权行为；

（2）主张申请人不是涉案专利的专利权人，不具有UPCA第47条规定的提起专利侵权诉讼的主体资格（同时也是可申请临时禁令的主体资格）；

（3）主张并论证涉案专利是无效的，因为不具有新颖性、创造性，或没有充分公开技术方案；

（4）主张申请人在申请临时禁令方面存在不合理的迟延；

（5）主张并论证临时禁令的签发不具有必要性、紧迫性；

（6）论证颁发临时禁令给被申请人带来的影响将远大于不颁发临时禁令给申请人带来的不利影响，从而主张临时禁令的颁发不符合对称性；

（7）如果法院尚未就实质案情启动主要诉讼程序（即相应的侵权诉讼），可以向法院说明将启动的诉讼会失败的原因以及支持该观点的事实和证据；

（8）提供与该纠纷相关的先前其他法院支持己方立场的诉讼结果，或者根据 UPCA 第 33.10 条的规定，向法院披露正在进行且即将作出决定的欧洲专利局异议程序，以此请求法院中止禁令案件的审理；

对于被申请人来说，如果想阻止法院颁发禁令，首先可以对自己存在侵权行为进行抗辩，其次，可以主张即使己方存在侵权行为，临时禁令也不应被颁发，因为涉案专利很可能是无效的，只要法院足以确信该专利被无效的可能性很大，就不会支持申请人请求颁发禁令的申请，最后，被申请人同样可以从颁发禁令的必要性、紧迫性、相称性的角度展开抗辩，如果己方在先前与该纠纷相关的诉讼中获胜，向法院披露这一情况将对己方有优势，还可以向法院披露正在进行且即将作出决定的欧洲专利局异议程序，请求法院中止禁令案的审理，以此为己方争取更多应对时间。需要注意的是，根据RoP第212.3、197.3条的规定，若法院在未听取被申请人意见的情况下颁发了临时禁令，被申请人有权在临时禁令执行后的30日内要求法院重新审理临时禁令案件。

综上所述，UPC初步禁令制度给专利权人制止专利侵权行为提供了强有力的武器，但与此同时由于法院在受理申请人提出的临时措施时，会对涉案专利的有效性进行主动审查，其有权自行判定专利的有效或无效，申请人涉案专利的稳定性也面临着更大的考验。从UPC初步禁令撤销首案可以看出，UPC上诉法院在对专利创造性的要求较高，但是鉴于 UPC 正式运行的时间较短，上述观点还有待在 UPC 未来的司法实践中进一步确认。

注释（上下滑动阅览）

【1】RoP第13.1(a)-(i)规定了UPC提起诉讼时，申请书所要包含的基础内容，包括原被告双方的基本信息、送达地址、涉案专利基本信息、权利归属信息、与该涉案专利相关的先前诉讼信息、法院有管辖权的原因。

【2】UPCA第47条“Parties”规定了有权向UPC提起诉讼的当事人的资格。

【3】此处的“不合理迟延”指的是申请人在面对侵权行为时，是否及时、毫不迟延地寻求通过临时禁令的方式来获得救济，而不是指被申请方在临时禁令程序中出现的拖延程序的行为。若申请人在其专利权受到侵权或有受到侵权的危险时，没有及时地申请临时禁令，且在不合理的迟延后才申请临时禁令，那么将会在UPC决定是否颁发临时禁令时对其产生不利影响。

【4】RoP第193.3、197.4规定了在未听取被申请人的意见的情况下执行了证据保全时，被申请人可以在执行后的30天内，要求对证据保全命令进行复审。

【5】RoP第197条“Order to preserve evidence without hearing the defendant”规定了当存在“任何拖延都可能对申请人造成无法弥补的损害”的情形时，可以在未听取被申请人意见的情况下采取证据保全。该规定在法院不听取被申请人意见的情况下采取临时措施时，可以参照适用。

作者：张鹏 蔡佳茏

编辑：Eleven