一、现状及问题

二、分析

三、建议

摘 要：专利法实施细则第三十五条第三款规定了作为本国优先权的在先申请应当被视为撤回，该规定与专利法第二十九条的优先权规定存在潜在冲突，为化解该潜在冲突，需通过分析该视为撤回条款基于防止重复授权目的而存在的必要性及其在专利布局实践中的影响来论述该条款的不合理性，并在此基础上提出对该条款的具体修改建议。

关键词：本国优先权；视为撤回；重复授权

一、现状及问题

专利法第二十九条规定了优先权，该条款的第二款规定了本国优先权。即，申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。这一条款是在1992年中国第二次修改专利法时引入的。规定本国优先权的目的之一是为了使本国申请人享受和外国申请人一样的要求优先权的权利，获得同等的待遇[1]。

根据专利法第二十九条的规定，优先权的要求，是以“主题”为单位来判定的。只要在后申请具有和在先申请相同的主题，在满足其他法定条件时就可以要求该在先申请的优先权。

巴黎公约第四条规定：“不得因请求优先权的发明中有某些因素未包含在向发明起源国所提出的申请内为理由，而拒绝赋予优先权，只要在申请文件的总体中明确地表达了这些因素即可。”该规定从两方面体现了“主题”的含义，一是在后申请的“主题”具体指在后申请的权利要求所要保护的技术方案；二是在先申请的“主题”具体指在先申请的申请文件全部内容（包括权利要求书、说明书等）所公开的技术方案 [2]。这意味着一件含有多个主题的在先申请，可以被不同的在后申请要求优先权；当然，也存在一件在后申请，可以要求多件在先申请的优先权的情况，总结来看，通常可能存在以下几种要求优先权的情形：

• 一件在后申请只具有一个主题A，一件在先申请只具有一个主题A，该在后申请可以要求该在先申请的优先权；
• 一件在后申请具有多个主题A、B（以两个为例），多件在先申请分别只具有一个主题A、B（以两件为例），该在后申请可以要求该多件在先申请的优先权；
• 一件在后申请只具有一个主题A，一件在先申请具有多个主题A、C（以两个为例），该在后申请可以要求该在先申请的优先权；
• 一件在后申请具有多个主题A、B（以两个为例），一件在先申请只具有一个主题A，该在后申请可以要求该在先申请的优先权；
• 一件在后申请具有多个主题A、B（以两个为例），一件在先申请具有多个主题A、C（以两个为例），但是不具有主题B，该在后申请可以要求该在先申请的优先权。

以上几个情形中，情形（1）是最简单的情况。情形（2）通常称为“多项优先权”，这在专利法实施细则第三十二条中已经有明文规定。情形（4）通常称为“部分优先权”，意即只有一部分主题享有优先权。情形（5）可以看作是情形（3）与情形（4）的组合。当然，基于以上情形，还会存在更复杂的组合形式。

其实，在以上情形中，尤其是在情形（3）、（4）、（5）中，准确地说，应该是在后申请的主题A可以要求在先申请的主题A的优先权。

但同时，专利法实施细则第三十五条第三款还规定了申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。根据该条款的规定，在将尚未授权的在先申请视为撤回时[3]，考虑的是专利的“申请”，而不是优先权问题中作为判断主体的“主题”。这产生了冲突的可能性，以上述情形（3）为例，申请人的在先申请在被要求优先权后就要视为撤回，这意味着申请人丧失了对主题C的专利权，这显然是不合理的。

并且这种冲突，在申请人的研发创新和专利布局活动中，有时候会给申请人带来额外的负担。例如，企业研发，常常以产品立项，在一个项目中可能包含若干方向，在研发过程中，可能在某一方向上会率先取得突破口；企业在专利布局时，会在开始立项时考虑申请一个初始专利，该初始专利会包含各方向的技术内容，企业后续在某一方向取得突破后，会再申请一个专利并要求初始专利的优先权[4]。按照现行法条的规定，此时该初始专利会被视为撤回。那么该企业尽管在其他方向还没有突破，也需要针对其他方向申请专利并要求初始专利的优先权，否则，一旦超出12个月，其他方向的技术突破就不能够再要求优先权，也就不能取得时间上较早的优先权日。此外，初始申请被撤回后，初始专利不再具有作为母案被提分案申请的资格，这也导致后续的专利管理产生复杂的情况[5]。虽然，处理该情况并不需要特别高超的专利管理技巧，然而，就中国大多数企业目前的专利管理水平和管理意识而言，恐怕难免在这里犯错。而且，即使企业的专利管理做得足够好，这也给企业带来了额外的管理负担以及财务负担。

那么，这种冲突和负担有没有可能避免呢？在下文中，笔者将尝试进行分析。

二、分析

专利法第二十九条关于本国优先权条款的设计初衷是为了避免重复授权（尹新天，2011），下文首先对是否需要为了避免重复授权而将在先申请被视为撤回的问题做一定论述。

专利法第九条（即禁止重复授权条款）中的判定单位是“同样的发明创造”，而根据专利法第二十九条的规定，优先权的要求，是以“主题”为单位来判定的。最高人民法院(2007)行提字第4号的判决书中指出中国专利法在禁止重复授权问题上使用的“同样的发明创造”概念，与在优先权问题上使用的“相同主题”的发明创造的概念，在本质上都是指比对对象之间在技术领域、技术问题、技术方案和预期效果上相同，但是基于不同的立法目的和操作需要，两个概念分别具有不同的法律意义，各自的判断方式不同。该判决书中提到禁止重复授权制度的目的是防止同样的发明创造因同时存在多项专利权而导致专利权之间的冲突或重叠，只要两项专利申请要求保护的内容不同，即可以达到防止重复授权的目的。对于发明和实用新型而言，其具体判断方法是将两件专利申请的权利要求书的内容进行比较，被比对的两项权利要求所要求保护的范围不同的，不论二者的说明书内容是否相同，均不属于同样的发明创造。而优先权制度的目的在于为同一申请人的国际或国内专利申请提供便利，将在优先权期限内提出的相同主题的在后申请看作在首次申请的申请日提出。在判断方式上，“相同主题”的发明或者实用新型是将在后申请的权利要求书内容与在先申请中包括权利要求书和说明书在内的全部内容进行对比[6]。

因此，专利是否是重复授权，其比较文本基于权利要求的技术方案。如果权利要求的技术方案相同，则认为是重复授权。然而要求优先权，需要比较的是专利全文的技术方案。申请人在申请策略上完全可以先将多个主题写在一篇初始专利中，但是在权利要求部分只体现其中一个或一部分主题。尤其是，中国目前权利要求附加费相对于基本申请费而言比较高且不能减免，针对这种情况，采取上述申请策略，对于企业初始专利布局可以起到节约成本的作用。初始专利申请之后，如果企业在初始专利权利要求部分没体现的主题取得了新的进展，完全可以要求初始专利的优先权并将该部分主题体现在权利要求中，如果没有新的进展，那么可以基于初始专利提出分案申请。在这种情况下，是不会发生重复授权的可能性的。

退一步说，即使申请人在在先申请和在后申请的权利要求中都引入了相同的主题，审查员也可以在在后申请授权前通过确认在先申请的授权状态及权利要求内容，来决定是否授权在后申请以避免重复授权。

而根据该条款，在现在的审查实践中，只要要求了本国优先权，在先申请一律被视为撤回。哪怕在先申请中含有与在后申请不同的主题，也会被强制撤回。专利法鼓励发明创造，专利法第九条只是禁止对同样的发明创造授权一项以上专利权，但是没有禁止对不同的发明创造，即不同“主题”，授权一项以上的专利权，故该条款的设计也并不完全符合专利法第九条的立法宗旨。

因此，从重复授权的角度来说，并不一定需要这一条款。除此之外，该条款在实践中可能还会带来一些困扰，以下试举几例进行说明。

首先，在全球范围看，这一条款，可能导致中国申请人的待遇相对于外国申请人而言被降低。因为该条款只在要求本国优先权时将在先申请视为撤回，而在处理外国优先权要求时并没有也无法对在先申请作出视为撤回的处理；而反观美国和欧洲，并没有这样的强制要求撤回本国（地区）优先权的规定。尤其是美国，还利用继续申请和部分继续申请的制度，鼓励申请人去享受在先申请的“优先权利”[7]。考虑到现在中国参与全球化的程度越来越高，中国企业在全球范围内的专利竞争也越来越激烈，这一条款使得中国申请人和外国申请人竞争时，被人为减少了专利数量的同时，还增加了专利布局的复杂度和成本，这不利于中国申请人的全球专利布局

第二，实践中这一条款在结合PCT申请时，还可能导致一定的混乱。提交PCT申请时，如果要求的是中国申请的优先权，并不要求撤回或视为撤回该中国申请；当然，由于PCT申请与中国申请的受理机构都不同，在程序上也不可能要求撤回该中国申请。如果该PCT申请再进入中国，是否还可以要求撤回该在先中国申请？如果按照该条款的规定，PCT申请进入中国后即为中国申请，那么自然也应该撤回作为本国优先权的在先中国申请。然而，指南中作出规定，针对PCT申请，不撤回在先的中国申请，甚至于对可能导致的重复授权的情况也置后审查[8]。这样看上去，专利法第二十九条第二条款的规定像是对普通国内申请的歧视，这显然有违于立法目的。

第三，这种强制撤回在先申请的制度，在目前的审查实践中，留下了漏洞，有可能造成申请人对公共利益的侵占。这主要表现在，公众在优先权与在后申请的内容比对上，多有不便，而专利权人可以利用此点，使不该获得优先权的申请也获得优先权。

在后申请是否能够要求在先申请的优先权，有多少部分可以要求在先申请的优先权，因为这部分的审查工作量太大，故在目前的审查实践中是基本不对上述事项做审查，而只审查主题是否明显不相关[9]。即使审查员审查了优先权要求是否成立，但是在申请人要求了部分优先权的情况下，在当前审查制度下，审查员通常只有在确实检索到落在优先权日和实际申请日之间的对比文件时才会在审查意见中对究竟是在后申请的哪部分享有优先权作出说明。这就相当于，对于绝大部分在后申请来说，其全部主题都默认享有在先申请的优先权。

由于撤回的在先申请不再公开，也并不记录于在后申请的卷宗中，这意味着公众如果想要调取在前申请的卷宗，往往要费很大的工夫；而且在目前的实践中，专利申请的相关卷宗很难数字化，也给在先申请和在后申请的文本比对增加难度。因此，专利权人的优先权要求是否可以成立，多大程度上成立，公众往往需要花费很大的精力才能得知。如果公众不能对专利是否能享有优先权以及多大长度享有优先权进行有效的判断，专利权人就很容易利用这一点，故意使本不该享有优先权的在后申请也享有优先权，并将其申请日提早到优先权的申请日，这就侵占了公共利益。

如果在先申请不被撤回而被正常公开，则公众很容易就可以通过文本比较得出结论[10]。这样就可以有效地避免专利权人侵占公共利益。

第四，申请处于待授权状态时都要进行重复授权审查，不管该申请有没有要求本国优先权，这样的审查环节是必不可少的。因此，实践中，审查员在申请人要求本国优先权时对在先申请进行优先权审查和发出视为撤回通知书的行为实际上造成了重复授权审查行为的重复，增加了审查负担。

三、建议

综上所述，“申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回”这一条款对于防止重复授权而言并非必要，还可能会对实践产生诸多困扰。如果删除该条款，不仅有利于降低申请人的负担，也有利于提高审查效率。因此，建议删除该条款，将专利法实施细则第三十五条修改成：

“申请人在一件专利申请中，可以要求一项或者多项优先权；要求多项优先权的，该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。

申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是，提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：

（一）已经要求外国优先权或者本国优先权的；

（二）已经被授予专利权的；

（三）属于按照规定提出的分案申请的。”

注释（上下滑动阅览）

【1】尹新天编著：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年3月，第一版。

【2】国家知识产权局条法司编著：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月，第一版。

【3】在先申请如果因为已经授权而不能作为本国优先权，也是以“申请”为单位考虑。本文暂不讨论此情况。

【4】姬颖敏：“关于国内优先权制度中部分优先权的探讨”，《专利代理》，2017年第3期第33页。

【5】根据审查指南第一部分第一章5.1.1小节的规定，“原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请”。当前实践中，如果想基于被视为撤回的申请提出分案，需要先行或同时提交恢复权利请求。然而，根据实施细则第35条被视撤的申请是不具备恢复条件的，因此，也就失去了作为母案的资格。

【6】参见最高人民法院(2007)行提字第4号判决书

【7】“Priority”一词在某些国家专利体系中不单指中国所称的优先权（必须在12个月内要求，通常由巴黎公约规定），还更广泛地包括其他能够使申请日向前延伸的措施，比如PCT申请和分案、继续申请等（不受12个月的限制）。为避免混淆，此处将其称为“优先权利”。

【8】参见《专利审查指南》第3部分第1章，第5.2.6小节

【9】参见《专利审查指南》第1部分第1章，第6.2.2.1小节

【10】可以将在先申请在其自身审查轨道上公开；也可以在在后申请公开时与其一同公开。后者可参考例如美国的临时申请。