2024年5月31日，第二届知产前沿汽车论坛（IFAF 2024）在上海东锦江希尔顿逸林酒店圆满闭幕。本次论坛以“价值与创新：重塑汽车产业链知识产权与合规新态势” 为主题，汇集了全国各地的知识产权教授学者、企业IPR以及汽车行业专利、商标、品牌保护专家齐聚上海。

在5月31日的大会上， 美国斐锐律师事务所深圳代表处合伙人&首席代表Ryan McCarthy带来“美国标准必要专利诉讼审理态势及车企SEP风险应对”的相关观点分享，知产前沿现将Ryan的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。

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目次

一、斐锐（Fish）律师事务所简介

二、美国标准必要专利诉讼审理态势

三、车企SEP风险应对

一、斐锐（Fish）律师事务所简介

斐锐律师事务所是创建、保护和提升知识产权价值的行业领导者。1878成立以来，世界领先的创新者就基于信赖，委托斐锐帮助他们创建、保护和执行其知识产权的布局和运营。近150年来，从具远见卓识的发明家托马斯·爱迪生、亚历山大·格雷厄姆·贝尔和莱特兄弟，到当今最具创新力的公司，斐锐将此杰出传承根植于日常工作中，为各行各业的思想家、创新家和实干家提供最优质的服务。

斐锐是一家美国知识产权诉讼律所。从2018到2023年，斐锐在美国地方法院代理的专利案件比其他任何律所都要多。同一时期，每六个新提交的ITC 337调查案中，就有一个由斐锐担任首席代表律师。

斐锐是一家美国授权后程序律所。斐锐在美国专利审判及上诉委员会（PTAB）超过1700多起的案件中，代表了请愿人和专利所有权人，超出数量在后一位的律所400多起。自2016年起，斐锐就是美国专利审判及上诉委员会最活跃的律所。

斐锐是一家全球专利与商标代理律所2023年，斐锐申请了超过16,500项全球专利，并申请注册了超过2450件全球商标。2023年，斐锐共获得超过4525项美国专利, 数量比其他任何公司都多，超过数量在后一位的竞争对手500余项。

（数据来源：Derwent Innovation，截至2024年1月18日）

斐锐提供全球一体化服务，有12家美国分所、1家欧洲分所、1家中国代表处。截至2024年3月拥有370名律师、283名美国注册专利律师及代理人、229名合伙人、80位技术专家。斐锐各专业领域博士共124名、超过170位电气工程及计算机科学专业的律师和技术专家、28名前联邦巡回法院法官助理、36名其它法院前法官助理。

斐锐是专利诉讼领域的领军者。过去五年，斐锐在美国联邦地区法院代理的案件数量远超其他任何竞争对手。通过不断为全球知名品牌赢得最为重要、技术精尖、攸关企业生存发展的专利案件，斐锐也赢得了顶级律所的行业地位。

（数据来源：Lex Machina，数据截至2024年1月2日）

（数据来源：Docket Navigator，数据范围：2008-2023，截至2024年1月2日）

斐锐是美国专利审判与上诉委员会（PTAB）最活跃的律所，代理的授权后程序案件数量远超最大竞争对手400余件。2020年，斐锐无论是代表请愿人还是专利权人，都是全美最为活跃的律所。

（数据来源：Lex Machina，数据截至2024年1月30日）

二、美国标准必要专利诉讼审理态势

什么是标准必要专利（SEP）？它的定义是，如果专利的权利要求与相关标准一致（即实施标准必然会侵害专利权），该专利即属于“标准必要专利”(SEP)。

保护 SEP 所有者的知识产权 (IP) 与促进标准化技术的广泛实施之间存在不可避免的矛盾关系。一方面，专利的宗旨是实现排他性，即阻止他人使用相关技术。另一方面，标准则具有包容性，即吸纳他人共同实施相关技术。

为了解决这种矛盾，许多标准制定组织 (比如SSO) 均要求其成员按照“公平、合理、无歧视”(FRAND) 条款授予 SEP 许可。之所以提出 FRAND 要求，是为了在以下二者之间取得平衡：

(1) 因其专利技术被他人实施而向 SEP所有人作出补偿；

(2) 确保向 SEP 所有人作出的补偿不会打击他人取得许可并实施标准的意愿。

但是，对于如何按照 FRAND 条款授予许可，SSO 通常不会提供具体的指导，而是应由各方自行就此进行谈判。

汽车工业近15年的专利诉讼趋势在与全行业的专利诉讼趋势下对比明显。

2023年之后未更新数据。对比2013-2014年和2019-2020年的涉诉的IPC小类号数据，可以看到最近6、7年的诉讼涉及到了大量的SEP，标准必要专利家族的IPC小类号成为了排名最靠前的涉诉IPC小类号。这是一个重要的趋势。

适用于汽车的SEP很多与无线通讯、IC通讯、GNC、3G到5G、无线充电等都是很重要的涉诉SEP。

（数据来源：IPlytics, 2021）

三、车企SEP风险应对

针对汽车制造商，可以建立SEP组合、SEPs 许可、加入专利联盟，可以每个单独做，也可以将这三项合并起来。当然，也可以选择什么都不做。

（一）建立SEP组合

首先要建立自己内部的SEP组合，在内部开发SEP。需要做以下举措：

1.专门针对可影响本公司技术的标准开展研发工作

如果研发工作是专门专门针对可影响本公司技术的标准，需要参加标准讨论会议，了解标准在未来的发展方向。再针对标准的特定技术领域开展内部研究和专利申请。因为技术总是不断变化的，评估标准是所涉及的标准重要部分越多，SEP 的价值就越高。要抓住的是那些SEP价值高的。

2.在起草和提交专利申请时，必须击中两个“移动标靶”

标靶之所以是移动的，是因为有SSO不断变化的标准以及USPTO 不断变化的审查方式，专利律师必须对技术标准有深入的了解，才能“一石二鸟”，才能对SEP有的放矢地处理。

如果从外部取得SEP，比如向其他企业购买SEP，要警惕已存在的SEP义务，也要关注SSO标准的变化。比如先前的SEP所有人是否已向SSO履行所有相关义务？先前的SEP所有人是否加入任何专利联盟？

（二）内部SEP

对于内部SEP构建的流程，一般分为4个步骤。

1. 研发：为标准确定、研究和开发技术的概念。

2. 申请专利：围绕技术概念编制和提交专利申请。

3. 向SSO披露技术：向SSO提交技术概念，将其作为标准的侯选新增内容。

4. 向SSO宣告专利的必要性。

（三）许可：双边许可与专利联盟

存在两种许可形式，传统许可与专利联盟。

传统的双边许可是SEP 所有人（许可方）与实施者（被许可方）之间基于 FRAND 条款的直接许可。但这存在的问题是，在实施技术标准时，通常需要向许多不同的 SEP 持有人取得各种 SEP 许可，这导致各方均面临效率低下、交易成本上涨、诉讼风险增加等问题。因为需要进行非常多次的双方协议，效率无法提高。协商的条款可能是低风险的或对己方有利的，也可能在未来成为高风险条款或对己方不利的。

专利联盟是传统许可的一种简化流程，为 SEP 所有人（许可方）团体和实施者（被许可方）团体指定一名中间人。SEP所有人之间达成按照 FRAND 条款相互授予和/或向第三方授予专利许可的协议，通常涉及包含大量专利的复杂技术，这非常适合SEP。这相当于是一种可供实施者（被许可方）购齐所有必要权利的“一站式商店”。

总体来说，专利联盟的许可优势还是明显地大于传统的双边许可的。它允许大范围使用支持技术。可以向实施者提供自由实施权，可以降低交易成本（通过单次交易取得多项专利权）。还能相对减轻诉讼风险，对于专利所有人而言，通过交叉许可尽量减少阻碍性专利问题；对于实施者而言，取得实施标准所需的所有互补性专利。集中式的专业管理也是重要优势。

以Via LA（前身为 Via Licensing 和 MPEG LA）为例，他们的许可方包括GE Hybrid Technologies, LLC等多个大型的科技公司，可授予的许可包括EV-A（一种充电设备，可在电动道路车辆中通过有线连接来接收交流充电）等设备或技术。

Avanci也是一个成功的专利联盟，授权方和被授权方可以通过联盟实现许可交易。

（四）消极应对的代价

面对SEP风险，车企们当然可以选择消极应对。但是，历史已经反复揭示了SEP风险带来的教训，告诉我们必然需要为了应对风险而做些什么。如果不事先做好准备，就可能会付出代价。如果其他企业拥有我们所需实施之技术的 SEP，我们可能就必须支付特许权使用费（要么直接向该企业支付，要么向该企业所加入的专利联盟支付）。但如果有自己的SEP，就能够凭此进行交叉许可。

例如，上世纪90年代末到本世纪00年代初的智能手机行业，原本没有SEP的新兴智能手机制造商不得不支付 4G (LTE) 技术的许可费用。而后开始内部 SEP 研发，最终建立了专门用于交叉许可的自身SEP组合。再例如，视线拉近到本世纪20年代的汽车行业，涉及到通讯、自动驾驶、娱乐等需求。长久以来汽车制造商一直没有积极开发SEP，然而随着车辆开始采用车联网和蜂窝网络连接，汽车制造商不得不支付 4G/5G 技术的许可费用。

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