Matias Ferrario | 应对海外锂电池企业专利挑战和全球诉讼的策略
2024年5月31日，第二届知产前沿汽车论坛（IFAF 2024）在上海东锦江希尔顿逸林酒店圆满闭幕。本次论坛以“价值与创新：重塑汽车产业链知识产权与合规新态势” 为主题，汇集了全国各地的知识产权教授学者、企业IPR以及汽车行业专利、商标、品牌保护专家齐聚上海。
在5月30日的大会上， 美国凯拓律师事务所高级合伙人Matias Ferrario带来“应对海外锂电池企业专利挑战和全球诉讼的策略”的相关观点分享，知产前沿现将Matias的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。
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目次
一、公司进入美国市场前需要要做哪些准备？
二、公司一旦进入美国市场后将要面临什么？
美国的贸易环境存在很多不确定性，但公司也可以利用机会来做好进入美国市场的准备。当公司进入美国市场之后会面对越来越多的IP竞争甚至诉讼，以及其他贸易壁垒，应对这些都需要公司提前做很多规划和策略。
一、公司进入美国市场前需要要做哪些准备？
（一）寻求知识产权保护
准备工作之一是寻求知识产权保护。一般主要寻求专利、商标、商业秘密的保护。公司要尽量利用不同的条约申请，例如通过专利合作条约（PCT）申请。如果有案件，可以在美国国际贸易委员会(ITC)和欧洲统一专利法院(UPC)提起诉讼，他们都是非常强有力的组织。
（二）获得许可
获得许可是公司在市场成熟之前采取的措施，达成积极主动的全球协议。首先我们希望降低竞争对手获得许可的可能性，如果能创造交叉许可的机会，可能会提供出针对竞争对手的优势。而进攻型许可正是可能会创造交叉许可机会。
（三）参与标准制定组织
参与标准制定组织（SSO），这不涉及专利许可。但是SSO的相关IP政策对公司有利，因为他们能检测标准内的专利发展。一旦标准制定起来之后，公司就应当考虑尽早参与。如果成员有相关的专利，SSO必须做注册、宣布，可能需要交钱或可能免费（像蓝牙组织很多都是免费的）。且以商业为重心的SSO必须要求标准必要专利权利人向其作出公平、合理、非歧视 (FRAND)的承诺。SSO可以涵盖各种技术领域。
二、公司一旦进入美国市场后将要面临什么？
一旦进入美国市场，即便做足了准备，也仍然会面临各种进入诉讼程序的风险。大部分的IP诉讼会在地区法院进行，或者也可以在美国国际贸易委员会进行。一般地方法院处理案件速度缓慢而且费用高昂。可以看到近年来美国商业秘密的案件数量有所增加，最低限度的涉及到美国的行为都可能涉及商业秘密的违法违规。如果公司制定了许可的计划或加入了标准制定组织，通过标准制定组织承诺的FRAND，公司可以更好地了解诉讼如何进行、是否可以在美国法院进行FRAND诉讼。
（一）美国国际贸易委员会处理案件的特点（ITC）
ITC处理案件的特点第一是处理速度非常快，针对跨国界的货物的问题。第二是囊括多种知识产权类型。第三是会进行海量的取证。一旦判决，他们就可以立即组织相关的货物进入美国或者禁止进入，整个流程速度非常快。注意，根据美国法典第19编第1337节，在ITC处理的案件包括了专利、商标、商业秘密、欺骗性营销等多种案件，而不仅是专利案件。有一个很常见的情况是——双重诉讼，也即在ITC和地区法院并行进行的诉讼。之所以需要这样做，因为他们向ITC提起诉讼针对的是产品，禁止进口商的产品进入美国，救济可能包括普遍排除令，该普遍排除令是按类别禁止产品而不是针对进口商，无法主张金钱赔偿。且ITC处理案件本质是由行政法法官专家裁决的案件，无陪审团。从程序上来讲，采取快速诉讼程序，快速地启动要求公司尽早聘请律师，在短时间内要广泛地披露证据，最终大约 18 个月内做出最终裁决和排除令。举例如2022年12月7日的“某些电源逆变器和转换器、包含这些产品的车辆及其组件 (337-TA-1267)”案例，非执业实体（NPE）声称电动汽车中使用的电源逆变器和转换器侵犯了其专利，于是起诉了不同的厂商，包括奥迪、宾利、宝马、戴姆勒、通用汽车、兰博基尼、保时捷、梅赛德斯-奔驰和大众汽车。由于NPE不能提供相关的证据，证明权利所有人证明这些厂商在美国侵犯了其权利，也无法证明他们的许可行为在美国是一种商业行为，故ITC以未发现侵权、专利无效、国内不存在产业理由裁定允许产品进入美国。再举例如2021年6月22日的“某些锂离子电池、电池芯、电池模块、电池组、其组件及其制造工艺 (337-TA-1259)”案例，LG化学声称某些电动汽车电池使用了其商业机密，起诉了SK Innovation 公司，最终双方和解了。其他领域如半导体、信息娱乐系统、仪表组、钢铁、导航系统、车辆控制系统和激光雷达等也均有案件发生。
（二）地区法院处理案件的特点
美国地方各个司法管辖区是按地区划分的，最常发生相关IP案件的是东德州、西德州、特拉华州、北加州、中加州、北伊利诺伊州地区法院。地区法院诉讼有时启动得很慢，起诉、抗辩、送达、动议都需要较长时间，周期通常需要2-3年，诉讼中需要有密集的事实披露，而且地区法院诉讼的损害赔偿事项通常由陪审团审理，这些都需要更长时间。举例Celgard, Inc.案件，原告持有与陶瓷涂层和聚丙烯隔膜相关的专利，并在多个地区法院提起诉讼，被告包括MTI公司（美国）、塔格雷国际（加拿大）、深圳市星源材质科技股份有限公司（中国）。原告是一个专门诉讼的公司，除了诉专利事项外，它还还涉及商标和商业秘密侵权。从本案可以吸取一个教训，即考虑是否能从授权的供应商那里购买成品，或者如果供应商与自己公司业务相关那么是否可以获得许可。再举例Nexeon公司诉 EaglePitch科技公司 和 OneD Materials，该案件涉及侵犯与硅或硅基材料纤维的制造方法及其在可充电锂电池活性阳极材料中的用途相关的专利，在举证过程中，发现产品可能不构成侵权，并且专利所有者的专利在知识产权审查程序中被视为无效，甚至在被告和解之后还就律师费进行了诉讼。所以，在起诉之前要做好尽职调查，时间规划也非常重要。而且诉讼很可能被当做一种武器，起诉方可能为了让竞争对手承担诉讼成本、增加各种成本，这可能也是一种“战术”。
（三）商业秘密案件的特点
商业秘密也变得日益重要，有关商业秘密的案件在增多，保护商业秘密极为重要。商业秘密涵盖的信息类型非常广泛，包括公式、模式、汇编、程序、设备、方法、技术和流程，要件就是必须有经济价值，必须保密。相比于专利，商业秘密信息是需要保持秘密状态的，必须小心对待，确保研究进展不被泄露，也要谨慎自己雇佣的员工。而专利是需要信息披露、公开向世界展示技术以换取一定的权限的。美国有一个联邦法令《商业秘密保护法案》，各州也有法律。州与联邦之间的互动非常复杂，特别是遇到如何决定在何处诉讼时。举一个例子，Group 14 Techs. 诉 Nexeon 公司中，原被告签订过保密协议。被告找到原告希望获得原告的专利授权，并且希望收购原告。但因出价非常低，无法达成交易。被告提交了专利申请并开发了据称基于 Group 14 披露的技术，其声称 Group 14 的商业秘密已经被知晓并在其专利申请中披露。后原告意识到了被告申请的专利和自己的专利非常相似，所以提起了诉讼。商业秘密其实很难界定，这是商业秘密诉讼案件的常见特色。所以公司在分享信息时一定要格外小心。
（四）许可及标准制定组织（SSO）
专利汇集公司（Aggregators）从各个渠道购买了很多的专利，有些是从现有公司收购的，有些来源则是破产公司。微软就有这样的专利池，可以进行授权，加入该专利池、支付一定的费用就可以享有许多权利。专利池会专注于各种不同的专利，加入之后可以一定程度上规避一些类似于“水军”发起的低端的诉讼。成立或加入SSO对于进入到美国、欧盟等全球市场是有利的。因为标准必要专利所有权人需要向SSO承诺FRAND要求。例如WitriCity公司拥有1300多项无线充电相关专利，已经向超过40家公司授予许可，包括专利和技术许可，签署许可协议的四十多家公司包括丰田、马勒、台达电子、TDK、IHI、新电元、Daihen、Aptiv、Anjie Wireless、Yura、VIE、Green Power 和Lumen Freedom等。虽然其中的很多专利已经被无效，但仍然还有很多其他的专利。建议公司都积极获得许可，获得市场竞争主动权。
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