目次 

一、背景介绍

二、101条款判断步骤修改历程及修改情况

（一）101条款判断步骤修改历程

（二）101条款判断步骤修改具体情况

三、非商业性技术的撰写

（一）认识美国专利局审查科室分类的重要性

（二）非商业性技术的撰写要点

（三）基于有利的法院判决来构架发明方案

美国专利法第101条规定：“任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成，或者对前述任何一项的新颖且实用的改进，如果满足本章规定的条件和要求，可以获得专利。”

近年来，随着中国企业在美国的业务不断拓展，在美国申请专利时常遇到第101条款中“专利不具有适格性”的困扰。对于申请人来说，深刻理解并应对101条款的要求，确保专利申请的成功并保护创新成果，对于业务的稳健发展至关重要。

在此背景下，知产前沿新媒体特别邀请美国凯拓国际律师事务所上海办公室合伙人古怀恩（Charles Gray）、美国凯拓国际律师事务所上海办公室合伙人沈飞、美国凯拓国际律师事务所北京办公室专利律师汪玉璇以“如何克服美国101条款及专利撰写策略”展开直播分享。

会上，三位嘉宾通过分享几个实际案例带领大家解读了美国专利法101条款，介绍可专利性的判断依据和步骤，并且带来克服101驳回的专利撰写和答复策略，为中国申请人在美国提起专利申请提供有力参考。知产前沿现将本次直播内容整理成文，供各位读者朋友参考学习。

一、背景介绍

美国法院与专利局对《美国专利法》第101条（以下简称“101条款”）的审查标准长期存在分歧。法院方面的实践已经逐渐形成了可预期的审查标准，专利局在2019年新修订的专利审查指导意见后才逐渐形成了较为稳定的审查标准，与法院的契合度有所提高。

在2019年专利审查指导意见修改之前，特别是2016年及其以前的案件，美国专利局审查员通常会使用101条款的“抽象概念”来驳回专利申请，呈现出扩展“抽象概念”空间的趋势。2016年及其以前的借由101条款被驳回的专利申请权利要求以及典型案例如下：

人脑执行步骤应用可以通过心算或纸笔执行【SmartGene, Inc. v. Advanced Biological Laboratories, SA, 555 Fed. Appx. 950(Fed. Cir. 2014); CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.,654 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2011)】

通过数学关联性组织信息【Digitech Image Techs. v.Electronics for Imaging, 758 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2014)】

收集、识别和存储数据【Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, N.A., 776 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2014)】

收集数据、分析数据并显示分析结果【Electric Power Group,LLC v. Alstom, S.A., 830 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2016)】

根据浏览者的位置或地址定制内容【Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA), 792 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2015)】

同时，在2019年专利审查指导意见修改之前，也存在联邦巡回法院允许专利申请通过101条款审查的案例，专利申请权利要求以及典型案例如下：

用植根于计算技术的方案解决互联网中心的问题【DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)】

数据结构以改进计算机在内存中存储和检索数据方式 【Enfish,LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)】

应用特定规则以实现更好的技术成果【McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016)】

图形界面提高计算机运行效率【Data Engine Techs. LLC v. Google LLC, 906 F.3d 999 (Fed. Cir. 2018); Core Wireless Licensing S.A.R.L v. LG Elecs., Inc. 880 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2018)】

防止计算机运行未经授权的软件 【Ancora Techs., Inc. v. HTC America, Inc., 908 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2018); Finjan, Inc. v. Blue Coat System, Inc., 879 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2018)】

2019年修改专利审查指导意见正是将上述允许通过101条款审查的案件进行总结，给审查员新的指导意见。之后，通过引用前述案例来实现以101条款来驳回专利的次数减少，包括在专利审查委员会（USPTO的专利审判和上诉委员会，Board of Patent Appeals and Interferences，PTAB）利用此驳回的概率也减少了。可以说，2019年的修改意见将这类风险的“危害性”缩小了。

二、101条款判断步骤修改历程及修改情况

美国专利局所谓Alice二分准则，即2014年6月的是否通过101条款的框架步骤：第一，判断专利申请权利要求是否属于“抽象概念”（Abstract Idea）；第二，再看是否“显著多于”（Significant More）。

（一）101条款判断步骤修改历程

自2014年6月该框架步骤诞生起就被认为是101条款的“Dark Age”，因为该准则曾经一定程度上造成了实践中的紊乱，因为该框架在专利局的审查员范围中无法被进行一致性操作，各审查员主观意见过多、自由裁量权过大。

该审查框架后续又经历了2015年7月的修改：“专利审查员应依据法院所认可的，或本领域人员所认可的，广为人知的、常规的和传统的要素；通过适用这两步准则来解决优先权问题。”尽管法院对101条款判断较有章法，但是并非所有的技术都能套到法院裁判的案例中，所以本次新指导的执行效果不好。

2016年5月审查指导意见再次修改：“审查员不应超出那些与法院认定的抽象概念相似的概念。”2016年11月新增：“审查员应避免非先例性裁决（如 SmartGene、Cyberfone），除非所审查申请的事实与非先例性裁决中的事实完全吻合。”2017年4月新增修改：“审查员应通过引用申请人声明、官方公告、法院判决或第三方出版物，证明附加权利要求要素是众所周知的、常规的和惯常的。”

2014年至2017年指导意见共修改了5次，2019年修改后至今尚未再次修改，说明2019年修改的指导意见发挥了提高审查一致性、可判断性、预期性的作用，在20项引用新适格性指导意见的专利初审与上诉委员会裁决中，有7项推翻了101条款的驳回。从是否引用了不予通过101条款的典型案例的审查情况来看，2018年12月对各典型案例的引用情况以前2019年指导意见修改以后有了显著对比：

（二）101条款判断步骤修改具体情况

在美国专利局视角下，究竟应当如何判断是否通过101条款？以下我们通过美国专利客体适格性指南（Patent Subject Matter Eligibility Guidance，PEG）中载明的步骤来分析。[1]

首先，原版的PEG存在Step1和Step2两个步骤，其中Step2（第二步，也被称为“Directed to指向步骤”）分为Step2A和Step2B，如下图所示：[2]

2019年修订版PEG于2019年1月发布。该指南因多种原因进行了修订：

1. 审查期间如何应用第101条来提高清晰度、可预期性和一致性。

2. 使审查员能够更容易地确定权利要求是否引用了抽象概念

具体来说，2019年PEG在第1步（法定的类别）和第2B步没有改变，在第2A步中进行两处更改：

1. 规定第2A步的新程序（称之为“经修订的第2A步”），根据该程序，除非权利要求符合双因素审查，否则权利要求不会“指向”司法例外，[3]即建立了立新的双因素审查来确认权利要求是否“指向”司法例外；

2. 对于抽象的概念，将“识别抽象概念的适格性快速参考表”替换为对抽象概念的特定分组的识别。

其中经修订的第2A步分为了第一方面和第二方面，如下图所示：[4]

第一方面是指“评估该权利要求是否引用了司法例外”，如果没有引用任何例外情况，则权利要求符合资格，资格分析到此结束。如果权利要求中引用例外情况，接下来参考第二方面。第二方面是指“评估引用的额外要素是否将例外情况整合到适格的实际应用中”，如果所列举的例外情况被整合到实际应用中，则该权利要求是符合资格的，资格分析到此结束。如果该例外情况没有被整合到实际应用中，则权利要求“指向”例外情况，参考2B步进一步分析。

何为“整合成实际实际应用”？有以下例子予以说明：

对计算机功能或任何其他技术或技术领域的改进——请参阅专利审查程序手册2106.05(a)；

应用或使用司法例外来实现对疾病或医疗状况的特殊治疗或预防——请参阅Vanda备忘录；

通过特定机器或通过使用特定机器来适用司法例外——请参阅专利审查程序手册2106.05(b)；

将特殊产品转换或还原为不同的状态或产品——请参阅专利审查程序手册2106.05(c)；

仅仅是将司法例外的使用连接到特定的技术环境，以其他有意义的方式应用或使用司法例外，使该权利要求不仅仅是为了垄断该司法例外而作的文字游戏。——请参阅专利审查程序手册2106.05(e）和Vanda备忘录。

何为“没有整合实际应用”？有以下例子予以说明：

仅仅提到“应用”（或类似表达），或仅包含在计算机上执行抽象概念，或仅使用计算机作为执行抽象概念的工具——请参阅专利审查程序手册2106.05(f)；

在司法例外中增加了解决方案之外的无关紧要的行为——请参阅专利审查程序手册2106.05(g)；

仅仅是将司法例外的使用连接到特定的技术环境或应用领域——请参阅专利审查程序手册2106.05(h)。

对于抽象概念的分组，2019年修订的PEG分为了3组，分别是：

1. 数学概念

• 数学关系
• 数学公式或方程
• 数学计算

2. 精神过程

• 在人类头脑中执行的概念（包括观察、评价、判断、观点，实际上可以在头脑中进行或用纸笔进行的操作）

3. 组织人类活动的某些方法

• 基本经济原则或实践（包括对冲、保险、转移风险）
• 商业或法律相互作用（包括合同形式的协议；法律义务；广告、营销或销售活动或行为；业务关系）
• 管理个人行为或人际关系或互动（包括社交活动、教育以及遵守规则或指导）

第2A步典型案例就是DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 （Fed. Cir. 2014），该案中，地区法院认为“店中店”的概念很早就有了，涉案专利申请无非是在电脑中实现而已。但是联邦巡回法院认为这虽然是抽象概念，但是通过技术改变了“http”来实现的，这是对protocol领域的改进，已经具体化成为可通过101条款的技术。

当专利申请的权利要被认定为有抽象概念时，如果权利要求应用、依赖或使用抽象概念的方式对抽象概念施加了有意义的限制，从而使权利要求不仅仅是为了垄断“抽象概念”而进行的起草工作，则该权利要求符合专利申请条件，举例：

• 计算机功能的改进，或对其他技术或技术领域的改进
• 与权利要求中不可分割的特定机器或制造方共同实施抽象概念
• 实现特定物品转化或缩减到不同的状态或事物
• 除了将司法例外的使用与特定技术环境联系起来之外，以某种其他有意义的方式适用或使用抽象概念

例如引用了计算公式，那么就要看其中有没有其他权利要求语言让数学公式落实到其他的应用，例如McRO的动画技术应用、动画算法等数学概念，通过技术使得配音能够应用到动画的唇语当中，那么整个权利要求就使得动画技术提高，这就不是抽象的东西。

虽然权利要求要素是否仅代表充分理解的、常规的、惯常的行为在第2B步中为考虑因素，而在第2A步中不是考虑因素。不过，美国专利局仍然承认，修订后的第2A和第2B步有一定程度的重叠。因此，许多考虑因素不需要在第2B步中重新评估，因为答案是相同的。然而，如果审查员之前根据修订后的第2A步得出结论，认为额外元素是解决方案外的无关紧要的行为，则他们应在第2B步中重新评估该结论。如果重新评估表明该要素是非常规的或者超出了本领域中充分理解的、常规的、惯常的行为，则该发现可以表明存在创造性概念且权利要求因此是符合资格的。

举例来说，当评估引用抽象概念（例如数学方程和收集方程必要输入的一系列数据收集步骤）的权利要求时，审查员可能会认为数据收集步骤是修订版第2A步中解决方案之外无关紧要的行为，因此发现司法例外并未整合到实际应用中。然而，当审查员重新考虑第2B步中的数据收集步骤时，审查员可以确定这些步骤的组合以非常规方式收集数据，因此提供了“创造性概念”，使权利要求符合第2B步的要求。第2A步和第2B步最大的区别在于2A是为了判断是否“抽象概念”，而2B作的主要是权利要求是否显著提高了技术性。101条款通过后，再由103、103条款来判断是否具有新颖性。

需要特别提醒，2014年该步骤框架诞生起，在向专利局答复时就存在有答复格式，当时的答复格式要求申请人必须指出引用了哪些抽象概念例如“组织人类活动”，但在2019年后联邦巡回法院就没有要求必须要写到“组织人类活动的游戏活动”如此精确的词汇，只要使用了牵涉到这些内容的形容就可以了。

另外，在101条款审查标准放宽松的同时，我们注意到专利局对112条款审查又加强了。根据美国法典第35编第112条，解决与以计算机为工具的功能性权利要求审查相关的问题要涵盖权利要求解释，包括根据美国法典第35编第112条（f）进行的解释；要涵盖第112条对明确性、可实施性和充分书面描述的要求。这一举措的目的是加强权利要求解释和评估第112条要求，强调可以使用第112条下长期存在的、易于理解的原则来有效解决功能性权利要求的问题。加强了权利要求解释方面的审查实践，并且没有改变专利审查程序手册（MPEP）中提供的任何指南。《联邦公报通知》宣布了这一举措，通过对这些主题的回顾来提高审查质量。

三、非商业性技术的撰写

2019年审查指导意见对101条款通过有了较为明确的指向，虽然要求放松了，但是软件类、商业方法类的技术发明通常还是会面临101条款不被通过的风险。专利局内部有不同的科室，软件组、医药组、光学组、化学组等，各科室通过率不同。根据统计，审查部门TC3600之外的授权率有显著提高。

图片来源于BigPatentData.com (10/23/2018)

（一）认识美国专利局审查科室分类的重要性

美国有所谓的UPC分类，将技术进行了非常详细的划分，“科室”基本上是按照该分类进行设置的。所以发明的权利要求撰写完毕后去专利局申请，专利局要根据技术的不同分类而将技术送到不同的“科室”审查。那么，使自己的专利权利要求被分类到通过率高的“科室”审查就非常重要。

不过，美国专利局一年有几百万申请量，每天要受理几千件专利申请，所以部分会有人员来看，但大部分是由计算机来判断分类，实际上是“黑箱操作”，通过软件与算法在权利要求、发明名称、技术领域、技术背景、详细的技术说明书进行关键词检测来预测类别。

所以，我们的目标是，如何撰写权利要求才能使得专利申请更大概率精准地被算法规纳入通过率更高的审查科室中。我们可能也要采取“模拟”软件，模拟如果进入到美国专利局分类预测软件很可能被归纳到哪个科室，总体还是在权利要求、发明名称、技术领域、技术背景、详细的技术说明书中检索关键词。

（二）非商业性技术的撰写要点

因商业方法能够被授权专利概率很低，所以我们主要探讨的是非商业性技术的撰写要点。2019年修改了专利审查指导意见后，建议从以下几方面来寻找突破口：

1. 使用USPC定义中的语言（技术领域、技术背景等）

举例如点餐系统、预警系统，表面上只是实现了界面转化，但如果通过转换性表达来突出技术所在，就很可能通过101条款，可以在用USPC定义中的语言寻找灵感。

2. 限定特殊技术问题的技术背景

例如，某系统能够解决什么技术问题，在以前不能够做到什么效果，但是当下该技术能够做到新的效果。

3. 将商业优势作为次要于技术改进的点

商业优势对专利来说作用不大。

4. 在整个说明书术语中将“商业”相关术语替换为“技术”技术

举例如下：

• “广告”（Advertisement）→“在线内容”（online content）或“互动内容”（interactive content）
• “商户”（Merchant）→“主机系统” （host system）
• “买家”（Buyer）→“用户设备”（user device）或“终端设备”“（erminal device）
• “电子商务网站”（E-commerce site）→ “交互式计算环境”（interactive computing environment）

专利审查员并不一定能够立刻完全了解所申请的技术，但是关于专利适格性的立场可能不会轻易让步。如果审查员一开始就提出适格性问题，一般很难说服他。如果第一次审查意见通知书（“Alice案”后）里没有提出适格性问题，审查员不太可能在后续审查意见通知书中再次提出。建议优先考虑专利适格性而不是其他问题，尽量在说明书或权利要求书里写一些能够让审查员感受到技术属于非抽象概念的表达，让审查员“肯定”至少一项权利要求的适格性，能够降低101条款不通过的风险。如果审查员认为核心方案具有专利适格性，则使用另外的独立权利要求来解决其他技术问题（例如，现有技术、分离式侵权、权利要求范围）。

举例如，可以详细表述特定于计算系统的操作，而避免仅人类即可执行的“思维步骤”，或详细描述发明概念的核心而不是无关紧要的方案后期活动。涉及多个设备（例如竞争对手系统、终端用户设备）的系统权利要求可以增强BASCOM的论据，即使唯一的直接侵权者是用户。对于Alice案之前的专利申请，优先考虑专利适格性而不是说明书描述支持。

再举例如，“锚定”权利要求示例如下所示：

建议在撰写时可以准备“//”前后两种写法，两种意思基本一致，前者的适用范围更窄一些，后者表述更粗略一些，但都是使用了技术语言进行表述。

综上，具有防御性撰写的预测技术类别（例如终端设备、API、事件侦听器）的各科室及其通过率如下：

• 2430科室——76%授权率
• 2440科室——69%授权率
• 2690科室——67%授权率

但是，无防御性撰写的预测技术类别（例如登录、购买）如下：

• 3690科室——42.7%授权率
• 3680科室——47.9%授权率
• 3620科室——31.2%授权率

显然，具有防御性撰写的预测技术类别较于无防御性撰写的预测技术类别的授权通过率高了许多。

（三）基于有利的法院判决来构架发明方案

权利要求的描述语言尽量详细具体，而不是更加抽象和上层。我们可以借助有利于适格性决定作出的语言来构架发明方案来解决技术改进问题。示例如下：

DDR：解释一个计算系统特有的挑战，并解释本发明的一个或多个以计算机为中心的特征如何解决该问题；

Enfish：识别用于实现本发明的数据结构并解释这些数据结构如何减少计算资源需求；

McRO：识别发明应用的特定规则，并解释该规则如何更有效地控制计算机实现的功能（而不是仅仅显示该规则应用程序生成的数据）；

Data Engine：识别接口功能或其他提高计算机作为工具的特定功能。

另外，可以在Electric Power Group与McRO两个案例中寻找一些经验。两个案例的结果不同，这是因为在具体问题的表述上有所不同：

注意，“分析”不能局限在为了提高分析结果的准确度或精细度方面而分析，这对专利适格性的提高没有帮助。而描述成“使用分析结果执行一些显示结果本身之外的功能”才能提高通过率。所以，McRO公司的第三步“显示分析结果”非常重要，将技术落实到应用的表述非常具体。

综上方法和案例有助于提高101条款通过率，值得申请人学习并效仿。

注释

【1】PEG原件参见www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility。

【2】参见汪涛、唐田田、智月：《浅析2019版美国专利客体适格性指南》，载《专利代理》2022年第1期。

【3】司法例外指的是美国专利法、美国宪法都没有类似的规定，但联邦最高法院将其剔除了可专利范畴。

【4】参见汪涛、唐田田、智月：《浅析2019版美国专利客体适格性指南》，载《专利代理》2022年第1期。