孙丽芳 |  绿叶制药知识产权部副总裁

李菊 | 绿叶制药知识产权高级经理

李人久 | 北京德和衡律师事务所合伙人

目次

一、新药活性成分为结晶水合物的化合物专利延长审查进展

二、“指定的权利要求是否包括新药相关技术方案”的审查标准探讨

三、程序救济建议

摘要 2021年6月修改的《专利法》正式确立我国药品专利权期限补偿制度；2024年1月实施的新版《专利审查指南》进一步细化了该制度的落地适用规则。在药品专利权期限补偿审查中， “指定权利要求是否包括新药相关技术方案”的认定标准，直接决定了补偿申请能否获批。本文聚焦国内创新药化合物专利期限延长的共性疑难问题，梳理我国司法、专利复审无效典型案例，并借鉴了欧美国家的实践经验，旨在构建界定清晰、规则公开、标准透明的并且能够与司法裁判尺度一致的药品专利权期限补偿审查标准。同时，本文提出程序救济完善建议，以契合制度激励医药企业持续创新的立法初衷，也希望有助于我国医药创新生态良性、高质量发展。

关键词 专利权期限补偿；化合物专利；水合物

专利法第42条第3款：为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

专利法实施细则第八十条：专利法第四十二条第三款所称新药相关发明专利是指符合规定的新药产品专利、制备方法专利、医药用途专利。第八十一条，依照专利法第四十二条第三款的规定请求给予新药相关发明专利权期限补偿的，应当符合下列要求，自该新药在中国获得上市许可之日起3个月内向国务院专利行政部门提出：（一）该新药同时存在多项专利的，专利权人只能请求对其中一项专利给予专利权期限补偿；（二）一项专利同时涉及多个新药的，只能对一个新药就该专利提出专利权期限补偿请求；（三）该专利在有效期内，且尚未获得过新药相关发明专利权期限补偿。

专利审查指南第五部分第九章3.5节指定权利要求是否包括新药相关技术方案的审查规定：新药相关技术方案应当以国务院药品监督管理部门批准的新药的结构、组成及其含量，批准的生产工艺和适应症为准。指定权利要求未包括获得上市许可的新药相关技术方案的，不予期限补偿。

在药品专利权期限补偿（PTE）审查过程中，“指定权利要求是否包括新药相关技术方案”的认定标准，直接决定了补偿申请能否获批。因此制定一个明确的、公开的、透明的并且能够与司法裁判尺度一致的药品专利期限补偿审查标准尤为重要。通过分析国内创新药化合物专利延长所面临的共性问题（以获得批准的活性成分为水合物的化学创新药为例），列举了中国司法实践及复审无效实践案例及欧美发达国家的实践案例，为审查标准的建立提供参考。同时针对药品专利权期限补偿制度的落地实施，提出了程序上的救济措施建议。

一、新药活性成分为结晶水合物的化合物专利延长审查进展

2021年6月1日至2025年12月31日国家药品监督管理局药品审评中心批准的活性成分为水合物的化学创新药共10个（表1），其中国家知识产权局已针对5个做出药品专利权期限补偿审查意见。国家知识产权局的审查观点如下：①指定的权利要求保护范围内涉及的化合物不包括水合物，权利要求不包括新药相关技术方案；②权利要求保护的仅为化合物及其药用盐，而所述新药活性成分为所述化合物的盐的水合物，二者既不相同，也并非上、下位关系。其中盐酸托鲁地文拉法辛缓释片国知局已于2026年4月10日作出了不予专利权期限补偿的决定。

表1

二、“指定的权利要求是否包括新药相关技术方案”的审查标准探讨

（一）立法本意

创新药是医药产业升级的核心驱动力，随着创新药获批上市数量的增多，中国逐步从“仿制药大国”向“创新药强国”迈进。药品专利权期限补偿制度建立初衷正是为了补偿创新药上市审批周期过长而导致的专利保护期的损失，加强对专利权人合法权益的保护，延长创新药企业的利润周期，从而有效激励和提升新药研发企业的积极性和创新能力，促进创新药尽快在我国上市，推动医药产业的快速发展。

（二）“指定的权利要求包括新药相关技术方案”的理解

根据《专利审查指南》（2023）修改解读（二）[1]，在确定指定权利要求是否包括“新药相关技术方案”时，（i）根据在专利审查程序中理解和解释权利要求的一般原则，对指定的授权权利要求进行分析，确定其保护范围，必要时可以根据专利说明书的内容解释权利要求；（ii）将该指定权利要求与所确定的“新药相关技术方案”进行比较，判断指定权利要求是否包括了“新药相关技术方案”。

“例如，获批的新药属于化学药品2.1类，其中活性物质A1，获批的适应症是治疗哮喘，专利权人指定的授权权利要求1涉及通式A化合物，此时，“新药相关技术方案”应为化合物A1。如果经过审查认为通式A包含A1，那么该权利要求1“包括”了获得上市许可的“新药相关技术方案”，这一认定与药品专利的说明书或权利要求中是否具体提及或限定该药品可以治疗哮喘的用途无关。”

上述官方解读虽然没有明确界定"包括"的判断标准究竟是字面覆盖、还是允许适用等同原则，但从上下文尤其是举出的通式A化合物的例子看 “指定的权利要求是否包括新药相关技术方案”按照字面覆盖标准进行。笔者个人理解，至少下列情形符合“包括”标准：

(1)完全相同覆盖，即指定权利要求具体提及了新药相关技术方案；

(2)上位概念覆盖，即指定权利要求表述的是上位概念，新药相关技术方案是下位概念；

(3)数值范围覆盖，新药的具体参数（如含量）等落入指定权利要求记载的数值范围内。

(三) “某化合物盐”是否包括“该化合物盐的水合物”探讨

1.从盐的分类看，“盐水合物”属于“含有水合物的盐”，是盐类的一种类型

按照是否含结晶水，化合物盐可以分为含结晶水的盐和不含结晶水的盐[2]。实践中，常见的盐的水合物均归为盐类物质，例如石膏(CaSO4·2H2O)、明矾(‌KAl(SO₄)₂·12H₂O)和胆矾（CuSO₄·5H₂O）等均被认为是硫酸盐[3]。

2. 从晶型角度考虑，化合物盐包括化合物盐的多晶型，例如水合物和溶剂合物

化合物盐包括各种盐，每种盐可以有各种多晶型，而多晶型可以包括无水晶型、水合物和溶剂化物[4]。

在专利说明书未对盐的存在形态进行限定的情况下，化合物的药学可接受盐，其本身的固体存在形态包括各类结晶形态、含结晶水形态等，均属于化合物盐的固有存在形式，并未改变化合物母体结构及成盐的化学本质，不构成新的化学物质，也不构成独立的新技术方案。

3. 相关司法和行政案例

在（2023）最高法知民终396号判决书中（专利号：02128998.0），关于地氯雷他定枸橼酸氢二钠复盐与其二水合物的关系问题，最高院认为：本领域技术人员公知，地氯雷他定枸橼酸氢二钠二水合物是地氯雷他定枸橼酸氢二钠复盐的晶体存在形式之一，当然落入998专利的保护范围。

国家知识产权局第2050437号（专利号：201680075274.4）复审请求审查决定在“二、决定的理由”“2、关于专利法第22条第3款”部分指出氯化钴六水合物（钴盐的下位概念）。

国家知识产权局第1691894号（专利号：201780002387.6）复审请求审查决定在“二、决定的理由”“2、关于专利法第22条第3款”部分指出盐酸头孢吡肟一水合物（一种头孢吡肟药学上可接受的盐）。

国家知识产权局第1509697号（专利号：201710523660.1）复审请求审查决定第8页：“所述细颗粒由 90-99.5重量％的α-乳糖一水合物（乳糖的下位概念）”。

国家知识产权局第166958号（专利号：201180075734.0）复审请求审查决定第7页：“其中无定型二氧化硅水合物是二氧化硅的下位概念” 。

国家知识产权局第83530号（专利号：200980158587.6）复审请求审查决定第9页：“柠檬酸锌三水合物 0.75%（属于权利要求1中的“含有机酸的锌盐”的下位概念）”。

国家知识产权局第74246号（专利号：201110202366.3）复审请求审查决定: 第8，9页：“四水乙酸钴（钴源化合物的下位概念）”，“四水合乙酸锰（锰源化合物的下位概念）”。

综上，相关司法和行政决定认为水合物为化合物或其盐的下位概念。

（四）国外PTE资格专利覆盖范围标准

1.美国相关制度

介绍在美国，作为PTE专利入门资格，也要求专利能够覆盖获批药品，美国专利法35 U.S.C.§156(a)（授权条款）规定：可获得期限延长的专利须"权利要求覆盖产品本身、使用该产品的方法，或制造该产品的方法"（claims a product, a method of using a product, or a method of manufacturing a product）。美国MPEP §2751第二部分针对药物产品给出了具体规则："至少在以下情形下，专利被认定为权利要求涵盖该产品：专利保护(claims)活性成分本身，或保护含有该活性成分的组合物或制剂，且该权利要求能够覆盖（read on）已获批准商业销售或使用的组合物或制剂。"(A patent is considered to claim the product at least in those situations where the patent claims the active ingredient per se, or claims a composition or formulation which contains the active ingredient(s) and reads on the composition or formulation approved for commercial marketing or use.)

在美国司法判例Hoechst-Roussel Pharmaceuticals Inc. v. Lehman, 109 F.3d 756, 759, 42(1997)中，联邦巡回法院认为“权利要求覆盖产品”不能按照专利侵权规则确定，需要按照字面意思确定，等同原则没有适用的余地[5]。

因此，在授权专利能否获得PTE的资格判断阶段，中美两国均规定权利要求能够覆盖获批药品，且都按照字面覆盖标准进行判断，而不适用等同原则。笔者认为，关于判断授权专利是否具有PTE资格，中美在"覆盖范围宽严"上并没有实质性差异。

2.欧洲相关制度介绍

在欧洲，与中国药品专利权期限补偿制度对应的是欧盟SPC制度，作为SPC专利入门资格条款，Regulation (EC) No 469/2009第3(a)条规定：该产品受有效基础专利保护(the product is protected by a basic patent in force)。

在Medeva（C-322/10）案件(2011)中，欧洲联盟法院(CJEU) 裁定认为：产品是否会侵犯基础专利，不是判断其是否受基础专利"保护"的决定性因素（注：拒绝了"侵权测试"）,受基础专利保护的活性成分，须在权利要求的措辞中被具体载明（specified in the wording of the claims）[6] 。

在Teva v. Gilead（C-121/17）案件(2018)中, CJEU明确第3(a)条款可以通过两步检验法分析：第一步：结合专利说明书和附图，该活性成分（组合）必然落入（necessarily fall under）该专利所覆盖的发明范围；第二步：每个活性成分须结合该专利披露的全部信息，能够被具体识别（specifically identifiable）[7]。

CJEU在随后的Royalty Pharma C-650/17案件（2020）进一步明确：若某产品是在基础专利申请日/优先权日之后，经独立发明活动（independent inventive activity）而开发，则该产品不受基础专利"保护"——即便其形式上落入专利的功能性权利要求范围，也不满足Article 3(a)条款[8]。

笔者认为：关于判断授权专利是否具有药品专利权期限补偿资格，在"专利保护范围覆盖被批准药品"方面，欧盟的标准相对于中国的“包括”标准更为严格。

3. 欧美关于水合物活性成分的药品专利权期限补偿专利案例

如上所述，在专利保护范围覆盖被批准药品方面，美国与中国没有实质性差异，但欧洲相对于中国，其标准明显更严格，但在下述药品专利权期限补偿专利案例中，欧州和美国均药品活性成分为化合物水合物但专利保护化合物或其盐的专利均予以专利权期限补偿。

Lipitor活性成分为阿托伐他汀钙盐三水合物，欧洲和美国均认为化合物专利（EP0247633/ US468189）的权利要求（保护化合物及其药用盐）包括了药品Lipitor（钙盐的三水合物）的技术方案，针对化合物专利给予了专利权期限补偿。

Dapagliflozin活性成分为达格列净丙二醇一水合物，欧洲和美国均认为化合物专利（EP1506211/US6515117）的权利要求（保护化合物或其药学上可接受的盐、其立体异构体或其前药酯）包括了药品Dapagliflozin（丙二醇一水合物）的技术方案，针对化合物专利给予了专利权期限补偿。

Niraparib活性成分为甲苯磺酸尼拉帕利一水合物，欧洲和美国均认为化合物专利（EP2109608/ US8071623）的权利要求（保护化合物或其药学上可接受的盐、立体异构体或互变异构体）包括了药品Niraparib（一水合物），给予了化合物专利权期限补偿。

综上，上述国内外行政/司法实践均采用了同样的审查标准来解释化合物专利权利要求的保护范围，均认为化合物专利权利要求（保护化合物及其药用盐）包括水合物的技术方案。因此国内PTE审查亦可考虑采用此审查标准，一方面实现行政与司法程序审查标准的高度统一；另一方面切实体现药品专利权期限补偿制度的立法本意，保护和推动我国创新药的发展，确保药品专利权期限补偿制度真正发挥其作用，为中国创新药保驾护航。

三、程序救济建议

（一）美国PTE补偿相关规定

若申请人有多项专利涵盖批准的药品，可以选择同时申请多个专利的专利权期限补偿。若多个专利的专利权期限补偿均获得批准，USPTO会要求申请人指定其中一项专利来获得专利权期限补偿，原则上没被选择的专利的专利权期限补偿申请会被同时撤回。若申请人不进行选择，USPTO会延期最早授权的专利。相关法规条款如下：

（二）建议针对新药给予救济途径，可进行专利权期限补偿请求专利的更换

请求人在新药开发过程中，通常会布局多项专利。但根据中国专利法实施细则第八十一条规定，自新药在中国获得上市许可之日起3个月内只能选择一项专利提出专利权期限补偿请求。由于专利权期限补偿为新建立的制度，审查标准等尚不明确，因此可能会存在请求人提出专利权期限补偿请求的专利不符合审查标准和指引规定的情况，从而导致该专利无法获得专利权期限补偿。请求人若想针对其他专利再提出专利权期限补偿请求，会因已超过3个月的期限而无法实现。结合药品专利权期限补偿制度设立的初衷，建议针对有两项及以上专利布局的新药给予救济途径，当首次提出的专利无法获得专利补偿期限时，允许在一定期限内进行专利权期限补偿请求专利的更换，继续审查的机会。引入这一救济机制，不仅契合建立PTE制度激励企业持续创新的初衷，而且不违背现行实施细则中“一项专利只能对应一个新药”和“一个新药只能补偿一项专利”的规定，有助于我国医药创新生态的健康发展。

注释（上下滑动阅览）

【1】《专利审查指南》（2023）修改解读（二）https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art_2199_189879.html

【2】周志华著.物质结构和性质的关系 中学化学疑难浅析.北京:科学普及出版社,1987:161.

【3】张向清.盐与健康.北京:科学普及出版社,1986:119.

【4】ICH指导原则Q6A 质量标准 新原料药和制剂的检测以及可接受标准：化学物质https://db2.ouryao.com/ich/content.php?lang=cn&id=36https://db2.ouryao.com/ich/content.php?lang=cn&id=36

【5】美国司法判例Hoechst-Roussel Pharmaceuticals Inc. v. Lehman, 109 F.3d 756, 759, 42(1997)https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/109/756/516275/

【6】Medeva（C-322/10）案件(2011)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0322)

【7】Teva v. Gilead（C-121/17）案件(2018)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62017CJ0121

【8】Royalty Pharma C-650/17案件（2020）https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0650）

作者：孙丽芳 李菊 李人久

编辑：Sharon