SEP特辑 | 英国知识产权局SEP提案何以误解核心问题
本文原文作者：
Chris Dubuc,Founder and President,Harfang IP
Curtis Dodd, Chief Licensing Officer & Chief Intellectual Property Officer,Harfang IP
由思韬知识产权翻译
实施者因在着手侵权前无法确定所需授权专利而辗转反侧，这一说法根本不足为信。
几年前，我们曾撰文探讨[1]欧盟委员会（EC）如何以所谓“透明度”不足和“专利劫持”为由，来为其拟议的受公平、合理和无歧视（FRAND）许可声明约束的专利监管框架[2]提供理由，而该框架已于2025年早些时候夭折[3]。值得注意的是，欧盟委员会对有意采用标准化技术的中小企业（SMEs）表达了特别关切。在欧盟委员会该提案后，美国商务部与美国专利及商标局（USPTO）发布了一份题为《美国国际贸易管理局（ITA）、美国国家标准与技术研究院（NIST）和美国专利及商标局（USPTO）关于标准的联合协作倡议；公开听证会及意见征询的通知》（以下简称“《通知》”）的通知[4]，其中同样表达了对中小企业的关切。Harfang IP针对该《通知》提交了一份公开意见[5]，并在此处[6]就该倡议进一步撰文分析（详见“政策”部分）。
虽略显滞后，英国知识产权局(UKIPO)于2025年7月份发布了《标准必要专利公众咨询文件[7]》（以下简称“《咨询文件》”），其既定目标是打造“一个对所有参与者都更加平衡的体系”——从创造专利技术的创新者，到运用这些技术生产我们赖以生存的产品的企业（详见部长序言；重点为笔者所加）。与欧盟委员会及上述美国政府机构一样，英国知识产权局也肩负着保护中小企业利益的重任。尽管《咨询文件》主要旨在就其提出的解决方案征求意见，但分析其声称要解决的潜在问题，即便不是更为重要，至少也同样重要。基于下述理由，我们认为英国知识产权局未能找准为何更多的许可交易没有达成的原因，其为试图解决的问题提供的证据不足，其所采取的方法过于宽泛，且有可能进一步破坏本就偏向实施者一方的现有体系的平衡。
1所谓的问题
如“部长序言”和“执行摘要”所概述，《咨询文件》提出了当前SEP许可中存在的若干问题（重点为笔者所加）：
“当前SEP系统面临诸多挑战，可能阻碍创新与投资，特别是对小型企业而言。例如，由于保密协议，许可成本往往不透明，导致企业难以有效规划。此外，争议解决是昂贵且耗时的——近期某案件诉讼成本高达3150万英镑——这推高了成本，且这些成本最终可能会转嫁给消费者。”[部长序言]
“现有证据表明，SEP生态系统在透明度和纠纷解决方面存在系统性问题，可能需要政府介入干预。若不采取干预措施，我们认为，在依赖技术标准的新兴行业（如联网汽车和绿色技术），可能存在创新会受到抑制的风险。”[执行摘要：第二段]
另见“SEP生态系统面临的挑战”章节（第29-45段）。值得注意的是，《咨询文件》并未对这些所谓的问题持明确立场（而是使用“可能”“或许”“可能会”等措辞引出相关表述），更重要的是，其未援引任何研究或报告来支持这些观点。相反，英国知识产权局仅提及了调查反馈（见第33段）和传闻证据（见第36、45及53段）。
此外，尽管承认“SEP对技术创新日益重要...”（第23段），但英国知识产权局似乎混淆了标准化技术的发明者与依赖标准制造产品的企业，谁才是真正的创新者。与英国知识产权局认为标准化技术实施者才是真正英雄的观点一致，其明确目标是“帮助实施者”（第46段）。
但现有生态系统是否真的因偏向专利所有人而不平衡？若确实如此，透明度不足和纠纷解决效率低下是真正的问题吗？或者，是否存在其他原因？
2 真正的问题：趋利侵权
在之前的文章中，我们探讨了如何解释“准备授予不可撤销的许可……”的义务[如欧洲电信标准协会（ETSI）《知识产权信息声明和许可声明》（以下简称“《ETSI声明》”）所述]，以至于将其适用于既往侵权行为的损害赔偿[8]，且该义务无法解除[9]，这助长了“专利反向劫持”行为。试想，若停车罚款金额不高于停车费，且停车费可随时缴纳，为何还要提前支付停车费？尤其是当侵权行为可带来利润，且实施者可利用该笔资金质疑许可的必要性，并推高专利所有人的维权成本时（美国最近在关于禁令救济适当性的《利益声明[10]》中描述了这种动态：见第14-15页）。而英国法院的做法实质上正是如此，即允许实施者延后对FRAND许可（包括针对既往侵权行为的许可）进行决定，直至专利所有人证明侵权行为成立且维持专利有效性，且全球范围内的FRAND许可条款和条件经司法裁决（如《咨询文件》第62段所反映）。
尽管英国知识产权局认为诉讼成本可能转嫁给消费者（见上文引用的部长序言），但更可能的解释是，诉讼成本低于实施者通过诉讼压低许可成本所节省的费用。尽管英国知识产权局声称“英国在这一全球生态系统中发挥着重要作用，并且日益成为企业解决SEP许可纠纷的首选司法辖区”（第30段），但近期的案例表明，英国仅受到被许可方的青睐，这进一步证明英国现有体系实际上偏向于他们。若我们的评估无误，无论专利所有人提高多少透明度、纠纷解决效率提升多少，都无法改变此类“专利反向劫持”行为。
3 对英国知识产权局透明度问题的批评
根据《咨询文件》，专利所有人在专利必要性和定价方面均拥有优势，导致信息不对称（见第5、6、34、37、43、73、82及86段）。
关于“专利必要性的透明度”，英国知识产权局提出了如下主张（重点为笔者所加）：
“越来越多的证据表明，由于SEP所有人掌握其专利的全部信息（例如专利的必要性和价值），他们与SEP被许可方之间存在信息不对称。被许可方和实施者可能难以知晓哪些专利对某项标准是真正必要的，进而无法确定是否需要许可以及许可义务是什么。”[第37段]
但是，鉴于专利、标准和现有技术都是公开可得信息，SEP所有人如何掌握“其专利的所有信息”？这就引出了以下问题：英国知识产权局所指的“越来越多的证据”是什么？更令人困惑的是，既然专利必要性属于法律结论（正如第42段所承认：“只有法院才能对专利必要性作出最终裁决……”），专利所有人如何垄断关于专利必要性的信息？正如我们之前探讨[11]的，此类表述往往并非关乎信息获取本身，而是关乎专利所有人与需获取许可方之间中谁应承担分析该等信息的责任（例如，第41段提到，透明度不足导致“被许可方难以确定实施标准所需获得哪些SEP的许可……”，并“给试图了解所需获取哪些SEP的许可及向谁获取许可的被许可方带来检索成本”）。但英国知识产权局将这些成本完全转嫁由专利所有人承担，而非要求实施者自行分析并承担一些不确定性风险，其根本原因是什么？更重要的是，其法律或合同依据是什么？
关于“定价透明度”，《咨询文件》提到，由于保密协议的存在，潜在被许可方无法审查许可协议，英国知识产权局声称这可能导致被许可方支付过高费用（见第33、36段）。然而，作者未提及的是，保密性通常是被许可方坚持要求的，因此，这在很大程度上是广大被许可方群体自己造成的问题。此外，《咨询文件》忽视了欧洲法院的相关裁决，即《ETSI声明》并未规定专利所有人有义务证明其提出的许可条件符合FRAND原则[见Koninlijke Philips N.V.诉Asustek Computers Inc. et al.（案号：200.221.250/01，荷兰海牙上诉法院，2019年5月7日），第57-75页]。
无论如何，若英国知识产权局真的旨在打造一个惠及所有相关方的平衡体系，那么对于因信息不对称而导致专利所有人获得许可费过低的问题，其为何视而不见？例如，实施者与第三方就其他标准相关专利达成的许可协议、其对自身产品已实施（或未来可能实施）的功能的了解，以及其过往的销售量等信息，均由实施者掌握，这构成了对实施者有利的信息不对称。与《民事诉讼规则》（在《咨询文件》中多次提及）中规定的相互披露义务不同，英国知识产权局显然仅提议为专利所有人增设额外的披露义务（见部长序言）。即使为了论证起见，我们姑且接受提高透明度可以以较少的法律争议促成更多许可，但只关注实施者的做法令人不安。
回到趋利侵权的问题，如果我们认为允许实施者在无丧失FRAND待遇的风险的情况下提起诉讼系鼓励“专利反向劫持”是正确的，那么英国知识产权局提议的“费率确定路径”（RDT，第56、61-71段）将很难引起实施者的兴趣，特别是考虑到RDT的拟议适用范围“仅限于侵权、有效性和必要性无争议的案件”（第66段），而此类案件即便存在，也极为罕见。同样，英国知识产权局关于鼓励（而非强制要求）替代性纠纷解决方式（ADR）的提议（第60、90-101段）也未必能起到作用。足以说明的是，实施者曾反对在《ETSI知识产权政策》中纳入强制性仲裁要求，其原因并非不熟悉该程序，而是担心丧失潜在的法律抗辩/质疑权利。例如，参见苹果公司在《关于SEP FRAND许可声明》[12]中指出：“当事人享有向国家法院提起诉讼的基本权利，一个有意愿的被许可方，即便其拒绝仲裁、挑战实体问题，或因SEP所有人未提供FRAND条款而提起诉讼，其也不会变成不情愿的。”
4 阻碍中小企业采用标准化技术
如前所述，《咨询文件》首先指出“当前SEP系统面临诸多挑战，可能阻碍创新与投资，特别是对小型企业而言”（部长序言），以及“若不采取干预措施……在依赖技术标准的新兴行业，可能存在创新会受到抑制的风险……”（执行摘要），并明确指出透明度不足是罪魁祸首之一（第43段）。
然而，与此同时，英国知识产权局也承认行业过去在寻找自身解决方案方面取得的成功，包括通过专利池（重点为笔者所加）：
“在蜂窝技术等SEP市场更为成熟的技术领域，许可定价的透明度有所提高。这些市场已形成专利池，在专利池管理机构的网站上公开披露了费率。不过，在新兴技术市场，定价透明度相对较低，但随着这些市场的发展，预计透明度将有所改善。”[第35段，另见第52段]
那么，英国知识产权局如今为何要介入干预？即便为论证起见，我们假设新兴市场（例如蜂窝技术领域）存在潜在问题，为何不将智能手机等成熟市场排除在外呢？对于这些市场，目前没有证据表明SEP许可存在阻碍技术采用、影响定价或破坏竞争的问题。为何要撒开大网覆盖所有市场？
但蜂窝技术等新兴市场真的存在问题吗？英国知识产权局不仅未为其主张提供任何证据，还忽视了相反的证据。例如，《咨询文件》称“在物联网（IoT）和人工智能（AI）等新兴或发展中领域，标准化技术的成功采用可能取决于SEP许可的公平性与便捷性……”（部长序言，重点为笔者所加），但却未提及Sisvel的蜂窝物联网许可项目[13]，该项目下的许可专利[14]及许可条款[15]均已在Sisvel官网公开。更令人难以接受的是，英国知识产权局称“在依赖技术标准的新兴行业（如联网汽车），可能存在创新会受到抑制的风险……”（执行摘要；重点为笔者所加），却未承认Avanci推出的极具成功且透明度高的汽车行业许可项目，该项目首个许可方案于近十年前推出，如今大多数新售汽车均具备蜂窝网络功能。此外，值得注意的是，真正需要担忧的中小企业汽车制造商寥寥无几。英国知识产权局是故意回避提及这些替代解决方案，还是确实不知情？这两种情况究竟哪种更糟？
退一步而言，我们的疑问是：为何新兴产业的实施者不被期待去效仿成熟市场的实施者数十年来的做法，即在未获得授权的情况下实施标准化技术，等待专利所有人采取法律行动？尤其是在中小企业销售量较小、不值得许可方耗费精力追究的情况下？与政府监管机构常试图营造的印象相反，实施者实际上并不需要在开始商业化侵权技术前获得授权。正如Harfang IP在提交给美国国际贸易管理局（ITA）、美国国家标准与技术研究院（NIST）和美国专利及商标局（USPTO）的公开意见[16]中所指出的，实施者因在着手侵权前无法确定所需授权专利而辗转反侧，这一说法根本不足为信（我们也在此[17]撰文）。相反，极少有（若存在）中小企业实施者针对美国国际贸易管理局（ITA）、美国国家标准与技术研究院（NIST）和美国专利及商标局（USPTO）的《通知》提交意见，这一事实表明，此类监管提案更可能是成熟市场大型实施者游说和幕后操作的结果（其中许多企业确实提交了意见），而非任何中小企业的自发行动。事实上，由于实施标准化技术的准入门槛远高于参与标准化技术制定的门槛，中小企业更有可能成为创新者一方。因此，任何增加专利所有人义务的监管措施更可能损害而非帮助中小企业。
5 专利劫持
最后但同样重要的是，《咨询文件》提及了对专利劫持的担忧[18]，但未援引任何具体证据证明该问题存在，而是含糊地提到了“一些担忧”，但这些担忧究竟来自谁却并不清楚：
“我们还希望更好地了解现有框架的运行情况，以确保纠纷救济措施的适当性及实用性。有人担心，部分SEP所有人可能利用禁令威胁，索取‘远高于FRAND原则’的许可费率。政府希望更好地了解这一问题——此类威胁的普遍程度及其对创新的影响程度。”[第59段]
尽管超出了本文的讨论范围，但足以说明问题的是，英国知识产权局对“专利反向劫持”毫不关切，忽视了SEP所有人除禁令救济外，并无其他途径阻止持续侵权行为，且未提及违约救济（包括实际履行）可作为抵消实施者支付过高许可费的风险的一种方式（如我们在此[19]撰文），这进一步表明其单方面倾向于帮助实施者的意图。
6 定义问题
阿尔伯特·爱因斯坦曾说过“如果给我一小时来拯救地球，我会用59分钟来定义问题，用1分钟来解决问题”，以及“问题一旦被定义清楚，就等于解决了一半的问题”。遵循如此睿智的建议，我们建议英国知识产权局在实施任何拟议解决方案之前，重新审视所谓的问题，同时全面考量所有可得的证据。否则，其结果将不会是打造一个能促进更多许可活动的更平衡的体系，而是通过抑制创新者参与标准制定活动来扼杀创新活力，并很可能导致英国专利的放弃率上升。
注释（上下滑动阅览）
【1】https://ipwatchdog.com/2023/05/23/painting-broad-brush-european-commissions-failure-distinguish-seeking-damages-past-infringement-seeking-injunction/
【2】https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/COM_2023_232_1_EN_ACT_part1_v13.pdf【3】https://ipwatchdog.com/2025/02/12/ip-stakeholders-cheer-withdrawal-eu-sep-proposal/
【4】https://unblock.federalregister.gov/
【5】https://www.regulations.gov/docket/PTO-C-2023-0034/comments
【6】https://ipwatchdog.com/2023/12/27/top-us-frand-rand-licensing-sep-developments-2023-ghosts-christmas-past-christmas-future/
【7】https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-standard-essential-patents-seps
【8】https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/
【9】https://ipwatchdog.com/2022/11/27/french-california-contract-law-interpret-sep-patent-owner-obligations-etsi-licensing-declaration/
【10】https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2025/06/Radian-v-Samsung.pdf
【11】https://ipwatchdog.com/2021/05/27/transparency-3g-4g-5g-frand-licensing-etsis-ipr-database/
【12】https://www.apple.com/legal/intellectual-property/frand/
【13】https://www.sisvel.com/licensing-programmes/iot/cellular-iot/
【14】 https://www.sisvel.com/xlin7ipl485u/7hr6mCb8Qx0kNHclwQVnzf/41e2615ce762125686a4d6849054bf1c/Sisvel_Cellular_IoT_-_Patent_List.pdf
【15】https://www.sisvel.com/licensing-programmes/iot/cellular-iot/#tab-licence-terms
【16】https://www.regulations.gov/docket/PTO-C-2023-0034/comments
【17】https://ipwatchdog.com/2021/05/27/transparency-3g-4g-5g-frand-licensing-etsis-ipr-database/
【18】https://ipwatchdog.com/2022/01/18/return-hold-bogeyman-analyzing-2021-draft-policy-statement-seps-subject-voluntary-f-rand-commitments-part-iii/
【19】https://ipwatchdog.com/2025/07/31/sep-esp-deciphering-the-united-states-views-on-irreparable-harm/
原文：IPWatchdog
编辑：Sharon
